„Im Wesentlichen“ – nicht immer stellt das EPA die höchsten Anforderungen an die Klarheit der Patentansprüche

– von Dr. Markus Petermann –

In Erteilungsverfahren beim DPMA wird der Begriff „im Wesentlichen“ oft als unklare Angabe im zu prüfenden Patentanspruch angesehen. Das reduziert nach Ansicht des Verfassers die Rolle des Fachmanns zu stark. In der BGH-Rechtsprechung finden sich Hinweise, die diese These stützen. Und wie unerwartet: das EPA verfolgt dazu einen sehr pragmatischen Ansatz.

I. Position der Prüfungsstelle

Zur Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid in einem DPMA-Patenterteilungsverfahren war geltend gemacht, dass sich die Antriebswelle aus der relevanten Entgegenhaltung von den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 insbesondere dadurch unterschiede, dass der Schwerpunkt an beiden axialen Enden gerade nicht im Wesentlichen in der Längsachse der Antriebswelle liege.

Die Prüfungsstelle sah im zweiten Prüfungsbescheid in dem Begriff „im Wesentlichen“ eine unbestimmte Angabe, die dann nicht zugelassen sei, wenn der Schutzbereich unklar bleibt. So stelle sich der Fachmann die Frage, welcher Schutzbereich mit „zumindest im Wesentlichen an der Mittellängsachse angeordnet“ beansprucht werden solle. Auch bei Durchsicht der gesamten Beschreibung erschließe sich dies dem Fachmann nicht.

Aufgrund der unterstellten Unklarheit nehme eine Entgegenhaltung, bei deren Antriebswelle der Schwerpunkt explizit und aus zwingenden funktionalen Gründen nicht in der Längsachse der Antriebswelle liegt – mit anderen Worten das Gegenteil des beanspruchten Gegenstands – , die beanspruchte Erfindung vorweg. Aus der unterstellten Unbestimmtheit wird also darauf geschlossen, dass dadurch auch das Gegenteil gemeint sein kann.

Dieses Verständnis läuft nach Ansicht des Verfassers dem Konzept des fachverständigen Lesers der Patentanmeldung zuwider und kann daher nicht sachgerecht sein. Zumal die Wendung „zumindest im Wesentlichen“ in Ansprüchen gängige Praxis ist und eine Vielzahl von – auch deutschen – Patenten mit dieser Wendung erteilt wurden und werden.

II. Ansätze ausgehend von der BGH-Rechtsprechung

Nach dem Verständnis des Bundesgerichtshofs (BGH Kochgefäß – Urteil des X. Zivilsenats vom 13.1.2015 – X ZR 81/13) – allerdings aus einer Verletzungssache – ist die Wendung „im Wesentlichen“ dahingehend zu verstehen, dass von „einem praktisch noch erheblichen Maße“ die Rede ist (Rn. 25).

BGH Kochgefäß – Urteil des X. Zivilsenats vom 13.1.2015 – X ZR 81/13 – Rn. 25

Zu ermitteln, was im Einzelfall ein praktisch noch erhebliches Maß ist, ist eine Aufgabe, die der Fachmann beim Lesen eines Patents in seiner Rolle als fachmännisch Verständiger automatisch erledigt. Mit einem solchen Verständnis macht aber die Wendung „im Wesentlichen“ einen Anspruch für den Fachmann – als Adressat der Offenlegungsschrift und ggf. der Patentschrift – auch nicht unbestimmt (vgl. zum fachmännischen Ansatz der Lektüre einer Patentschrift BGH Brieflocher – Urteil des X. Zivilsenats vom 7.11.2000 – X ZR 145/98 – S.8 unten bis S.9 oben).

Für den Verfasser sind keine Gründe erkennbar, warum das in BGH Kochgefäß Rn. 25 dargelegte Verständnis der Wendung „im Wesentlichen“ auf die Auslegung des Patentanspruchs im Erteilungsverfahren nicht angewendet werden sollte. Denn zu beurteilen, was „in einem praktisch noch erheblichen Maße“ ist, liegt genau im Kern der fachmännischen Einschätzung. Und diese hat der Fachmann bei der Lektüre des später erteilten Patentes ja zur Verfügung, sodass er nicht im Erteilungsverfahren vor einer derartigen Formulierung geschützt werden muss.

Festgemacht am eingangs präsentierten Beispiel wäre es folglich genau Gegenstand des fachmännischen Verständnisses, einzuschätzen, wie exakt aufgrund der Formulierung „im Wesentlichen“ der Schwerpunkt des steuerabtriebsfernen Wellenabschlusses an der Mittellängsachse angeordnet sein muss, damit praktisch von einem zentrierten Schwerpunkt auszugehen ist.

Dafür steht dem Fachmann zudem die Möglichkeit einer funktionsorientierten Auslegung zur Verfügung – so sieht es zumindest der Bundesgerichtshof (BGH Staubsaugerrohr – Beschluss des X. Zivilsenats vom 12.10.2004 – X ZR 176/02 – S.7 unten bis S.8 oben), wenn der Wortlaut „im Wesentlichen“ für sich kein fest umrissenes Verständnis erlaube

BGH Staubsaugerrohr – Beschluss des X. Zivilsenats vom 12.10.2004 – X ZR 176/02 – S.7 unten bis S.8 oben

Das funktionale Verständnis des Fachmanns von dem Merkmal ist aber nicht unbestimmt, wie sich wiederum deutlich am verwendeten Beispiel zeigt:

entweder der Wellenabschluss ist spezifisch für einen von der Mittellängsachse abweichenden Schwerpunkt ausgebildet; dann ist der Schwerpunkt funktional betrachtet nicht „im Wesentlichen“ an der Mittellängsachse angeordnet;

oder die Abweichung ergibt sich ohne Absicht (also ohne funktionale Begründung) aufgrund von Fertigungs- oder Montagetoleranzen o.ä.; dann ist der Schwerpunkt funktional betrachtet eben schon „im Wesentlichen“ an der Mittellängsachse angeordnet, wenn auch dann nicht exakt.

III. Ansatz aus den Richtlinien des EPA

Das EPA beschäftigt sich in seinen Prüfungsrichtlinien explizit mit der Wendung „im Wesentlichen“, und wendet eine pragmatische Auslegungsregel an (vgl. EPA Richtlinien für die Prüfung F-IV, 7.4.1):

Wenn Begriffe wie “im Wesentlichen” im Zusammenhang mit der strukturellen Einheit einer Vorrichtung (z. B. “Schalenplatte mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Umfang” oder “Schalenplatte mit ungefähr kreisförmigem Umfang”) verwendet werden, sei der Ausdruck mit “im Wesentlichen” als technisches Merkmal auszulegen, das innerhalb der technischen Toleranzgrenzen des Herstellungsverfahrens hervorgebracht werde.

Beispielweise sei das Schneiden von Metall viel genauer als das Schneiden von Kunststoff und das Schneiden mit einer CNC-Maschine genauer als das Schneiden von Hand. Daher sei der Ausdruck “Schalenplatte mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Umfang” sei so auszulegen, dass er dasselbe technische Merkmal beansprucht wie “Schalenplatte mit kreisförmigem Umfang”; mit beiden Ausdrücken werde eine Platte beansprucht, deren Boden der Industriefachmann als rund betrachten würde.

Auch im Prüfungsverfahren vor dem EPA wird also auf ein fachmännisches Verständnis rekurriert, das keinen Raum für eine Unbestimmtheit der Wendung „im Wesentlichen“ lässt.

IV. Lessons learned

Während im EP-Erteilungsverfahren die Wendung „im Wesentlichen“ pragmatisch ausgelegt wird, scheiden sich im deutschen Verfahren die Geister daran. Obwohl vielfach verwendet, werden entsprechende Gegenstände teilweise erteilt, teilweise wegen Unbestimmtheit gerügt oder zurückgewiesen.

Beim Verfassen von Patentanmeldungen und der Änderung von Ansprüchen verbleibt die Frage, ob man „im Wesentlichen“ verwenden soll, um den Gerichten in der Verletzungsauslegung deutlich vor Augen zu führen, dass der Gegenstand nicht eng ausgelegt werden soll. Oder nicht, um ein mögliches Hindernis in der Erteilung auszuräumen. Die hier vorgestellte Argumentation kann vielleicht helfen, die gewünschte Auslegung für das erteilte Patent mit einem geringeren Aufwand im Erteilungsverfahren zu verbinden.

Die Anwälte bei PAUSTIAN & PARTNER werden jedenfalls weiterhin Ihre Köpfe auch zu solch vermeintlich kleinen Fragen bei Anmeldungsentwürfen und in der Prosecution rauchen lassen, um für ihre Mandanten möglichst durchsetzbare und wertvolle Schutzrechte zu erreichen.

– by Dr. Markus Petermann –

In grant proceedings at the DPMA, the term “essentially” is often regarded as an unclear specification in the patent claim under examination. In the opinion of the author, this reduces the role of the expert too much. There are indications in the BGH case law that support this thesis. And how unexpected: the EPO pursues a very pragmatic approach to this.

I. Position of the Examining Section

In response to the first examination report in a DPMA patent grant proceeding, it was asserted that the drive shaft from the relevant citation differed from the characterizing features of patent claim 1 in particular that the center of gravity at both axial ends was just not essentially in the longitudinal axis of the drive shaft.

In the second examination report, the examining section considered the term “essentially” to be an indefinite specification which was not permissible if the scope of protection remains unclear. Thus, the expert asked himself which scope of protection was to be claimed by “at least essentially arranged on the central longitudinal axis”. Even after reading the entire description, this is not clear to the expert.

Due to the assumed ambiguity, a citation in which the center of gravity of the drive shaft is explicitly and for compelling functional reasons not located in the longitudinal axis of the drive shaft – in other words, the opposite of the claimed subject matter – anticipates the claimed invention. From the assumed indefiniteness, it is thus concluded that the opposite can also be meant thereby.

In the opinion of the author, this understanding passes contrary to the concept of the expert reader of the patent application and can therefore not be appropriate. Especially since the phrase “at least essentially” is common practice in claims and a large number of – also German – patents have been and are granted with this phrase.

II. Approaches based on FCJ case law

According to the understanding of the Federal Court of Justice (FCJ Cooking bin – judgment of the X. civil court of appeal of January 13, 2015 – X ZR 81/13) – albeit from an infringement case – the phrase “essentially” is to be understood as referring to “a practically still significant extent” (marginal no. 25).

“From the point of view of appropriate reward of the inventor, inclusion in the scope of protection of a patent may already be appropriate if the phrases according to the invention are essentially achieved, i.e., to a practically still significant extent”

FCJ Cooking bin – judgement of the X. civil court of appeal of January 13, 2015 – X ZR 81/13 – marginal no. 25

Determining what is still a practically significant extent in an individual case is a task that the expert automatically performs when reading a patent in his role as a person skilled in the art. With such an understanding, however, the phrase “essentially” does not make a claim indefinite for the expert – as addressee of the disclosure document and, if applicable, of the patent specification (cf. on the technical approach to reading a patent specification FCJ Paper perforator – judgement of the X. civil court of appeal of November 7, 2000 – X ZR 145/98 – p.8 below to p.9 above).

For the author, no reasons are identifiable why the understanding of the phrase “essentially” set out in FCJ Cooking bin marginal no. 25 should not be applied to the interpretation of the patent claim in the grant proceedings. Because to judge what is “to a practically still significant extent” lies exactly in the core of the expert’s assessment. And the expert has this at his disposal when reading the subsequently granted patent, so that he does not have to be protected against such a formulation in the grant proceeding.

Based on the example presented at the beginning, it would therefore be precisely a matter for the expert understanding to assess how exactly the center of gravity of the remote shaft closure from the control output must be arranged on the central longitudinal axis on the basis of the formulation “essentially”, so that a centered center of gravity can be assumed in practice.

For this purpose, the expert additionally has the possibility of a function-oriented interpretation – at least this is how the Federal Court of Justice sees it (FCJ Pipe of vacuum cleaner – judgement of the X. civil court of appeal of October 12, 2004 – X ZR 176/02 – p.7 below to p.8 above), if the wording “essentially” does not in itself permit a firmly defined understanding.

“The Senat agrees with this interpretation. The function-oriented interpretation is appropriate in any case if the wording of the patent claim – such as “essentially” in this case – does not in itself permit a firmly understanding.”

(cf. Senat judgement of November 7, 2000 – X ZR 145/98, GRUR 20001, 232, 233 – Paper perforator).

However, the expert’s functional understanding of the feature is not indefinite as it is again clearly shown by the example used:

either the shaft closure is specifically designed for a center of gravity deviating from the central longitudinal axis; then, from a functional point of view, the center of gravity is not “essentially” located at the central longitudinal axis;

or the deviation occurs without intention (i.e., without functional justification) due to manufacturing or assembly tolerances or the like; in this case, the center of gravity is already “essentially” located on the longitudinal axis, even if not exactly.

III. Approach from the EPO Guidelines

The EPO explicitly deals with the phrase “essentially” in its test guidelines, and applies a pragmatic rule of interpretation (see EPO Guidelines for Testing F-IV, 7.4.1):

When terms such as “essentially” are used in the context of the structural unit of a device (e.g., “shell plate with an essentially circular circumference” or “shell plate with an approximately circular circumference”), the phrase is to be interpreted with “essentially” as a technical feature that is produced within the technical tolerance limits of the manufacturing process.

For example, cutting metal is much more accurate than cutting plastic, and cutting with a CNC machine is more accurate than cutting by hand. Therefore, the expression “shell plate with an essentially circular circumference” should be interpreted as claiming the same technical characteristic as “shell plate with a circular circumference”; both expressions claim a plate whose bottom the industry expert would consider to be round.

Thus, also in the examination proceeding before the EPO recourse is made to a technical understanding which leaves no room for indefiniteness of the phrase “essentially”.

IV. Lessons learned

While in the EP grant procedure the phrase “essentially” is interpreted pragmatically, in the German procedure opinions are divided. Although widely used, corresponding subject matter is partly granted, partly objected to or rejected on reasons of indefiniteness.

When preparing patent applications and amending claims, the question remains whether to use “essentially” in order to make it clear to the courts in the infringement interpretation that the subject matter should not be interpreted narrowly. Or not, to remove a possible obstacle in the grant. The argumentation presented here may perhaps help to combine the desired interpretation for the granted patent with a lower effort in the granting proceeding.

In any case, the attorneys at PAUSTIAN & PARTNER will continue to keep their heads spinning even on such supposedly minor issues in draft applications and in prosecution in order to achieve the most enforceable and valuable property rights for their clients.