Softwarepatente bewegen die Welt. Oft umstritten sind sie dennoch überdurchschnittlich präsent, allein weil viele neue Technologien in irgendeinem Aspekt auf Software basieren

Der Ursprung der Rechtsprechung zu Softwarepatenten liegt in der Entscheidung “Dispositionprogramm” von 1976. In einer ersten Phase näherte sich der BGH nach verschiedenen Experimenten einer konsistenten Methodik zur Prüfung, ob eine Software-basierte Erfindung technisch ist und damit dem Patentschutz zugänglich. Eine Analyse dieser ersten BGH-Rechtsprechung bis zur Änderung des Patentgesetzes im Jahr 2007 finden Sie in einem anderen Blogbeitrag: Teil 1, Teil 2, Teil 3.

Der hier vorliegende Beitrag schließt nahtlos an den Blogbeitrag zur frühen Rechtsprechung an. Analysiert wird die BGH-Rechtsprechung nach der Gesetzesänderung 2007. Der Anfang des betrachteten Zeitraumes fällt lose mit der Entscheidung G 03/09 zusammen, die im Jahr 2010 erging, die erste Entscheidung der großen Beschwerdekammer zu Softwarepatenten. Den Abschluss bildet das Jahr 2021, in dem die Entscheidung G 1/19 erging, die zweite Entscheidung der großen Beschwerdekammer, die im Wesentlichen Softwarepatente betrifft.

Teil 1:

1. Steuerungsverfahren für Untersuchungsmodalitäten, 2009
2. Dynamische Dokumentengenerierung, 2010
3. Wiedergabe topographischer Information, 2010
4. Webseitenanzeige, 2011

Teil 2 (geplant):

6. Routenplanung, 2012
7. Fahrzeugnavigationssysten, 2013
8. Entsperrbild, 2015
9. Bildstrom, 2015

Teil 3 (geplant):

10. Flugzeugzustand, 2015
11. Technizität elektronischer Datenverarbeitung, 2016
12. Rezeptortyrosinkinase II, 2016
13. Rotierendes Menü, 2020

 

1. Die BGH-Entscheidung “Steuerungsverfahren für Untersuchungsmodalitäten”, 2009

1.1 Leitsätze

Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

1.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Hauptantrag

	Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten, dadurch gekennzeichnet, dass
a)	ein in einer Datenverarbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptomspezifischen und/oder diagnosespezifischen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählt, die an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden,
b)	wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder mehrere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Messprotokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben werden und
c)	wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Datenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder Steuerungseinrichtung einer ausgewählten Untersuchungsmodalität, die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, übertragen werden,
d)	wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden”.

Hilfsantrag

e	„… wo sie wiedergegeben und zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden”.

1.3 Streitverlauf

Das BPatG hatte in einer Anmelderbeschwerde den Hauptantrag (Hilfsantrag 2) und den Hilfsantrag (Hilfsantrag 3) zurückgewiesen, mit der Begründung das angemeldete Verfahren fiele unter den Patentierbarkeitsausschluss §1 (3), (4) PatG.

Zunächst läge der anspruchsgemäßen Anweisung für jede Untersuchungsmodalität Untersuchung- oder Messprotokolle auszuwählen und auszugeben kein konkretes technisches Problem zugrunde.

Ein konkretes technisches Problem läge zwar bzgl. der Übertragung der ausgewählten Protokolle an die Untersuchungsmodalitäten vor. Allerdings gereiche dieser Aspekt der Anmeldung nicht zur Patentfähigkeit. Dabei gab das BPatG zu, zwischen den technischen und den nicht-technischen Merkmalen eine Gesamtbetrachtung angestellt zu haben. Der technische Teil sei nur eine “ergänzende Maßnahme von untergeordneter Bedeutung.”

Der BGH stimmte dieser Auffassung, die auf der bereits seit der Entscheidung “Tauchcomputer” aus dem Jahr 1992 (sic!) aufgegebenen Kerntheorie basierte, nicht zu.

Der Gegenstand der Anmeldung weise Technizität gemäß § 1 (1) PatG auf,

“weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.”

“Unerheblich für das Technizitätserfordernis ist, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen hier der Fall ist, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist.”

“Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt insoweit – abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlusstatbeständen des § 1 Abs. 3 PatG – allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.”

Vorliegend werde ein konkretes technisches Problem gelöst:

“Die programmgesteuerte Einstellung solcher Geräteparameter führt, an die Stelle der manuellen Einstellung durch das Bedienungspersonal tretend, einen technischen Erfolg herbei, der einem Anwendungsprogramm zur Überwachung und Regelung des Ablaufs einer technischen Einrichtung (Sen. Beschl. v. 13.05.1980 – X ZB 19/78 – Antiblockiersystem) oder zur Aufarbeitung von Messergebnissen (Sen., BGHZ 117, 144 – Tauchcomputer) vergleichbar ist.”

Da die Schutzfähigkeit der beanspruchten Erfindung keine Frage der Technizität mehr war, wurde zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an das BPatG zurückverwiesen.

1.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Um den Patentierbarkeitsausschluss § 1 (3) Nr. 3, (4) PatG für Software zu überkommen muss über die Technizität hinaus eine Lösung eines konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln beansprucht sein.

“Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Patentfähigkeit zur Folge haben.”

“Das hat zur Folge, dass bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (Sen., BGHZ 149, 68 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; 159, 197 – elektronischer Zahlungsverkehr).”

1.5 Einordnung

Die sich dem BGH hier gestellte Konstellation zeigte, wie schwer es offensichtlich für das BPatG war von der Kerntheorie Abstand zu nehmen. Man könnte mutmaßen, das gegenüber einer hohen Arbeitslast (von DPMA oder BPatG) Rückweisungen auf Basis mangelnder Technizität oder auf Basis des Ausschlusskriteriums § 1 (3), (4) gelegen käme. Allein weil dafür nicht umfangreich Stand der Technik bewertet werden musste.

Der BGH mahnte jedoch zur Anwendung der aktuell gültigen Bewertungsmethode zu Technizität und dem Ausschlusskriterium, wobei auf die Lösung eines konkreten, technischen Problems mit technischen Mitteln zu achten ist. Dafür konnte er nunmehr auf eine gefestigte Rechtssprechung verweisen.

 

2. Die BGH-Entscheidung “Dynamische Dokumentengenerierung”, 2010

2.1 Leitsätze

1. Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierungstrukturierter Dokumente) betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist.

2. Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.

2.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	1. Verfahren zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente (SD) an mindestens einem mit einem Client (CL) kommunizierenden, in seinen Ressourcen limitierten, mikrocontrollerbasierten Leitrechner (SRV), umfassend die Schritte:
b)	Empfang von Anforderungsdaten (REQ) des Clients (CL) am Leitrechner (SRV),
c)	Extraktion von Anfrageparametern aus den Anforderungsdaten (REQ),
d)	Abbildung der Anfrageparameter durch ein Kontrollmodul (CRT) auf einen Befehlssatz eines softwarearchitekturspezifischen Schnittstellenmoduls (IF) des Leitrechners (SRV),
e)	dynamische Generierung des strukturierten Dokuments (SD) unter Verwendung mindestens eines Vorlagedokuments (TD) mit enthaltenen Aufrufen von Dienstnehmern (JB), wobei Anweisungen der Dienstnehmer (JB) durch das Schnittstellenmodul (IF) extrahiert und auf einen korrespondierenden, auf einen Ausschnitt der Dienstnehmer beschränkten Befehlssatz des Schnittstellenmoduls (IF) abgebildet werden,
f)	welche unter Hinzuziehung der abgebildeten Anfrageparameter in einer Laufzeitumgebung des Kontrollmoduls (CRT) ausgeführt werden und nach erfolgter Ausführung Inhalte und/oder Struktur des strukturierten Dokuments (SD) definieren,
g)	Übermittlung des dynamisch generierten strukturierten Dokuments (SD) an den Client (CL).

A)	„10. System zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche”.

2.3 Streitverlauf

Das BPatG hat die Patentanmeldung umfassend die beiden o.g. Ansprüche mangels erfinderischen Tätigkeit zurückgewiesen und damit das DPMA bestätigt.

Dabei argumentierte es, dass die Gegenstände der o.g. Ansprüche nicht auf technischem Gebiet lägen:

Zwar sei der Gegenstand von Anspruch 1

“wohl nicht als Programm für eine Datenverarbeitungsanlage „als solches” vom Patentschutz ausgeschlossen”.

“Zwar möge die beanspruchte Lehre der Lösung eines (grundsätzlich) technischen Problems dienen, soweit sie versuche, durch eine bestimmte Weise der Erzeugung von Dokumenten die unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Leitrechnern zu kompensieren. Dies werde aber nicht durch den Einsatz technischer Mittel bewirkt, sondern beruhe auf konzeptionellen Überlegungen.“

“Um zu dem Vorschlag der Patentanmeldung zu gelangen, seien nach herkömmlichem Technikverständnis auch keine konkreten technischen Kenntnisse erforderlich, da eine bestimmte interne Arbeitsweise des Leitrechners als gegeben angenommen werde.”

“Hinsichtlich des Patentanspruchs 10 ergebe sich keine andere Bewertung.“

Der BGH erkannte in dieser Argumentation nicht die von ihm gesetzten methodischen Vorgaben zur Prüfung von Technizität und dem Ausschlusskriterium gemäß § 1 (3) (4) PatG. Zudem erkannte er patentierbare technische Lösungen:

“Das Patentgericht hat zutreffend ausgeführt, dass der Erfindung ein technisches Problem zu Grunde liegt, da es durch sie ermöglicht werde, vom Client angeforderte strukturierte Dokumente auch auf Leitrechnern dynamisch zu generieren, die nicht über die für den Einsatz einer eher anspruchsvollen Laufzeitumgebung wie beispielsweise einer Java Virtual Machine erforderliche oder wünschenswerte Rechenkapazität verfügen. Damit ist mit der besseren Ausnutzung begrenzter Ressourcen eines Servers bei der dynamischen Generierung strukturierter Dokumente die Funktionalität eines Kommunikationssystems betroffen und infolgedessen ein konkretes technisches Problem und nicht etwa ein außerhalb der Technik liegendes Ziel (vgl. hierzu BGHZ 159, 197 [206] = GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr; BGH, GRUR 2005, 141 [142] – Anbieten interaktiver Hilfe; GRUR 2005, 143 [144] – Rentabilitätsermittlung; Senat, GRUR 2010, 44 – Dreinahtschlauchfolienbeutel) angesprochen.“

Der BGH meinte vorliegend bestünde die Lösung darin,

“ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt. (Anmerkung des Autors: Alternative 4, siehe 2.4)” 

“Sie richtet sich deshalb nicht an den Programmierer, sondern an den Systemdesigner, der die Gesamtarchitektur des Datenverarbeitungssystems im Auge hat und die unterschiedlichen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit von Hard- und Softwarekomponenten berücksichtigt.”

“Dass die Lehre nicht auf konkrete Maßnahmen zur Abbildung der Anfrageparameter auf einen begrenzten Befehlssatz beschränkt, sondern eher abstrakt formuliert ist, wird bei der noch vorzunehmenden Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sein.“

Auf den Abstraktionsgrad der beanspruchten technischen Mittel komme es lauf BGH zudem nur im Hinblick auf den Stand der Technik an.

“Dass die Lehre nicht auf konkrete Maßnahmen zur Abbildung der Anfrageparameter auf einen begrenzten Befehlssatz beschränkt, sondern eher abstrakt formuliert ist, wird bei der noch vorzunehmenden Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sein.“

Damit stellte der BGH fest, dass eine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln vorlag und verwies die Sache zurück an das BPatG.

2.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH rekapitulierte die mittlerweile gefestigte Rechtssprechung zum Thema:

“Nach der gefestigten Rechtsprechung des BGH muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch ein Datenverarbeitungsprogramm verwirklichtes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben (BGHZ 149, 68 [74] = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 [204] = GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr; BGHZ 166, 305 Rdnr. 17 = GRUR 2006, 663 – Vorausbezahlte Telefongespräche; BGH, GRUR 2009, 479 Rdnr. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten).”

“Wegen des Patentierungsausschlusses für Computerprogramme als solche (§ 1 III Nr. 3, IV PatG) vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, die eine Problemlösung mit derartigen Mitteln zum Gegenstand haben. Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines technischen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Rechners kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbots eine Patentfähigkeit zur Folge haben.”

“Dies hat zur weiteren Folge, dass auch bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit die Lösung des technischen Problems in den Blick zu nehmen ist. Schutzfähig ist eine programmbezogene Lehre nur dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.”

Des Weiteren konkretisierte der BGH “technische Mittel”, die zur Lösung eines “konkreten technischen Problems” erforderlich waren:

“Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt nicht nur dann vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert (Anmerkung des Autors: Alternative 1) oder grundsätzlich abweichend adressiert werden (Anmerkung des Autors: Alternative 2).”

“Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird (Anmerkung des Autors: Alternative 3) oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (Anmerkung des Autors: Alternative 4).”

Damit waren vier Alternativen für technische Mittel definiert, durch die – wenn sie ein konkretes technisches Problem lösten, ein technischer Gegenstand vorliegt, der den Patentierbarkeitsausschluss § 1 (3), (4) PatG für Software überwindet.

Diese vier Alternativen lehnen sich an die fünf Alternativen aus der BGH Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” aus dem Jahr 2001 an.

Weiterhin konkretisierte der BGH endlich auch einmal explizit den erforderlichen Abstraktionsgrad der technischen Mittel, um den Patentierbarkeitsausschluss zu überkommen: Ob ein hinreichend konkret bestimmtes Mittel

2.5 Einordnung

Nach mittlerweile etabliertem Maßstab, musste eine Erfindung ein “konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln” lösen, um als patentierbare Erfindung infrage zu kommen. Die Entscheidung “Dynamische Dokumentengenerierung” stellte dazu mehrere Typen von “technischen Mitteln” vor. Sie war seit der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” erst die zweite Entscheidung, die eine derartig konkrete Orientierungsmöglichkeit bot. Diesmal sogar im Leitsatz.

Zudem verfestigte der BGH in dieser Entscheidung die bisherige Rechtssprechung per Leitsatz zu einem zwei-stufigen Prüfungsansatz. In einem ersten Schritt ist das allgemeine Vorliegen von Technizität zu prüfen. In einem zweiten Schritt ist danach die Überwindung des Patentierbarkeitsauschlusses § 1 (3), (4) PatG zu prüfen, die nur mit einer Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln erfolgen kann und für die der Bezug zu einem allgemeinen Computer nicht ausreichend ist.

Jedoch sind die im Leitsatz erwähnten Typen “technischer Mittel” aus dieser Entscheidung weniger konkret als die fünf Typen technischer Erfindungen aus der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten”. Der Grund dafür führt zu einer zweiten interessanten Information dieser Entscheidung.

Laut BGH ist die Konkretisierung eines technischen Mittels im Anspruch unerheblich für die Frage, ob eine patentierbare technische Erfindung vorliegt (also, ob die Erfindung technisch nach § 1 (1) PatG ist und das Ausschlusskriterium § 1 (3), (4) PatG überwindet). – Die Frage, ob die “technischen Mittel” einer Erfindung hinreichend konkret beansprucht waren, sollte allein eine Frage der erfinderischen Tätigkeit sein, also im Hinblick auf den Stand der Technik zu bewerten sein. Damit war im Wesentlichen einem dritten Prüfungsschritt der Weg bereitet, der in der nächsten Entscheidung konkretisiert werden sollte.

 

3. Die BGH-Entscheidung “Wiedergabe topographischer Information”, 2010

3.1 Leitsätze

1. Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 (2) lit. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt.

2. Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

3. Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht.

3.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Der vom BGH neu formulierte Anspruch des 1. Hilfsantrags lautete:

(1)	Aus einer Datenstruktur werden topografische Informationen ausgewählt.
(2)	Die Auswahl erfolgt in Abhängigkeit von der Position (c) eines Fahrzeugs.
(3)	Die ausgewählten Informationen werden wiedergegeben
(3.1)	unter dem Einfluss einer Koordinatentransformation,
(3.2)	perspektivisch und
(3.3)	durch Zentralprojektion.
(4)	Die Wiedergabe erfolgt aus einer Betrachtungsposition (k), die
(4.1)	sich zusammen mit der Position (c) des Fahrzeugs bewegt
(4.2)	für ein erdgebundenes Fahrzeug oberhalb der Erdoberfläche und oberhalb des Fahrzeugs und hinter diesem liegt.
(5)	Die Wiedergabe erfolgt mit einer Hauptbetrachtungsrichtung, die einen spitzen Winkel im Hinblick auf die Erdoberfläche einschließt.
(6)	Die Wiedergabe erfolgt mit einem Raumwinkel (g), der
(6.1)	die momentane Bewegung des Fahrzeugs berücksichtigt und
(6.2)	eine simulierte Ist-Position (actual simulated position) des Fahrzeugs enthält.

3.3 Streitverlauf

Das BPatG hatte das Patent für nichtig erklärt, da dessen Gegenstand nicht technisch sei und deshalb nicht patentfähig.

Die Patentinhaberin hatte daraufhin in der Berufung den Anspruch im Rahmen des o.g. Hilfsantrags und weiteren sechs Hilfsanträgen verteidigt.

Das BPatG hatte angenommen, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 auf eine ergonomisch-technische Lösung beschränkt, um

“topografische Informationen in einer Form wiederzugeben, die für den menschlichen Benutzer leicht aufnehmbar sei. Über eine solche ergonomische Zielsetzung hinaus könnten im Anspruch 1 auch keine anderen Anweisungen erkannt werden, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienten.”

Die Berechnung der perspektivischen Wiedergabe sei im Wesentlichen ein rein mathematisches Problem:

“Die Erzeugung einer perspektivischen Wiedergabe aus den topografischen Daten erfordere eine Koordinatentransformation, der für sich gesehen eine mathematische Problemstellung zu Grunde liege, deren Lösung im Übrigen in der Beschreibung zutreffend als allgemein bekannt bezeichnet werde.”

Auch die anspruchsgemäß erforderliche Erfassung einer Fahrzeugposition ändere daran nichts:

“Dem patentgemäßen Verfahren könne die Lösung einer technischen Problemstellung auch insoweit nicht unterlegt werden, als das Verfahren eine Erfassung der momentanen Position des Fahrzeugs erfordere, weil dieser Umstand zwar als gegeben vorausgesetzt werde, aber nicht Gegenstand des Anspruchs 1 sei.“

Der BGH kam zwar am Ende zum selben Ergebnis, wich aber im Detail erheblich von der Bewertung des BPatG ab.

Der BGH wandte zunächst das etablierte zweistufige Verfahren zur Prüfung von Technizität an. Daher prüfte er zuerst, ob der beanspruchte Gegenstand technisch ist:

“Da unerheblich ist, welche Merkmale den Gegenstand des Anspruchs prägen, ist bei einem Verfahrensanspruch auch nicht entscheidend, ob die Erfindung (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt. Es genügt vielmehr, dass sie die Nutzung solcher Komponenten betrifft und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (vgl. BGH, GRUR 2009, 479 Rdnrn. 8ff. = BlPMZ 2009, 183 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; GRUR 2010, 613 Rdnr. 19 = BlPMZ 2010, 326 – Dynamische Dokumentengenerierung).

Da der Gegenstand des Anspruchs mit einem Computer durchzuführen, war, erkannte der BGH darin eine technische Lehre.

Im zweiten Schritt prüfte er nunmehr das Ausschlusskriterium Art. 52 II lit. c EPÜ (gleichlautend zu § 1 (3) PatG):

“[D]ie beanspruchte Lehre [muss] Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang nicht; sie sind nur dann von Bedeutung, wenn sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.”

“Dafür genügt es jedoch, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt.“

Der BGH erkannte im Gegenstand des o.g. Anspruchs auch diese Forderung erfüllt:

“Das Verfahren nach dem Streitpatent dient wie ausgeführt der nutzerfreundlicheren Darstellung topografischer Informationen. Zu diesem Zweck werden die topografischen Informationen in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Position des Fahrzeugs ausgewählt und wird die Bildschirmausgabe in einem automatisierten Prozess in bestimmter Weise gestaltet, die die Wiedergabe der topografischen Information mit der Darstellung einer simulierten Ist-Position des Fahrzeugs verbindet. Das Streitpatent betrifft damit eine technische Lösung für ein konkretes technisches Problem.”

Allerdings beurteilte der BGH diesen technischen Gegenstand als nicht erfinderisch. Dabei prüfte er jedes Merkmal auf seinen Beitrag zur Lösung des konkreten technischen Problems.:

“Die Lehre zur Informationswiedergabe besteht, wie der gerichtliche Sachverständige im Einzelnen zutreffend ausgeführt hat, aus den Anweisungen,

• die (bekannte und als solche nicht technische) perspektivische Darstellung eines Kartenausschnitts zu Grunde zu legen (Merkmal 3.2),
• sich dazu der (als mathematische Methode bekannten und als solcher ebenfalls nicht technischen) Koordinatentransformation zu bedienen (Merkmal 3.1),
• hierbei ein – wiederum von der jeweiligen Position des Fahrzeugs abhängiges – Projektionszentrum zu wählen, das oberhalb der Erdoberfläche und oberhalb und hinter dem Fahrzeug liegt (nach hinten versetzte Vogelperspektive) (Merkmalsgruppe 4),
• die Hauptbetrachtungsrichtung so zu bestimmen, dass sie einen spitzen Winkel im Hinblick auf die Erdoberfläche einschließt (Merkmal 5), und
• einen Projektionswinkel zu wählen, der die Orientierung des Bewegungsvektors des Fahrzeugs berücksichtigt und eine simulierte Ist-Position des Fahrzeugs enthält (Merkmalsgruppe 6).

Der technische Beitrag beschränkt sich dabei auf die allgemeinen Anweisungen, die Ist-Position des Fahrzeugs (in beliebiger Weise) zu ermitteln (Merkmal 2), die Darstellung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu bewirken, bei der Wahl des Raumwinkels die momentane Bewegung des Fahrzeugs (Merkmal 6.1) und die simulierte Ist-Position des Fahrzeugs zu berücksichtigen (Merkmal 6.2).

Die übrigen Bestandteile betreffen eine für Navigationszwecke zweckmäßige Projektion der topografischen Daten. Ihre Verwendung in der erfindungsgemäßen Lösung ist daher nicht Teil der technischen Lösung, sondern gehört zu der dieser vorgelagerten Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen kartografischen Darstellung, die dem Fachmann, sofern er sie nicht bereits selbst als zweckmäßig erkennen kann, von dem hierfür zuständigen Fachmann, einem Kartografen, Geografen oder Geodäten, vorgegeben wird (vgl. hierzu BGH, GRUR 2010, 44 = BlPMZ 2010, 187 – Dreinahtschlauchfolienbeutel).”

Entsprechend kam der BGH zu einem technischen Gegenstand, welcher allein die fett-gedruckten Merkmale, des o.g. Anspruchs umfasst.

Daraufhin definierte der BGH das “konkrete technische Problem”:

“[E]in Verfahren für die Wiedergabe eines Teils einer topografischen Karte in einer nutzerfreundlicheren Darstellung zur Verfügung zu stellen, beschränkt sich daher auf die Aufgabe, die tatsächliche Position eines Fahrzeugs zu ermitteln, ein Verfahren zu automatisieren, das eine den Merkmalen 3 bis 5.1 entsprechende Projektion einer den Merkmalen 1 und 2 entsprechenden topografischen Information ermöglicht und bei dieser Projektion die Bewegungsrichtung und die Position des Fahrzeugs zu berücksichtigen.”

Zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit stellte er Stand der Technik gegenüber, der eine Einrichtung bzw. ein Verfahren zum Anzeigen einer topographischen Information (also einer Karte) als Navigationshilfe in einem Straßenfahrzeug betrifft:

“Die Einrichtung umfasst eine Datenbank für eine gespeicherte topografische Karte sowie Mittel, die auf Daten über den Ort von Straßen anspricht, um eine Kartenanzeige zu produzieren, die Informationen über die Straßen der Karte in Abhängigkeit von einem ausgewählten Maßstabswert anzeigt (S. 1 Abs. 1; S. 3 Abs. 3; Anspruch 1).”

“Aus der Entgegenhaltung geht zudem hervor, dass die Auswahl abhängig von einer Position des Fahrzeugs ausgeführt wird (vgl. S. 8 Abs. 3).

“Die Wiedergabe erfolgt unter dem Einfluss einer Koordinatentransformation, so wie dies beispielsweise in Figur 2–2 gezeigt und in der Beschreibung (S. 12 letzter Abs., übergehend auf S. 13) erläutert wird. Auch wird die Wiedergabe entsprechend einer Betrachtungsposition ausgeführt, die sich zusammen mit der Position des Fahrzeugs bewegt.”

Vor diesem Hintergrund kam er zu dem Ergebnis, dass der auf den technischen Beitrag reduzierte Gegenstand des o.g. Anspruchs nicht auf erfinderischer Tätigkeit basierte:

“Wollte der Fachmann eine nutzerfreundlichere Darstellung der topografischen Informationen zur Verfügung stellen, musste er lediglich in einem hierzu geeigneten Rechner die erfindungsgemäße Projektion implementieren. Dazu bedurfte es – abgesehen von entsprechenden Rechenkapazitäten – nur des Handwerkszeugs eines Programmierers. Etwas anderes macht auch die Bekl. insoweit nicht geltend.”

Die in den weiteren Hilfsanträgen hinzugefügten Merkmale, erachtete der BGH allesamt zur technischen Lösung beitragend, jedoch – wohl prima facie, denn ohne weitere Analyse – ohne erfinderischen Beitrag:

• “die tatsächliche Position des Fahrzeugs auf der Karte wiederzugeben (Hilfsantrag II, Ansprüche 1 und 17),
• die Höhe des scheinbaren Blickpunkts von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs abhängig zu machen (Hilfsantrag III, Ansprüche 1 und 17),
• aus der ausgewählten Information durch eine weitere Auswahloperation wiederzugebende Elemente zu bestimmen (Hilfsantrag IV, Anspruch 1),
• eine Einrichtung vorzusehen, die auch zweite Auswahlmittel umfasst, um an der von den ersten Auswahlmitteln ausgewählten Teilinformationen eine weitere Auswahloperation auszuführen (Hilfsantrag IV, Anspruch 17), und
• eine weitere Auswahl auf dem Abstand zwischen den Elementen und der aktuellen Position des Fahrzeugs beruhen zu lassen (Hilfsantrag V, Ansprüche 1 und 17)”

3.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Zunächst bestätigte der BGH auch hier die in der Rechtsprechung entwickelte Methode, den Gegenstand eines Anspruchs daraufhin prüfen, ob dieser konkretes technisches Problems mit technischen Mitteln löst.

“Dafür genügt es jedoch, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt.”

Die Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlusstatbestands sei zudem nur eine Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu Grunde gelegt werden kann.

Die eigentliche Prüfung des Ausschlusstatbestandes habe im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu erfolgen:

“Das vom Gesetzgeber mit den Ausschlusstatbeständen verfolgte Anliegen wird nach der Rechtsprechung des Senats […] im Wesentlichen dadurch verwirklicht, dass jedenfalls bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (vgl. BGH, GRUR 2010, 613 Rdnrn. 23f. – Dynamische Dokumentengenerierung, m.w. Nachw.).”

Der BGH überprüfte im vorliegenden Fall jedes Anspruchsmerkmal daraufhin, ob es einen Betrag zur zur Lösung eines konkreten technischen Problems löse oder nicht (siehe oben). Dabei identifizierte er die nicht-technischen Beiträge als jene, die ohne Beitrag und zudem von einem Ausschlusstatbestand getroffen waren (hier: mathematische Methode, Wiedergabe von Information).

Damit war der in der Vorgängerentscheidung “Dynamische Dokumentengenerierung” per Leitsatz kommunizierte zwei-stufige Prüfungsansatz zu einem drei-stufigen Prüfungsansatz ausgebaut.

Die nicht-technischen Merkmale können dabei, laut BGH, einem Fachmann bekannt bzw. vorgegeben sein (siehe oben).

Ob ein auf die Merkmale mit technischen Beitrag reduzierter Anspruch schon bereits wegen mangelnder Neuheit fallen könnte ließ der BGH explizit offen:

“Es kann damit dahinstehen, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I neu ist. Auch einer abschließenden Entscheidung, ob bei der Prüfung der Neuheit die Gesamtheit der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Merkmale nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen sind, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen oder ob dieser Ansatz allein für die Frage relevant ist, ob die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, bedarf es daher nicht.”

3.5 Einordnung

In der Entscheidung „Wiedergabe topographischer Information” demonstrierte der BGH exemplarisch, wie der in der Vorgängerentscheidung „Dynamische Dokumentengenerierung” entwickelte zweistufige methodische Ansatz, die Technizitätsprüfung in einer Prüfung der erfinderischen Tätigkeit münden zu lassen, praktiziert werden kann und erweiterte die zweistufigen Prüfungsmethode somit zu einer dreistufigen.

Dabei wurden schnell die bis heute andauernden Schwierigkeiten dieser Bewertungsmethode deutlich. Denn ob ein Anspruchsmerkmal einen technischen Beitrag leistet oder nicht, kann schwierig zu bewerten sein sein. Oft sind Anspruchsmerkmale miteinander durch Abhängigkeiten verbunden. Wo ist die Trennlinie zwischen Technik und Nicht-Technik zu ziehen? Dies kann zu einer subjektiven Bewertung verkümmern. Unterschiedliche Ergebnisse, i.e. Rechtsunsicherheit, ist die Folge. Objektive Kriterien gab der BGH nicht vor.

Auch eine weitere Frage ergab sich aus der vorgestellten Prüfung: Wie war das “konkrete technischen Problem” zu entwickeln, welches nach der allgemein akzeptierten Methode mit “technischen Mitteln” zu lösen war? Der BGH entwickelte das “konkrete technische Problem” auf Basis der Merkmale, die seiner Auffassung nach einen technischen Betrag zum o.g. Anspruch 1 tatsächlich leisteten. Dieses technische Problem nahm er dann her, um den technischen Beitrag der zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge zu prüfen. Diese Vorgehensweise warf offensichtliche Fragen auf. Zum Beispiel die, ob das konkrete technische Problem für hilfsantragsgemäße Merkmale nicht neu formuliert werden müsse. Oder zum Beispiel, ob diese Aufgabe für das technische Problem zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen war (dieses wäre jedoch – zumindest nach aktueller Rechtsprechung – ohne Kenntnis der Erfindung zu entwickeln (vgl. BGH “Stereolithographiemaschine” von 2001.

Da der vorliegende Fall den deutschen Teil eines Europäischen Patentes betraf, hatte der BGH auch die Rechtsprechung der EPA Beschwerdekammern zu konsultieren. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass das EPA die gleiche Methode zur Bewertung der Technizität anwendet (“vgl. [Große Beschwerdekammer], Beschl. v. 12. 5. 2010 – G 3/08, GRUR Int 2010, 608 Rdnrn. 10.7.1, 10.8.2, 10.13–10.13.2 – Program for computers“).

(Mit der Prüfung der Anspruchsmerkmale auf einen technischen Beitrag war übrigens nicht die Beitragstheorie wieder ins Leben gerufen. Denn diese war auf den Beitrag einer bestimmten Lösung zum Stand der Technik bezogen.)

 

4. Die BGH-Entscheidung “Webseitenanzeige”, 2011

4.1 Leitsätze

1. Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

2. Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

4.2 Streitgegenständlicher Anspruch

	1. Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite (50) eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:
a)	Registrieren eines Benutzers (5) bei Aufruf der Startseite (50),
b)	Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite (50) aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
c)	Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung (80, 81), aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist.

4.3 Streitverlauf

Das BPatG hatte den Anspruchsgegenstand nicht als technisch erachtet und das Patent für nichtig erklärt.

Die Patentinhaberin hatte Berufung eingelegt.

Der BGH konnte zwar der Begründung des BPatG nicht folgen, bestätigte jedoch das Ergebnis und wies somit die Berufung zurück.

Lauf BGH erfüllt der beanspruchte Gegenstand zunächst das Technizitätserfordernis gemäß §1 (1) PatG:

“Die erforderliche Technizität ist im Streitfall zu bejahen, weil das unter Schutz gestellte Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte (vgl. auch BGH, a.a.O., Rdnr. 8 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten).“

Dafür müssen die beanspruchten Verfahrensschritte zumindest in einem technischen Kontext stehen, ohne dass entsprechende Mittel konkret benannt werden müssen (1. Prüfungsschritt):

“Soweit diese (Server, Clients) nicht im Patentanspruch 1 genannt sind, ist dies unschädlich, weil für den Fachmann, als den das BPatG zutreffend einen Informatiker ansieht, der über praktische Erfahrung in der Programmierung von Browser-Programmen und Benutzerführungen verfügt, offenkundig ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt. Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätserfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (BGH, a.a.O., Rdnr. 20 m.w.Nw. – Dynamische Dokumentengenerierung).”

Allerdings konnte der BGH beim zweiten Prüfungsschritt keine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln erkennen:

“Die in Schritt a) des Verfahrens nach Patentanspruch 1 enthaltenen Anweisungen erschöpfen sich in der Erfassung und Speicherung von Informationen über einen Benutzer bei Aufruf einer Startseite. Aus dem Zusammenhang ergibt sich zwar, dass dies mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung erfolgt. Die programmiertechnische Umsetzung dieser Anweisung ist aber, abgesehen von deren Lokalisierung auf dem Server, nicht Gegenstand des Patentanspruchs, sondern bleibt dem Fachmann überlassen.“

“Das ist nicht mehr als eine äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten.“

“Für die Anweisung in Verfahrensschritt b) gilt das vorstehend Ausgeführte entsprechend.“

“Auch die Anweisungen im Verfahrensschritt c) gehen nicht über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten hinaus.”

“Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sieht nicht vor, dass die Datenverarbeitung auf technische Gegebenheiten Rücksicht nimmt, die der Datenverarbeitungsanlage selbst anhaften oder die außerhalb der Datenverarbeitungsanlage vorhanden sind. Es erschöpft sich vielmehr darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und in bestimmter Weise aufzubereiten.

Hierzu sieht es nicht vor, etwa technische Umweltparameter – zu denen z.B. auch körperliche Eigenschaften des Benutzers zählen könnten – durch geeignete Messeinrichtungen zu erfassen oder die Daten in Abhängigkeit von technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage zu verarbeiten.

Die Informationen werden vielmehr allein aus den Eingaben abgeleitet, die der Benutzer an seinem Client-Rechner tätigt. Auch die hilfsweise vorgesehene Übermittlung einer Darstellung an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers wird nicht durch technische Parameter, sondern durch eine Anforderung des Benutzers ausgelöst. Damit geht das Verfahren nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus.“

Damit unterliegt das beanspruchte Verfahren dem Patentierbarkeitsausschluss gemäß §1 (3), (4) PatG.

4.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH bestätigt per Leitsatz die zweistufige Prüfungsmethodik. In einem ersten Schritt ist die zu patentierende Erfindung allgemein auf Technizität zu prüfen:

“Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung [ist] zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG), wofür ausreicht, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt (BGH GRUR 2011, 125 Rdnr. 31 – Wiedergabe topografischer Informationen)“

Dabei ist es unschädlich, wenn durch eine Datenverarbeitung verwendete Server und Clients im Patentanspruch nicht explizit genannt sind:

“Soweit diese (Server, Clients) nicht im Patentanspruch 1 genannt sind, ist dies unschädlich, weil für den Fachmann, als den das BPatG zutreffend einen Informatiker ansieht, der über praktische Erfahrung in der Programmierung von Browser-Programmen und Benutzerführungen verfügt, offenkundig ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt.“

Zur Erlangung von Technizität bei einem Verfahrensanspruch ist neben einer expliziten oder impliziten Verwendung technischer Mittel laut BGH auch eine bestimmte Nutzung dieser Mittel ausreichend:

“wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (BGH, a.a.O., Rdnr. 20 m.w.Nw. – Dynamische Dokumentengenerierung).“

Gemäß der zweistufigen Prüfungsmethodik ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob die beanspruchte Technologie den Patentierbarkeitsausschluss für Computerprogramme betrifft:

“Ist das [Anm. des Autors: Technizität] zu bejahen, ist auf der Grundlage der Regelung in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG weiter zu prüfen, ob er Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH GRUR 2009, 479 Rdnr. 8, 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 [= MMR 2010, 550 m. Anm. Rempe] – Dynamische Dokumentengenerierung).”

Dieses Erfordernis steht nicht im Wiederspruch zum TRIPS-Abkommen:

“Dieses Erfordernis steht nicht in Widerspruch zu Art. 27 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS). Dieses Abkommen garantiert Programmen für Datenverarbeitungsanlagen keinen uneingeschränkten Patentschutz. Einschränkungen des Erfindungsbegriffs wie durch den in § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG formulierten Patentierungsausschluss waren lange vor dem Abschluss des Abkommens in den Rechtsordnungen von Vertragsstaaten bzw. in von diesen geschlossenen Übereinkommen (Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ) verankert und sind durch den Abschluss des TRIPS-Abkommens nicht hinfällig geworden […]“.

Eine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln muss in den Patentunterlagen gesucht werden:

“Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Dies ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu entwickeln. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe fungiert lediglich als Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems (vgl. BGH GRUR 2010, 602 Rdnr. 27 – Gelenkanordnung; BGH, a.a.O., Rdnr. 28 – Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.)“.

Ein zur Lösung eines konkreten technischen Problems verwendetes Mittel liegt vor, wenn:

“wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grds. abweichend adressiert werden.”;

“wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird”;

oder

“wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (BGH, a.a.O., Rdnr. 27 – Dynamische Dokumentengenerierung)”.

Letzteres kann durch eine Modifikation von Umgebungsparametern erfolgen:

“Hierzu sieht es nicht vor, etwa technische Umweltparameter – zu denen z.B. auch körperliche Eigenschaften des Benutzers zählen könnten – durch geeignete Messeinrichtungen zu erfassen oder die Daten in Abhängigkeit von technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage zu verarbeiten.”

Keine Lösung in diesem Sinn liegt vor, wenn allein eine normale Datenverarbeitung erfolgt:

Das ist nicht mehr als eine äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten. Selbst wenn diese mittelbar ermöglichen sollte, einfacher ausgestattete Computer einzusetzen, wäre darin nur eine Maßnahme der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems.

4.5 Einordnung

Mit der Entscheidung “Webseitenanzeige” verfestigte der BGH seine Rechtsprechung zur Technizität und zum Patentierbarkeitsausschluss für software-basierte Erfindungen, die er mit der Entscheidung “Suche fehlerhaften Zeichenketten” im Jahr 2001 eingeführte. Dabei wurde die in der Entscheidung “dynamische Dokumentengenerierung” (2010) eingeführte zweistufige Prüfungsmethodik, die in der Entscheidung “Wiedergabe topographischer Information” (2010) zu einer dreistufigen Prüfungsmethodik ausgebaut wurde, bestätigt.

Er ergänzte, dass Merkmale zu Datenverarbeitungsanlagen auch aus dem für den Fachmann verständlichen Kontext hervorgehen dürfen und nicht explizit benannt werden müssen, um Technizität zu erlangen, also die erste Prüfungsstufe erfolgreich zu absolvieren.

Eine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln, die im zweiten  Schritt geprüft wird, kann durch Bezug auf Umgebungsparameter erfolgen, die z.B. gemessen oder verarbeitet werden.

Äußerlich-organisatorische Datenmanipulationen sind dagegen normale Tätigkeiten einer Datenverarbeitungsanlage und können keine Lösung eines konkreten technischen Problems bewirken.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

Softwarepatente bewegen die Welt. Oft umstritten basiert heute dennoch ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In Teil 3 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden sieben Entscheidungen aus den Jahren zwischen 1999 bis 2004 vorgestellt. In diesen Entscheidungen bestätigt der BGH die Aufgabe der Kerntheorie. Zudem konkretisierte er in der Entscheidung “Logikverifikation” Typen Software-basierter Erfindungen, die technisch sind. Er betonte dabei mehrmals die Offenheit des rechtlichen Konzepts der Technizität, um moderne Technologien nicht auszuschließen. Schließlich konkretisierte er auch die Ausschlusskriterien §1 (3), (4) PatG. In der Gesetzesänderung 2007 konnte das Kriterium der Technizität schließlich als allgemein gültiges Abgrenzungskriterium (“auf allen Gebieten der Technik”) aufgenommen werden.

In Teil 1 (hier verlinkt)

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2 (hier verlinkt)

8. Walzstabteilung, 1980
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Seitenpuffer, 1991
12. Tauchcomputer, 1992

In Teil 3:

13. Automatische Absatzsteuerung, 1999
14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
18. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

13. Die BPatG Entscheidung “Automatische Absatzsteuerung”

Die Entscheidung “Automatische Absatzsteuerung” (BPatG, GRUR 1999, 1078) zeigt den Umgang des Patentgerichts mit Softwareerfindungen nach der Aufgabe der Kerntheorie. Seit der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12) waren keine relevanten BGH Entscheidungen zu Softwarepatenten erfolgt. Die Abwesenheit von Beschwerden oder Berufungen an das höchste Gericht konnte als Rechtssicherheit interpretiert werden. Das BPatG schien sich schnell an die neuen Vorgaben nach Aufgabe der Kerntheorie angepasst zu haben. Allerdings war das DPMA der veralteten Methodik auch über fünf Jahre nach der Entscheidung “Tauchcomputer” noch verhaftet, wie die 13. vorgestellte Entscheidung zeigt.

13.1 Leitsätze

1. Bei einem “Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung von Waren oder Dienstleistungen” ist durch die Zweckangabe in Verbindung mit weiteren beanspruchten Verfahrensschritten, wonach die Absatzdaten elektronisch erfaßt werden und ein angepaßter Abgabepreis elektronisch ausgewählt und angezeigt wird, eine Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit ausgeschlossen und der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verlangt. Das beanspruchte Verfahren erschöpft sich nicht in einer betriebswirtschaftlichen Regel.

2. Der technische Charakter einer Lehre wird nicht dadurch fraglich, daß sie von einem üblichen Rechner nur den bestimmungsgemäßen Gebrauch macht.

13.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	“1. Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung für eine Menge von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:
b)	– elektronisches Speichern (30) von zeitlichen Absatzprognosedaten für mindestens einen bestimmten Abgabepreis der Waren/Dienstleistungen;
c)	– elektronisches Erfassen (31) aktueller Absatzdaten für die Menge von Waren/Dienstleistungen;
d)	– elektronische Auswahl (33, 35) eines angepaßten Abgabepreises als Funktion der Abweichung der aktuellen Absatzdaten von den Absatzprognosedaten;
e)	– Anzeigen (46) des ausgewählten Abgabepreises.”

13.3 Streitverlauf

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle des DPMA zurückgewiesen, weil die Erfindung nicht technisch sei. Dagegen richtete sich die Beschwerde.

Das DPMA argumentierte, dass die funktional beanspruchten technischen Mittel nicht zum Kern der Erfindung gehörten:

“Daß diese Festlegung des Verkaufspreises automatisch bzw. mit irgendwelchen technisch nicht näher definierten “Mitteln” wie z. B. einem Komparator, einem Generator erfolge und der ermittelte Preis irgendwie angezeigt werde, mache die Erfindung nicht zu einer technischen, zumal diese Mittel nichts anderes darstellten als Software-(Teil )Programme, die vernünftigerweise auf einem ebenfalls nicht näher definierten, also üblichen, fertigen und universell einsetzbaren Rechner mit ebenfalls üblichen Komponenten wie E/A-Einheiten, Speicher, Steuerwerk abliefen.“

Die Anmelderin sah darin einen Rückfall in die vom BGH bereits aufgegebenen Kerntheorie.

Das BPatG trat dieser Auffassung bei:

“Eine derartige, nur auf den “Kern der Erfindung” ausgerichtete Sichtweise könnte sich zwar auf ältere BGH-Entscheidungen berufen (BGH GRUR 1981, 39 – Walzstabteilung; BGH GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung) und mag in der Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” (BGH GRUR 1992, 36) noch nachklingen mit der Einteilung in Merkmale, die im Vordergrund stehen, und solchen, die der Lehre nicht das entscheidende Gepräge geben und nur mittelbar zum angestrebten Erfolg beitragen. Die “Kerntheorie” ist mit der Entscheidung “Tauchcomputer” jedoch aufgegeben worden (BGH GRUR 1992, 430).”

Das BPatG konnte zumindest in der automatischen Durchführung des Verfahrens eine technische Lösung erkennen:

“Bei der Absatzsteuerung nach der Lehre des Patentanspruchs 1 darf nicht unbeachtet bleiben, daß das Verfahren automatisch abläuft. Ob ähnlich einem früher vom Senat entschiedenen Fall (GRUR 1996, 866 – Viterbi-Algorithmus) bereits die bloße Zweckangabe “zur automatischen Absatzsteuerung” im Patentanspruch 1 das Verfahren auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit beschränkt, kann hier offen bleiben,…“

Es sah nicht-technische und technische Merkmale eng verknüpft, obwohl auch dabei noch die Kerntheorie durchschimmerte:

“Die betriebswirtschaftliche Regel steht in so enger Beziehung zu technischen Vorgängen, daß das beanspruchte Verfahren als technisch zu werten ist.“

Auch sah es keine Zwischenschaltung der menschlichen Verstandesfähigkeit durch die Auswahlentscheidung des Käufers:

“Bei einem “automatischen” Verfahren ist der Mensch nicht bewertend oder interpretierend tätig. Die Höhe des angezeigten Verkaufspreises bewirkt eine entsprechende Veranlassung des Kunden zum Kauf. Damit wirkt zwar grundsätzlich die Kaufentscheidung und damit ein menschlicher Faktor auf den Vorgang ein. Der Erfolg der beanspruchten Lehre, die automatische Absatzsteuerung, beruht jedoch nicht auf diesem Faktor, sondern auf dem selbsttätigen Aufeinanderfolgen der einzelnen Verfahrensschritte und deren selbsttätiger Ausführung.“

Damit sei laut BPatG keine Veranlassung gegeben die Erfindung als nicht-technisch von der Patentierung auszuschließen.

13.4 Allgemeingültige Auffassung des BPatG

Nach Aufgabe der Kerntheorie sei der gesamte Gegenstand des Anspruchs zu erfassen und zu bewerten:

“Auf Technizität ist – ebenso wie auf Patentfähigkeit – der gesamte Anspruchsinhalt zu untersuchen, nicht nur einzelne Gesichtspunkte oder nur vorgeschaltete Überlegungen, die zur Erfindung führen. Es geht nicht an, die Lehre eines Patentanspruchs unter Abziehung wesentlicher Bestandteile ihres Gesamtinhalts so weit zu entkleiden, daß letztlich nur mehr eine gedankliche Anweisung übrig bleibt.“

13.5 Einordnung

Nach der Aufgabe der Kerntheorie durch den BGH in der Entscheidung Tauchcomputer (hier Entscheidung Nr. 12) konnte nun im Wesentlichen ein technisches Merkmal reichen, mit dem die nicht-technischen Merkmale eines Anspruchs verbunden sind, um die gesamte Erfindung als technisch zu werten. Die Hürde der Technizität war damit erheblich herabgesetzt.

14. Die BGH-Entscheidung “Logikverifikation”, 2000

Die Entscheidung “Logikverifikation” (GRUR 2000, 498) war die erste höchstrichterliche Entscheidung nach einer längeren Ruhephase zum Thema Softwarepatente. Das BPatG gewöhnte sich offenbar schnell an die Vorgabe des BGH in der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12), die Kerntheorie aufzugeben, und Technizität einer Erfindung am gesamten Anspruchsgegenstand zu überprüfen. Nichtsdestotrotz gab es hier einen Rückfall in die veraltete Prüfungsmethodik. Dies nutzte der BGH für eine Konkretisierung der seit der Entscheidung “Rote Taube” im Jahr 1969 (hier Entscheidung Nr. 1) unverändert gebliebenen Bewertungsgrundlage für Technizität.

14.1 Leitsätze

1. Die Beantwortung der Frage, ob eine auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen gerichtete Patentanmeldung die nach § 1 I PatG vorausgesetzte Technizität aufweist, erfordert eine wertende Betrachtung des im Patentanspruch definierten Gegenstands.

2. Betrifft der Lösungsvorschlag einen Zwischenschritt im Prozess, der mit der Herstellung von (Silicium-) Chips endet, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er – abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen – auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse voranzubringen sucht (Abweichung von BGH – Chinesische Schriftzeichen).

14.2 Streitgegenständlicher Anspruch

1.	Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen, bei dem durch einen elektronischen Rechner eine mit Hilfe eines Extraktionsverfahrens aus dem physikalischen Layout der jeweiligen hochintegrierten Schaltung gewonnene hierarchische Layout-Schaltung mit einer durch einen Logikplan festgelegten hierarchischen Logikplan-Schaltung derart verglichen wird, daß, in einem Schritt 1, sowohl die Layout-Schaltung als auch die Logikplan-Schaltung derart transformiert werden, daß die Anschlußzahl der Teilschaltungen jeder Hierarchieebene minimal ist, wobei dies dadurch geschieht, daß
1.a)	Anschlüsse einer Teilschaltung, die innerhalb dieser Teilschaltung mit keinem Bauelement dieser Teilschaltung oder keiner Instanz einer untergeordneten Teilschaltung, die mindestens einer nächst niedrigeren Hierarchieebene angehört, verbunden sind, gestrichen werden,
1.b)	Anschlüsse einer Teilschaltung, die bei allen Instanzen einer jeweiligen Teilschaltung extern miteinander verbunden sind, zu einem gemeinsamen Anschluß zusammengefaßt werden, wobei dies über alle Hierarchieebenen hinweg erfolgt, und
1.c)	Anschlüsse einer Teilschaltung, die bei keiner Instanz dieser Teilschaltung eine externe Verbindung mit mindestens einem Bauelement einer anderen Teilschaltung aufweisen, auf der jeweiligen Hierarchieebene als externer Anschluß gestrichen werden, und
2.	daß, in einem Schritt 2, Paare potentiell äquivalenter Teilschaltungen dadurch gebildet werden, daß in der extrahierten Schaltung und in der Logikplan-Schaltung korrespondierende Teilschaltungen mit gleicher Benennung gesucht werden und einander nur dann zugeordnet werden, wenn diese auch eine identische Anzahl von Anschlüssen aufweisen, und
3.	daß, in einem Schritt 3, die internen Hierarchien eines Paares potentiell äquivalenter Teilschaltungen dadurch in gleichgestaltige (isomorphe) Hierarchien umgeformt werden, daß
3.a)	Instanzen von Teilschaltungen, denen ein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, durch ein nicht weiter zu detailierendes Makro-Bauelement ersetzt werden, sofern zumindest alle Anschlüsse beider Instanzen einander vollständig zuzuordnen sind,
3.b)	Instanzen von Teilschaltungen, denen kein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, solange durch Übergang auf eine niedrigere Hierarchieebene partiell expandiert werden, bis wieder mindestens eine Instanz einer Teilschaltung vorliegt, zu der ein Partner in der jeweils anderen Schaltung mit zugeordneten Anschlüssen existiert und diese jeweilige Instanz der jeweiligen untergeordneten Teilschaltung ebenfalls durch ein jeweiliges Makro-Bauelement ersetzt wird,
3.c)	Instanzen von Teilschaltungen, denen ein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, und bei denen nicht alle Anschlüsse beider Instanzen einander zuzuordnen sind, wahlweise ebenfalls, wie in Schritt 3. b), weiter partiell expandiert werden oder der Vergleich der übergeordneten Schaltungsteile unterdrückt wird, und
3.d)	Instanzen von Teilschaltungen, die nach Durchführung der oben genannten Schritte in beiden Schaltungen nicht gleich oft vorkommen, wie in Schritt 3. b), weiter expandiert werden, bis die Anzahl der Instanzen aller einander entsprechenden Teilschaltungen jeweils übereinstimmt,
4.	wobei Schritt 3 bereits vorher auf die in den jeweiligen zu vergleichenden Teilschaltungen vorkommenden untergeordneten Teilschaltungen anzuwenden ist.

14.3 Streitverlauf

Das DPMA hatte die ursprüngliche Version des Hauptanspruchs, ohne den Zusatz “durch einen elektronischen Rechner” als nicht technisch abgelehent. Insbesondere weil das beanspruchte Verfahren auch “mittels Papier und Bleistift” ausgeführt werden könne. Das BPatG erachtete jedoch auch den Gegenstand des ergänzten Hauptanspruchs nicht als technisch. Dabei hatte das Gericht, die (bereits aufgegebene) Kerntheorie verwendend, festgestellt, dass “im Wesentlichen” ein Datenverarbeitungs- oder Rechenverfahren gelehrt werde.

Dem hielt die Anmelderin in Ihrer Rechtsbeschwerde entgegen. Das angemeldete Verfahren sei auf einen technischen Teilaspekt eines technischen Verfahrens gerichtet, um hochintegrierte Siliziumchips zu produzieren. Durch das beanspruchte Verfahren ergeben sich die technischen Effekte der Reduktion von Speicherplatz und Verarbeitungszeit. Sie argumentierte auch, ohne elektronischen Rechner sei das Verfahren nicht implementierbar.

Diesen Angriffen auf die Entscheidung des BPatG folgte der BGH ausdrücklich.

Der BGH sah das technische Problem darin,

“ein Verfahren zu finden, bei dem mit möglichst geringem Speicherplatzaufwand und möglichst kurzer Verarbeitungszeit Schaltungen mit nicht isomorphen Hierarchien und inkompatiblen Anschlüssen der Teilschaltungen rein maschinell vergleichbar sind.”

Der BGH identifizierte vorliegend jedoch eine Technologie-Kategorie, die sich nicht in den bisher identifizierten Kanon von Technologien einordnen lies. Denn das beanspruchte Verfahren richtete sich weder in bestimmter Weise an einen Aufbau des elektronischen Rechners, noch war es auf eine bestimmte Funktionsfähigkeit oder auf einen bestimmten Gebrauch gerichtet (Seitenpuffer, Dispositionsprogramm):

“Der Senat hat in seiner Rechtsprechung zum Patentgesetz 1968 die erforderliche Technizität für gegeben erachtet, wenn die Anweisungen der angemeldeten Lehre auf einen in bestimmter Weise gearteten Aufbau, auf eine bestimmte Funktionsfähigkeit oder auf einen in bestimmter Weise beschaffenen Gebrauch des elektronischen Rechners gerichtet sind, der zur Anwendung kommen soll (BGHZ 115, 11 = NJW 1992, 372 = LM H. 4/1992 § 1 PatG Nr. 77 – Seitenpuffer; BGHZ 67, 22 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm). Solche Besonderheiten sind hier nicht gegeben, wie das BPatG zutreffend erkannt hat.”

Auch eine Verbindung der softwarebasierten Erfindung zu einer physikalischen Realität liege nicht unmittelbar vor:

“Als Lehren zum technischen Handeln sind ferner angesehen worden Programme, die Messergebnisse aufarbeiten, den Ablauf technischer Einrichtungen überwachen oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirken (vgl. BGHZ 117, 144 = NJW 1993, 203 = LM H. 10/1992 § 265 ZPO Nr. 26 = GRUR 1992, 430 [431] – Tauchcomputer -, und die Nachw. bei Melullis, GRUR 1998, 843 [847f.]). Nach den insoweit unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des BPatG liegt hier auch ein solcher Fall nicht vor.“

Allerdings liege eine mittelbare Verbindung zu einer physikalischen Realität, nämlich zur Herstellung elektronischer Schaltungen vor:

“Schließlich hat das BPatG festgestellt, dass die angemeldete Lehre beispielsweise den Bereich der CAD/CAM-Werkzeuge betreffe. Hier bestimmten Methoden der Datenverarbeitung die Realität der gegenwärtigen industriellen Technik bei Entwurf und Fertigung von Gütern. Im Falle der Anmeldung bestehe eine zwar nicht unmittelbare, aber  mittelbare Verbindung zur Herstellung hochintegrierter Schaltungen, weil in nachfolgenden Abschnitten des integrierten Entwurfs- und Fertigungsprozesses aus den verifizierten und im Speicher der Datenverarbeitungsanlage abgelegten Layout-Daten die Masken und schließlich die integrierten Halbleiterschaltungen geschaffen würden.“

Der auf technischen Überlegungen vorliegenden Zwischenschritt bei der Herstellung von Silizium-Chips ist technisch:

“Die angemeldete Lehre betrifft einen Zwischenschritt in dem Prozess, der mit der Herstellung von (Silicium-)Chips endet, indem mit ihrer Hilfe dafür gesorgt werden kann, dass diese Bauteile aus verifizierten Schaltungen bestehen. Sie ist damit nach ihrer Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik. Die vorgeschlagene Lösung nutzt zwar – wie jede Neuerung – ein gedankliches Konzept; der Anmeldungsgegenstand beschränkt sich aber nicht hierauf. Das gedankliche Konzept ist nämlich nur realisierbar, wenn die Vergleichsgrößen erkannt sind, auf deren Vergleich nach den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem genannten Gebiet der Technik verzichtet werden kann. Angesichts der Beschaffenheit der Produkte, deren Herstellung das Verifikationsverfahren dient, erforderte dies eine technische Erkenntnis, die auf Überlegungen beruht, die sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten konzentriert.“

Rechtsfehlerhaft sei die vom BPatG getroffene Bewertung des vorliegenden Verifikationsverfahrens als im Wesentlichen Datenverarbeitungs- oder Rechenverfahren. Selbst die Feststellungen des BPatG stützen dies nicht. Der beanspruchte Gegenstand, so der BGH, beziehe sich zwar nicht unmittelbar, jedoch mittelbar, auf die Herstellung hochintegrierter Schaltungen. Er betreffe einen Zwischenschritt in einem Prozess, der mit der Herstellung eines Siliziumchips endete. Damit sei der Zwischenschritt nach Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik. Der Anmeldegegenstand beschränke sich nicht auf ein gedankliches Konzept. Das beanspruchte Verifikationsverfahren konzentriere sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten. Damit liege Technizität des angemeldeten Gegenstandes vor.

14.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Frage der Technizität ist auf Basis einer Gesamtbetrachtung zu ermitteln. Damit hält der BGH sich an die Abkehr von der Kerntheorie, wie sie in der Entscheidung “Tauchcomputer” bisher am deutlichsten festgestellt wurde. Allerdings hielt er eine Gewichtung einzelner Aspekte nach wie vor für möglich:

“Eine Gesamtbetrachtung bedeutet eine Bewertung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands; dies schließt die Möglichkeit ein, bei Vorliegen sachgerechter Gründe einzelne Anspruchsmerkmale unter Berücksichtigung ihres nach fachmännischem Verständnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu gewichten.” Dabei verweist er allerdings auf die noch zu Zeiten der Kerntheorie ergangene Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen”.

Der BGH bestätigte die in der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) getätigte Aussage, dass die dort getroffene  Technikdefinition nicht abschließend war, sondern nur eine Konkretisierung darstellte, dass im Allgemeinen eine Technik vorliegen müsse.

“Der getroffenen Entscheidung steht nicht entgegen, dass nach den Feststellungen des BPatG die angemeldete Lehre nicht die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandeskräfte herbeigeführt wird. Allerdings hat der Senat in diesem Begriff der Technik das brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen Leistungen des Menschen gesehen, für die ein Patentschutz weder vorgesehen, noch geeignet sei (BGHZ 115, 23 [30] = NJW 1992, 374 = LM H. 4/1992 § 1 PatG 1981 Nr. 4 – Chinesische Schriftzeichen, unter Hinw. auf Rspr. des Senats zum PatG 1968).

Es gehört aber auch zu den durch die Rechtsprechung des Senats noch zum Patentgesetz 1968 herausgearbeiteten Grundsätzen, dass der Technikbegriff des Patentrechts nicht statisch, d.h. ein für allemal feststehend verstanden werden kann. Er ist vielmehr Modifikationen zugänglich, sofern die technologische Entwicklung und ein daran angepasster effektiver Patentschutz dies erfordern (vgl. BGHZ 52, 74 [76] = NJW 1969, 1713 = LM § 1 PatG Nr. 32 – Rote Taube).”

Als Technologien können auch Verfahren und Strukturen erachtet werden, die auf eine unmittelbare Verwendung von Naturkräften verzichteten. Die industrielle Entwicklung habe dazu geführt, dass virtuelle Tätigkeiten für die Erzeugung oder Bereitstellung physikalischer Ergebnisse erforderlich sein können. Diesen Tätigkeiten könne Technizität nicht per se abgesprochen werden:

“Die industrielle Entwicklung hat dazu geführt, dass die zur Herstellung derartiger technischer Bauteile nötigen Arbeiten weitgehend nicht mehr durch maschinelle Fertigung geprägt sind, die den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte erfordert. Jedenfalls der Entwurf und notwendige Überprüfungen im Vorfeld der körperlichen Herstellung von Chips geschehen heutzutage im Wesentlichen computergestützt. […] 

Das hat eine entsprechende Verlagerung der Entwicklungstätigkeit der einschlägigen Fachkreise zur Folge, ändert aber nichts daran, dass es um die Beherrschbarkeit des Fertigungsprozesses für hochintegrierte Schaltungen geht, der dem industriellen Bereich der Technik angehört und nicht ohne entsprechende technische Überlegungen zu erledigen ist. Dieser Bereich kann deshalb vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil ein Lösungsvorschlag – abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen – auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung technisch tauglicher Bausteine anderweitig durch technisches Wissen voranzubringen versucht.”

Der BGH erwähnte noch, dass höchstrichterlich bisher nicht geprüft wurde, was unter einem Computerprogramm “als solches” zu verstehen sei. Auch dieser Fall gab dazu keinen Anlass.

14.5 Einordnung

Die Entscheidung “Logikverifikation” ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten. In ihr wendet der BGH zum ersten Mal das in der Entscheidung “Rote Taube” aufgestellte Meta-Kriterium an, dass die dort vorgegebene Definition für Technizität an die Entwicklung von Technik angepasst werden müsse. Die Definition aus “Rote Taube” ist gemäß dem BGH zwar hinreichend aber nicht notwendig für eine Qualifikation einer Erfindung als technisch.

Die Technologie hatte sich zum Zeitpunkt der Entscheidung soweit entwickelt, dass auch rein computerimplementierte Erfindungen rechtlich als Technologie eingeordnet werden mussten ohne eine Divergenz zwischen herkömmlicher und rechtlicher Technologiedefinition befürchten zu müssen. Voraussetzung dafür war nicht mehr, dass diese auf einen “Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges” basierten. Allerdings musste erkennbar sein, dass ein ein solcher “Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges” zumindest mittelbar erfolgte, indem die beanspruchte Erfindung einen Zwischenschritt dafür darstellte.

Im Effekt wurde durch die Entscheidung “Rote Taube” ein zweistufiges Prüfungskriterium vorgegeben. In einem ersten Schritt diente die dort aufgestellte Definition einer Prüfung auf Technizität. Sollte jedoch die betrachtete Erfindung nicht unter diese Definition fallen, war in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Erfindung eine neue Technologiekategorie darstellte, die eben nicht von der Definition erfasst wurde. Die Wahrscheinlichkeit dazu musste je größer sein, je mehr Zeit zwischen der Formulierung der Definition, i.e. seit der Entscheidung “Rote Taube” verstrichen war. In der hier vorgestellten Entscheidung hatte der BGH nun erstmalig auch den zweiten Prüfungsschritt angewendet und festgestellt, dass die zu bewertende Erfindung tatsächlich in eine neue Technologiekategorie einzuordnen war.

 

15. Die BGH-Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”, 2000

Auch in der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” (GRUR 2000, 1007) kritisierte der BGH die Verwendung der Beitrags- und der Kerntheorie durch das BPatG. Zudem verdeutlichte er die enge Bindung des rechtlichen Technizitätsbegriffs mit der gesellschaftlich verbreiteten Vorstellung von Technizität.

15.1 Leitsätze

1. Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.

2. Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

3. Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

15.2 Streitgegenständlicher Anspruch

	Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp mit:
a)	einer Satzeingabeeinrichtung (1), die der Eingabe eines zu analysierenden Textes in einer Sprache dient, wobei ein Satz des Textes aus syntaktischen Einheiten besteht,
b)	einer Wörterbucheinrichtung (4), in der syntaktische Einheiten gespeichert sind, und der Attribute für syntaktische Einheiten entnehmbar sind,
c)	einer Grammatikeinrichtung (5), die die für die Sprache des Textes möglichen linguistischen Beziehungen zwischen syntaktischen Einheiten, denen jeweils ein Attribut zugeordnet ist, bereitstellt, wobei der Inhalt der Wörterbucheinrichtung (4) und der Grammatikeinrichtung (5) in einem Speicher gespeichert ist,
d)	einer Feststelleinrichtung (2), die mittels der Wörterbucheinrichtung den Satz in syntaktische Einheiten aufteilt und für jede syntaktische Einheit mögliche Attribute feststellt und mittels der Grammatikeinrichtung anhand der als möglich erkannten Attribute alle möglichen linguistischen Beziehungen zwischen den Attributen, die jeweils einer syntaktischen Einheit zugeordnet sind, feststellt, wobei jede auf diese Weise festgestellte mögliche linguistische Beziehung zwischen den syntaktischen Einheiten des Satzes eine Kandidatenbeziehung darstellt, die möglicherweise korrekt ist, und
e)	eine Dialog-Auswahlweinrichtung (9), mit der im Dialog mit einem Benutzer, wenn für eine syntaktische Einheit mehr als eine Kandidatenbeziehung möglich ist, eine korrekte Beziehung aus den Kandidatenbeziehungen basierend auf einer Befehlseingabe von einer Betriebseinheit ausgewählt werden kann, gekennzeichnet durch
f)	einen Bewertungsblock (8), der die Kandidatenbeziehungen dahingehend bewertet, ob sie eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit haben, korrekt zu sein, und durch
g)	eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung (10), die, wenn für mehrere Kandidatenbeziehungen keine klärende Auswahl über die Dialog-Auswahleinrichtung getroffen wurde, die durch den Bewertungsblock als wahrscheinlichste bewertete Kandidatenbeziehung als korrekt auswählt.

15.3 Streitverlauf

Das DPMA hatte ein Patent mangels Technizität versagt. Das BPatG hatte die Beschwerde dazu als unbegründet zurückgewiesen:

“Ein Gegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte umfasse, gebe jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthalte und dieser Beitrag auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfülle.“

Im vorliegenden Fall hatte das BPatG den Beitrag der Erfindung, als den eines Sprachwissenschaftlers gehalten und dementsprechend nicht als technisch erachtet. Die technischen Maßnamen der beanspruchten Vorrichtung seien als Stand der Technik für die Beurteilung der Technizität nicht heranzuziehen gewesen. Eine neue Brauchbarkeit sei ebenfalls nicht gelehrt.

Dem trat die Anmelderin entgegen. Insbesondere habe das BPatG Argumente aus dem Bereich der erfinderischen Tätigkeit und Argumente aus dem Bereich der Technizität unzulässig vermischt.

Diese Auffassung bestätigte der BGH.

Insbesondere kritisierte er die Anwendung der längst aufgegebenen Beitragstheorie des BPatG:

“Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen werden.“

Auch die Anwendung der Kerntheorie kritisierte der BGH als rechtsfehlerhaft:

“Der Senat hat hierzu bei anderer Gelegenheit ausgeführt, daß bei der Prüfung einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale enthält, auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist (BGHZ 117, 144, 150 = GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer).“

“Im übrigen widerspricht auch die völlige Nichtberücksichtigung der “nichttechnischen Erkenntnisse”, die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen, den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen.“

Dabei wies er daraufhin, dass vorliegend nicht der Inhalt einer Information auf Technizität zu bewerten sei:

“Die Frage, ob dabei auch der Inhalt der zu verarbeitenden Information zu berücksichtigen sein kann, wogegen Bedenken geltend gemacht worden sind (Melullis, a.a.O., S. 846 li.Sp.) und was auch nicht der herkömmlichen Auffassung zur Nichtberücksichtigung von “geistigen Anweisungen” entspräche (vgl. z. B. Senat GRUR 1975, 549 f. – Buchungsblatt), stellt sich im vorliegenden Verfahren ersichtlich schon deshalb nicht, weil sich die Anmeldung jedenfalls nicht auf solche Inhalte beschränkt.“

Letztendlich hielt der BGH das beanspruchte Sprachanalysegerät, mit einer Eingabeeinheit und Ausgabeinheit, auf dem ein Programm abläuft für ohne Weiteres technisch. Selbst ein Computer auf dem eine redaktionalle Bearbeitung von Texten erfolgte, wäre ein technischer Gegenstand.

Eine Analyse, ob allein ein Softwareprogramm “als solches” vorlag und somit zur Anwendung des Ausschlusstatbestandes gemäß § 1 PatG Abs. 3 und 4 war nicht erforderlich.

15.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH kritisierte nochmals, dass eine Analyse der Technizität nicht auf dem beruhen dürfe, was sich dem Fachmann als Beitrag zum Stand der Technik erschließt. Eine bekannte technische Vorrichtung ist nicht deswegen untechnisch weil sie nichts zum Stand der Technik beitrage. Die Beitragstheorie sei längst überholt.

Auch die Kerntheorie sei nicht mehr anzuwenden. Denn bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist, gemäß der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12).

Der patentrechtliche Begriff der Technik sollte zudem an den herkömmlichen Begriff der Technik anknüpfen:

“Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Gesetz nicht näher definiert und entzieht sich als der Abgrenzung des durch die technischen Schutzrechte Schutzfähigen dienender Rechtsbegriff einer eindeutigen und abschließenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung (vgl. hierzu Sen.Beschl. “Logikverifikation”, a.a.O., S. 12 f.) bezüglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll. Damit knüpft er jedenfalls auch an dem Verständnis an, das den Begriff der Technik herkömmlich ausfüllt.“

Auch ein Eingriff eines Menschen in einem Verfahrensschritt mache ein technisches Verfahren nicht zu einem un-technischen:

“Schließlich steht es dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht entgegen, daß nach Merkmal (e) des Patentanspruchs 1 ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.“

“Auch aus anderen Entscheidungen des Senats läßt sich nicht entnehmen, daß bereits ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer wie hier – im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen – im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialogverfahrens dem technischen Charakter der Lehre entgegensteht.

Der BGH wies nochmals darauf hin, dass ein genereller Ausschluss von Softwareerfindungen sowohl national als auch international nicht beabsichtigt sei:

“Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht, wie sich schon im Umkehrschluß aus der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG und der parallelen Regelung in Art. 52 EPÜ ergibt, nach dem Gesetz jedenfalls nicht; dies wird nunmehr durch Artikel 27 des Abkommens über handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) bestätigt und entspricht soweit ersichtlich auch allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum (vgl. nur GRUR 1978, 102 f. – Prüfverfahren; GRUR 1980, 849 ff. – Antiblockiersystem; BGHZ 115, 11 ff. = GRUR 1992, 11 – Seitenpuffer; EPA T 1173/97 ABl. EPA 1999, 609, 619 ff. – Computerprogrammprodukt/IBM;  Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG Rdn. 104; Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 77; Mes, PatG, § 1 Rdn. 57).”

Den in der Entscheidung “Logikverifikation” aktualisierten Technizitätsbegriff versuchte er zu verallgemeinern, indem er schreibt, dass eine technische Lehre durch:

“ein konkretes Anwendungsprogramm beansprucht wird, bei dem die enge Beziehung zum Computer ersichtlich ist, was durch entsprechende Anspruchsformulierung immer möglich sein dürfte.”

Der Begriff “konkret” sollte zukünftig im Hinblick auf eine Methodik zur Prüfung von Technizität noch eine wichtige Rolle spielen.

15.5 Einordnung

Auch in der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” kritisierte der BGH die Verwendung überholter Prüfungsmethoden zur Analyse der Technizität. Noch deutlicher als in der vorhergehenden Entscheidung “Logikverifikation” mahnte der BGH den rechtlichen Technikbegriff an den herkömmlichen Technikbegriff anzuknüpfen. Ebenfalls als wichtige Aussage kann der Entscheidung entnommen werden, dass ein Eingriff eines Menschen bei der Verwendung einer technischen Erfindung, z.B. als Verfahrensschritt, der Technizität nicht abträglich ist. Der Verweis auf ein “konkretes Anwendungsprogramm” als technische Lehre sollte bald zu einer neuen Prüfungsmethodik führen.

16. Die BGH-Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten”, 2001

In der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (GRUR 2002, 143) beschäftigte sich der BGH mit dem Technikbezug eines digitalen Datenträgers für ein computergestütztes Textkorrektur-Verfahren. Dabei äußerte er such ausgiebig zum Patentierbarkeitsausschluss für Software “als solche” gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

16.1 Leitsätze

1. Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur – irgendwie – über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

2. Eine vom Patentierungsverbot erfasste Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.

16.2 Streitgegenständliche Ansprüche

	1. Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette Fi, in einem digital gespeicherten Text, der die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette Si enthält,
	dadurch gekennzeichnet, dass
a)	die Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si ermittelt wird,
b)	die fehlerfreie Zeichenkette Si nach einer Regel Rj verändert wird, so dass eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugt wird,
c)	die Auftretenshäufigkeit H(ij) der Zeichenkette fij in dem Text ermittelt wird,
d)	die Auftretenshäufigkeiten H(ij) und H(Si) verglichen werden und
e)	basierend auf dem Vergleich in Schritt d) entschieden wird, ob die mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij die gesuchte fehlerhafte Zeichenkette Fi ist.

 

a)	17. Computersystem, insbesondere Textverarbeitungssystem, zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette Fi in einem Text, wobei die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette Si in dem Text vorkommt,
b)	mit einem ersten Speicher (1) zur Speicherung des Texts,
c)	mit einem zweiten Speicher zur Speicherung der Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si und
d)	mit einem dritten Speicher (3) zur Speicherung der Auftretenshäufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij,
e)	mit einem vierten Speicher (4) zur Speicherung einer Regel Rj,
f)	und mit Prozessormitteln (2), die enthalten:
g)	eine Veränderungseinrichtung (5) zur Veränderung der fehlerfreien Zeichenkette Si nach der Regel Rj, so dass eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugbar ist,
h)	eine Ermittlungseinrichtung (6) zur Ermittlung der Auftretenshäufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij,
i)	eine Vergleichseinrichtung (7) zum Vergleich der Auftretenshäufigkeiten H(Sj) und H(fij) und
j)	eine Zuordnungseinrichtung (8) zur Zuordnung der möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij zu der fehlerhaften Zeichenkette Fi basierend auf einem Ausgangssignal der Einrichtung (7) zum Vergleich, enthalten.

 

a)	22. Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette, mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können,
b)	dass ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17 ausgeführt wird.

16.3 Streitverlauf

Das Patent wurde im ursprünglich beantragten Rahmen zurückgewiesen und nur für die hilfsweise beantragten Ansprüche  1 – 17 aufrechterhalten. Insbesondere wurde der Anspruch 22 nicht als patentierter erachtet. Das BPatG hielt das durch Anspruch 22 bestimmte Speichermedium gemäß § 1 Abs. 3, 4 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Das BPatG sah im Anspruch 22 keine Lehre, welche die wesentlichen Lösungsmittel umfasste, um die erfindungsgemäße Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe sah es in einem verbesserten Verfahren zur Suche/Korrektur fehlerhafter Zeichenketten in einem Text. Allein durch einen digitales Speicher könne diese Aufgabe jedoch nicht gelöst werden.

Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Der BGH hielt zunächst die Kritik des BPatG an Anspruch 22 für zu kurz gegriffen. Denn durch die Beziehung von Anspruch 22 auf die Ansprüche 1 – 17 besteht eine Verbindung zu Merkmalen, die einer kompletten Lösung o.g. Aufgabe dienten.

Allerdings holte der BGH dann zu einer umfassenderen Kritik aus. Er sah in den vom BPatG nicht beanstandeten und erteilten Ansprüche 1 – 17 nicht unbedingt eine technische Lehre. Diese waren aber in jedem Fall wegen des Grundsatzes Reformatio in peius vor einer Vernichtung durch den BGH geschützt und mussten erteilt bleiben. Allerdings waren die Lehren der Ansprüche einer Prüfung durch den BGH in sofern zugänglich als dass diese in den Anspruch 22 einbezogen waren. In diesem Rahmen ergab sich die Kritik des BGH, die zur Zurückverweisung an das BPatG führte.

Das BPatG sah den Ausschlusstatbestand für alle Abbildungen eines Programmecodes auf Papier oder Speichermedium. Damit sei die Patentierung von Programmcode schlechthin ausgeschlossen:

“Zu dieser Bewertung ist es gelangt, weil der Computerfachmann den mehrdeutigen Begriff „Programm” bei enger Sicht lediglich für den Programmcode und dessen Aufzeichnungen (gleichgültig welche Entwurfsstufe) verwende. Da § 1 II Nr. 3, III PatG nach einer engen Auslegung verlange, umfasse der Begriff „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches” eine Programmcodedarstellung oder -aufzeichnung auf einem Klarschriftdatenträger wie Papier oder einem maschinenlesbaren Speichermedium.“

Der BGH stellte jedoch klar, dass diese Auffassung eine Mindermeinung sei:

“Allerdings wird sie in der Literatur verschiedentlich befürwortet (Tauchert, GRUR 1997, 149 [154]; Mitt 1999, 248 [151]; van Raden, GRUR 1995, 451 [457]; früher auch Schulte, PatG, 5. Aufl. [1994], § 1 Rdnrn. 74, 76). Es gibt aber auch maßgebliche Gegenstimmen. Vor allem ist auf die Spruchpraxis des EPA zu dem nahezu wortgleichen Art. 52 II lit. c, III EPÜ zu verweisen, wonach ein – Datenverarbeitung mittels eines geeigneten Computers betreffender – Gegenstand nicht als „Programm als solches” im Sinne dieser Regelung zu verstehen ist, wenn er – hinreichend qualifizierten – technischen Charakter hat (Entsch. v. 1. 7. 1998, ABlEPA 1999, 609 [618f., 620f.]“

Aus dem Gesetzteswortlaut ergibt sich allgemeiner Ausschluss für Software nicht:

“Die gesetzliche Regelung ergibt schon nach ihrem Wortlaut zunächst, dass weder Programme für Datenverarbeitungsanlagen schlechthin vom Patentschutz ausgenommen sind, noch dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Gesetzes für jedes Computerprogramm Patentschutz erlangt werden kann.“

Grundsätzlich liege auch hier in dem Kriterium der Technizität ein hinreichende Eigenheit, um den Patentierbarkeitsausschluss zu überkommen:

“Diese Abgrenzung der für Datenverarbeitungsanlagen bestimmten Programme, für die als solche Schutz begehrt wird, von computerbezogenen Gegenständen, die § 1 II Nr. 3 PatG nicht unterfallen, führt dazu, dass Ansprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie besteht, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen, grundsätzlich patentierbar sind.”

Auf die bisher identifizierten anerkannten Technikgebiete beschränke sich dies allerdings nicht:

Ansonsten bedarf es hingegen einer Prüfung, ob die auf Datenverarbeitung mittels eines geeigneten Computers gerichtete Lehre sich gerade durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Berücksichtung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt.”

Ob die Lehre nach Anspruch 22 den Patentierbarkeitsausschluss erfüllt, war laut BGH noch nicht feststellbar.

“Ob Anspruch (22) hiernach von dem Patentierungsausschluss nach § 1 II Nr. 3 PatG erfasst wird, kann der Senat nicht abschließend beurteilen.

a) Die Anmeldung betrifft die Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text. Das liegt nicht auf technischem Gebiet, auch wenn der zu prüfende Text mit einem computergestützten Textverarbeitungssystem erstellt worden ist. Im vorliegenden Fall ist deshalb – wie ausgeführt – eine Bewertung nötig, ob Anspruch (22) Anweisungen enthält, die den erforderlichen Bezug zur Technik herstellen. Das erfordert eine tatrichterliche Analyse sowie die Feststellung der maßgeblichen Umstände, die das BPatG – in Konsequenz seines rechtlichen Ausgangspunkts – nicht getroffen hat. Das wird daher nachzuholen sein.

b) Die neuerliche Prüfung ist nicht etwa deshalb entbehrlich, weil mit Anspruch (22) ein Verfahren nicht unmittelbar beansprucht wird. Die in Anspruch (22) enthaltene Lehre kann nicht schon deshalb patentiert werden, weil dieser Anspruch insbesondere auf eine Diskette und damit auf einen körperlichen Gegenstand (Vorrichtung) gerichtet ist.”

“Bei der erneuten Befassung wird das BPatG daher vor allem die verfahrensmäßigen Anweisungen der in Anspruch (22) in Bezug genommenen Ansprüche (1) bis (17) zu bewerten haben. Diesen Anweisungen liegen ausweislich der Beschreibung der Patentanmeldung Erkenntnisse zu Grunde, die durch statistische Erhebung gewonnen werden können. Sollten sie (auch) die Lehre nach Anspruch (22) prägen, müsste diesem nach dem Vorgesagten die Patentierbarkeit abgesprochen werden. Allerdings erscheint auch die gegenteilige Bewertung nicht gänzlich ausgeschlossen.“

16.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Aus der Rechtssprechung identifizierte der BGH fünf Möglichkeiten Technizität zu erwerben:

Nr. 1: “Danach kann ein Programm patentiert werden, wenn es in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Messergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirkt  (GRUR 1980, 849 [850] = LM § 1 PatG Nr. 55 – Antiblockiersystem).“

Nr. 2: “Den in der Regel dem Patentschutz zugänglichen Lehren vergleichbar ist auch ein Verfahren, mit dem vermittels einer Datenverarbeitungsanlage durch Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände erledigt werden kann, wenn diese Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist (BGHZ 143, 255 [264] = GRUR 2000, 498 = NJW 2000, 1953 = LM H. 6/2000 § 1 PatG 1981 Nr. 12 – Logikverifikation).“

Nr. 3: “Gleiches trifft zu, wenn die Lehre die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (BGHZ 115, 11 [21] = GRUR 1992, 33 = NJW 1992, 372 = LM H. 4/1992 § 1 PatG Nr. 77 – Seitenpuffer).“

Nr. 4 und 5: “Auch Anweisungen, die einen bestimmten Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage lehren oder vorsehen, eine solche Anlage auf eigenartige Weise zu benutzen (vgl. BGHZ 67, 22 [29f.] = GRUR 1977, 96 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm), müssen die Voraussetzungen des Patentierungsausschlusses nicht notwendig erfüllen.“

Dies bestätige auch die Gesetzessystematik:

“Das vom Senat für maßgeblich gehaltene Verständnis von § 1 II Nr. 3 PatG wird durch die Gesetzessystematik bestätigt. Die dargelegte Tragweite des Patentierungsverbots für Computerprogramme entspricht derjenigen von anderen Tatbeständen des § 1 II PatG. Sowohl die dort in Nr. 1 genannten wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden als auch die in Nr. 3 genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sind nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten Umsetzung beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lösung eines konkreten technischen Problems Verwendung finden, sind sie – in diesem Kontext – grundsätzlich patentfähig (BGHZ 67, 22 [26ff.] = GRUR 1977, 96 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm; vgl. auch EPA, Entsch. v. 30. 5. 2000 – T 27/97, Rdnr. 3 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM).“

Diese Auffassung zum Patentierbarkeitsausschluss (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG) sei auch beim EPÜ (dort bewusst wortgleich in Artikel 52 Abs. 2 lit. c, Abs. 4) nur als durch die Rechtssprechung zu konkretisierende Hürde kodifizierbar gewesen:

“Bei der Entstehung des Europäischen Patentübereinkommens herrschte zwar im Hinblick auf die Patentierung von computerbezogenen Lehren keine klare Vorstellung darüber, welche Definition gewählt werden soll. Während der diplomatischen Konferenz zum Abschluss des Übereinkommens wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vergeblich versucht worden sei, die Begrifflichkeiten auszufüllen; die Auslegung müsse der Rechtspraxis überlassen bleiben (Dokument M/PR/I, S. 28 Rdnr. 18, in: Berichte d. Münchner Diplomatischen Konferenz über d. Einführung eines Europäischen Patenterteilungsverfahrens, hrsg. v.d. Regierung d. Bundesrepublik Deutschland; auch abgedr. in: Materialien z. EPÜ, hrsg. v. EPA, Anl. Bd. 3).”

Ziel des Ausschlusskriteriums sei es (laut Diskussionen zum EPÜ) jedoch gewesen, nicht-technische Lehren vom Patentschutz auszunehmen:

“Die in das Europäische Patentübereinkommen und das Patentgesetz übernommene Wortwahl trägt jedoch dem Anliegen Rechnung, die Entwicklung auf dem damals immer noch relativ neuen Gebiet der Computertechnik nicht durch eine uferlose Ausdehnung des Patentschutzes zu behindern. Dies legt es nahe, Lehren aus Gebieten, die nach traditionellem Verständnis nicht zur Technik gehören, nicht allein deshalb dem Patentschutz zugänglich zu erachten, weil sie mit Hilfe eines Computers angewendet werden sollen.

Technische Lehren sollten aber durch durch das Ausschlusskriterium nicht behindert werden:

Andererseits würde es über das genannte Ziel hinausgehen, einer  Lehre, deren Eigenart durch technische Vorgänge oder Überlegungen geprägt ist, den Patentschutz zu versagen, weil sie auf einem Computer zur Ausführung kommen soll und/oder von einem Teil der Computerfachleute in einem engeren Sinne als Programm für Datenverarbeitungsanlagen angesehen wird.“

16.5 Einordnung

Die Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” war die erste Entscheidung, die sich explizit und umfangreich mit dem Patentierbarkeitsausschluss § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG befasste. In der Vorgängerentscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”  (hier Entscheidung Nr. 15) erwähnte der BGH noch explizit, um eine Anwendung dieser Regel herumgekommen zu sein, da ein Computerprogramm nicht beansprucht war (obschon er erwähnte, dass ein Computerprogramm “konkret” sein müsse). Dies war in der hier vorliegenden Entscheidung nicht mehr möglich.

Im Ergebnis las der BGH die Vorschrift so, dass dadurch nicht-technische Erfindungen ausgeschlossen und technische Erfindungen erlaubt waren. Nach Lesart des BGH bezog sich die Vorschrift nicht auf den Ausschluss von Software schlechthin. Ansprüche konnten somit auf reine Software (ohne Verwendung in einer Hardware) gerichtet sein, wenn diese das Kriterium der Technizität erfüllte. Dazu müsste die Software ein konkretes technisches Problem lösen. Dies war eine Verallgemeinerung der in der Entscheidung “Logikverifikation” festgestellten Erweiterung des Technizitätsbegriffs auf Erfindungen, die einen Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände betrafen, wobei die Herstellung an sich jedoch Teil der beanspruchten Erfindung war.

Das im Patentgesetz 2007 eingeführte Erfordernis der Technizität in § 1 Abs. 1 war demnach allein eine deklaratorische Feststellung des richterrechtlich entwickelten Technizitätskriteriums, welches im Hinblick auf Software im § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG konkretisiert wurde. Da sich das Technizitätskriterium auf alle Patentierbarkeitsausschlüsse “als solche” bezog, wurde es durch die Formulierung in § 1 Abs. 1 somit lediglich “vor die Klammer” gezogen. Der erst seit 2007 gültige § 1 Abs. 1 und der bereits zur dieser Entscheidung vorhandene § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 hatten somit – zumindest nach dieser Entscheidung – einen gemeinsamen Kern und konnten unabhängig voneinander geprüft werden.

17. Die BGH-Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004

Die Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr (GRUR Int 2004, 874) beschäftigte sich wie die zuvor zu Softwarepatenten ergangene Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16) mit dem Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG (1981). Die Entscheidung stellte zudem die Verbindung zwischen Technizität und den Kriterien Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar.

17.1 Leitsatz

Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

17.2 Streitgegenständlicher Anspruch

	Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot eines mit dem Computer des Kunden über eine elektronische Datenverbindung verbundenen Computers eines Anbieters zur Ausführung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:
a)	Durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters ein Identifikationsdatensatz erzeugt, der eine erste Schlüsselinformation enthält, und an den Computer (2) des Kunden übermittelt.
b)	Unter Verwendung des Identifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein elektronischer Überweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten Schlüsselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden übermittelt wird.
c)	Der Computer (3) des Kreditinstituts übermittelt die erhaltene erste Schlüsselinformation an einen zentralen Server (4).
d)	Der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste Schlüsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen Server (4) übertragenen zweiten Schlüsselinformation.”
e)	Bei Übereinstimmung der enthaltenen Schlüsselinformationen übermittelt der zentrale Server (4) ein Bestätigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchführung des Auftrags und ein Ausführungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausführung der Zahlungstransaktion.

17.3 Streitverlauf

Der BPatG hatte eine Anmeldebeschwerde zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Hauptanspruchs keine technische Erfindung gemäß § 1 Abs. 1 PatG sei. Im Vordergrund hatte das BPatG eine geschäftliche Zahlungsmethode erkannt. Auch die Problemstellung – Sicherung eines Zahlungsverkehrs gegen Missbrauch – sei nicht auf ein technisches Problem beschränkt und könne ohne technische Mittel gelöst werden. Die anspruchsgemäße Lösung werde dementsprechend auch nicht durch technische Mittel erreicht, die auf den Einsatz oder Verbesserung herkömmlicher Mittel gerichtet seien. Sicherheit werde nicht verbessert. Eine besondere technische Leistung bezüglich des computer-basierten Zahlungsmodells sei nicht gegeben.

Die Anmelderin hielt dagegen. Das technische Problem bestehe darin Zahlungsdaten gegen Ausspähung im Internet und unbefugte Verwendung zu schützen. Als technische Lösung wird ein vierter Server zwischen die Server geschaltet, die den Zahlungsverkehr abwickeln. Die Abstraktion des vierten Servers als “neutrale Instanz” durch das BPatG werde dem nicht gerecht.

Der BGH folgte zumindest dem BPatG nicht und verwies die Sache zurück.

Das BPatG sei zunächst von der falschen gestetzlichen Regelungen ausgegangen:

“Das BPatG hat sich bei seiner Entscheidung wesentlich von dem Beschluss des Senats vom 17. 10. 2001 (BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten) leiten lassen, wie dem Hinweis auf diesen Senatsbeschluss und der Wiedergabe verschiedener in diesem enthaltener Aussagen in dem angefochtenen Beschluss entnommen werden kann. Das BPatG hat dabei übersehen, dass der Senatsbeschluss „Suche fehlerhafter Zeichenketten” nicht von dem sich aus § 1 I PatG ergebenden Erfordernis der Technizität des Gegenstands handelt, für den um Patentschutz nachgesucht wird (vgl. hierzu BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 = NJW 2000, 3282 – Sprachanalyseeinrichtung), sondern sich mit der Frage des in § 1 II Nr. 3, III PatG geregelten Patentierungsausschlusses befasst.”

“Ob die für einen Patentschutz erforderliche Technizität gegeben ist, erschließt sich bei hierauf ausgerichteter wertender Betrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands (BGHZ 143, 255 [263] = GRUR 2000, 498 – Logikverifikation).“

Weiter beanstandete der BGH mangelnde Würdigung von Anspruchsmerkmalen durch das BPatG:

“Denn dabei ist unberücksichtigt geblieben, dass nach den Merkmalen 3 (= Merkmal b, Anm. d. Verf.) und 4 (Merkmal c, Anm. d. Verf.) ein mit der Anmeldung vorgeschlagenes Lösungsmittel darin besteht, bestimmte Daten unter Verwendung eines ausweislich der Beschreibung sicheren elektronischen Zahlungssystems zu übermitteln.”

Der BGH sah auch keinen Grund, warum die beanspruchte Erfindung vom Patentierbarkeitsausschluss § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG 1981 betroffen sein sollte:

“Mit diesen Fragen (siehe 17.4 Anm. d. Verf.) hat sich das BPatG – von seinem Standpunkt aus folgerichtig – nicht befasst. Dem Senat ist insoweit auch eine bestätigende abschließende Entscheidung verwehrt, weil es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf. Auf Grund der bisher getroffenen Feststellungen kann nach dem zu 2b bereits Ausgeführten nicht abschließend beurteilt werden, ob denjenigen Anweisungen der angemeldeten Lehre, die über den Einsatz von Computern ihrer Bestimmung und Eignung gemäß hinausgehen, ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft.“

Damit verwies der BGH den Fall zur weiteren Aufklärung zurück an das BPatG.

17.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Erwähnung eines Computers reiche für die Überwindung des Patentierbarkeitsauschlusses § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG nicht  aus:

“Angesichts des Umstands, dass Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen nach diesen Vorschriften von Gesetzes wegen vom Patentschutz ausgenommen sind, wenn für sie als solche Schutz begeht wird, kann ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient, allerdings nicht bereits deshalb patentierbar sein, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (vgl. Senat, BGHZ 149, 68 [73f.] = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten).“

Vielmehr müssen weitere computerbasierte Anweisungen vorliegen, die “ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln“ lösen:

“Diese (weiteren) Anweisungen müssen vielmehr die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Denn wegen des Patentierungsausschlusses und der umfassenden Eignung von Computern vermögen regelmäßig erst sie die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, das Computer nutzt. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen, insbesondere wenn sie sich darauf beschränken, zu umschreiben, wozu der Computer eingesetzt werden soll, genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.”

“Den (weiteren) Anweisungen muss daher ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegen, das sie lösen sollen
(vgl. wiederum Senat, BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten).”

Die Lösung von Problemen geschäftlicher Tätigkeit seien im Allgemeinen nicht patentierbar:

“Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist – auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muss – für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern.“

Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit seien allein technische relevante Merkmale heranzuziehen:

“Im Hinblick darauf, dass über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt.”

Diese allgemeine Regel sei für computer-implementierte Erfindungen besonders relevant:

“Bei einer Patentanmeldung, die auf die Nutzung von Computer und Datenverarbeitung setzt, hat diese Frage jedoch besondere Bedeutung, weil hier zum einen die gedankliche Trennung zwischen der technischen Problemstellung und der ihr nur vorgelagerten Aufgabe, deren Bewältigung die Nutzung des Computers dienen soll, nicht in gleicher Weise ins Auge fällt und zum anderen der Gesetzgeber zwar Lehren zum technischen Handeln nicht wegen der Nutzung von Computer und Datenverarbeitung vom Patentschutz ausschließen wollte, durch § 1 II Nr. 3, III PatG aber zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches hinausgeht.“

Schlussendlich sieht der BGH keine Prüfungsreihenfolge bei den einzelnen Anforderungen:

“Das BPatG wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Überprüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss.”

17.5 Einordnung

Obschon bereits seit etlichen Jahren obsolet, wendete das BPatG auch in diesem Fall die Kerntheorie (‘Im Vordergrund stehe eine Zahlungsmethode’) als auch die Beitragstheorie (‘Verbesserung herkömmlicher Mittel nicht ersichtlich’) an. Diese Vorstellungen der Bewertung softwarebasierter Erfindungen hatten sich offensichtlich sehr fest gesetzt. Vielleicht deswegen, weil durch die subjektive Kerntheorie eine einfache Bewertung eines beanspruchten Gegenstands möglich war. Die subjektive Bewertung liegt dem Menschen näher die objektive, kriterienbasierte Herangehensweise.

Zur Überwindung der Hürde “als solche”, so erklärte der BGH, müssten neben einem Computer bzw. einem computer-ausführbaren Programmcode ein oder mehrere weitere Merkmale beansprucht sein. Durch die weiteren Merkmale der Software muss ein konkretes technisches Problem gelöst werden. Erst damit könne der in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG (1981) definierte Patentierbarkeitsausschluss überwunden werden.

Der BGH folgte seiner vorangegangenen Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16), in der der Patentierbarkeitsausschluss zu Software erstmals höchstrichterlich untersucht wurde.

Zusätzlich stellte der BGH fest, dass für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit allein technische Merkmale heranzuziehen sind. Dies ist nicht zu verwechseln mit der aufgegebenen Beitragstheorie, nach der auf Technizität nur die neuen/erfinderischen Merkmale untersucht wurden. Durch die Beitragstheorie musste auch ein eindeutig technischer Gegenstand als nicht-technisch verworfen werden, wenn dieser zum Stand der Technik zählte. Dieses unbillige Ergebnis der Beitragstheorie führte zu deren Fall. Die neue Herangehensweise des BGH ist gegen solche Ergebnisse robust. Technizität wird zunächst auf Basis aller Anspruchsmerkmale festgestellt (vgl. BGH Logikverifikation – hier Entscheidung 14). Für eine Analyse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit werden jedoch noch die technischen Merkmale bzw. die Merkmale, die einen technischen Beitrag liefern, herangezogen. Denn diese Merkmale sind deswegen zu identifizieren, “weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt“. Damit wurde in dieser Entscheidung die auch heute noch gültige Methode zur Bewertung von Ansprüchen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen eingeführt.

 

18. Die BGH-Entscheidung “Anbieten interaktiver Hilfe”, 2004

18.1 Leitsatz

Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem Kunden an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfasst, an einen zentralen Rechner gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen verglichen werden, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive Hilfe anzubieten, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

18.2 Streitgegenständlicher Ansprüche

Hauptantrag

a)	Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems mit wenigstens einem Kunden-Rechner und einem zentralen Rechner, die über ein Netz miteinander verbindbar sind, beinhaltend folgende Schritte:
b)	Ein Aufrufen einer Angebotsseite zu wenigstens einem Angebot eines Anbieters durch einen Kunden am Kunden-Rechner wird vom zentralen Rechner erkannt,
c)	die vom Kunden im Zusammenhang mit der Angebotsseite am Kunden-Rechner vorgenommenen Bedienhandlungen werden erfasst und in Echtzeit an den zentralen Rechner gemeldet,
d)	die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen verglichen wird, und
e)	ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten.

Hilfsantrag

	Verfahren nach Anspruch 1, wobei
g)	die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen, die mit einer vorgebaren Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, und mittels einer lernenden Struktur bestimmt werden, verglichen wird, und
h)	ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten.

18.3 Streitverlauf

Eine im Prüfungsverfahren festgestellter Mangel an erfinderische Tätigkeit wurde vom BPatG bestätigt. Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde.

Als Aufgabe der Erfindung wurde ein verbessertes Überwachungsverfahren mit dem unter anderem die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgänge erhöht werden kann.

Das BPatG war der Meinung, die beanspruchte Lehre liege nicht auf technischem Gebiet. Die Aufgabe sei nicht technisch, sondern geschäftlich. Und die prägenden Anweisungen dienten nicht der Lösung eines konkreten, technischen Problems. Patentanspruch 1 lehre vielmehr vor allem, die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Bestellvorgänge dadurch zu erhöhen, dass das Verhalten der Kunden ausgewertet und gegebenenfalls Hilfe angeboten werde.

Demgegenüber argumentiere der Anmelder, Verfahren, die allein per Computer automatisierte Abläufe betreffen, seien als technisch anzusehen. Durch die beanspruchte Erfindung könne die Anzahl aufgerufener Seiten vermindert und das Internet entlastet werden.

Dem stimmte der BGH nicht zu.

In der beanspruchten Erfindung erkannte der BGH nur einen mittelbaren Grund für die Steigerung des Auftragsvolumens. Die beanspruchte interaktive Hilfe soll ermöglichen auf den Kunden einzuwirken, falls ansonsten zu erwarten ist, dass der Kunde keinen Auftrag gibt. Diese Informationsbereitstellung basiere nicht notwendigerweise auf dem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Herbeiführen eines kausal übersehbaren Erfolges (vgl. “Rote Taube”, hier Entscheidung Nr. 1).

Auch die automatische, computerisierte Bereitstellung der Information rechtfertige keine andere Beurteilung. Dadurch stehe zwar der technisch Charakter der das Verfahren durchführenden Rechner außer Zweifel. Ein konkretes technisches Problem ergebe sich daraus jedoch nicht. Gleiches gelte für die vorteilhafte Entlastung des Internets. Dieser Vorteil sei keine technische Wirkung, sondern eine Wirkung des veränderten Nutzerverhaltens. Damit umfasst der Hauptantrag Software “als solche” die somit von von einer Patentierung ausgeschlossen war.

Auch durch die im Hilfsantrag der beanspruchten Lehre hinzugefügte künstliche Intelligenz (“lernende Struktur”) werde ein konkretes technisches Problem nicht gelöst. “Als solche” wäre die KI ebenfalls vom Patentierungsausschluss betroffen.

18.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Ein Software-basiertes Verfahren sei nicht schon wegen der Nutzung einer DV-Anlage (Anmerkung des Autors: i.e. der Verwendung eines technischen Mittels) technisch. Vielmehr müsse ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werden, um den Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 – 4 und Abs. 3 PatG zu überwinden, gemäß den Entscheidungen “Elektronischer Zahlungsverkehr (hier Entscheidung Nr. 17) und “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16). Diese Voraussetzungen gelten für Verfahren und für Vorrichtung gleichermaßen.

Eine nicht auf technischem Gebiete liegende Aufgabe in der Patentanmeldung bestimme nicht bereits die Technizität der Erfindung. Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, sei objektiv nach dem zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Wie schon seit langem bekannt ist die in der Patentschrift angegebene Aufgabe nur als Hilfsmittel anzusehen für die Ermittlung des objektiven technischen Problems.

Sofern ein Teil der beanspruchten Lehre die o.g. Voraussetzung erfülle, sei zudem der o.g. Auschlusstatbestand überwunden, gemäß der Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr (hier Entscheidung Nr. 17).

18.5 Einordnung

In der Entscheidung “Anbieten interaktiver Hilfe” bestätigte der BGH seine, in den beiden vorangegangene entwickelte, Auffassung zur Überwindung des Patentierbarkeitsausschlusses gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG. Neben einer allgemeinen Technologie (i.e. einem technische Mittel) müsse ein konkretes technisches Problem gelöst werden.

 

19. Die BGH-Entscheidung “Rentabilitätsermittlung”, 2004

19.1 Leitsatz

Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Gerätes an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Gerätes errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

19.2 Streitgegenständliche Anspruch

Hauptantrag

	Verfahren zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:
a)	Automatisches Ermitteln von einen Einsatz des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreibenden ersten Daten (30) während des Einsatzes durch das erste medizintechnische Gerät (1a-1c),
b)	automatisches Übertragen der ersten Daten (30) an eine zentrale Datenbank (10),
c)	Ermitteln von zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) auf Grund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben,
d)	Ermitteln von dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen,
e)	basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten Ermitteln einer Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordneten Auswerteeinrichtung (12), und
f)	basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c), Ermitteln einer potenziellen Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes beziehungsweise des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12).

Hilfsantrag

	Vorrichtung zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend
i)	– eine zentrale Datenbank (10), die an ein Kommunikationsnetz anschließbar ist,
ii)	– das erste medizintechnische Gerät (1a-1c), das derart ausgeführt ist, dass es automatisch seinen Einsatz beschreibende ersten Daten (30) ermittelt und über das Kommunikationsnetz an die zentrale Datenbank (10) übermittelt, und
iii)	– eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12), die derart ausgeführt ist, dass sie, basierend auf den ersten Daten (30), in der zentralen Datenbank (10) gespeicherten zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) auf Grund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben, und in der Datenbank (10) gespeicherten dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen, eine Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt und basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine potenzielle Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt.

19.3 Streitverlauf

Die Prüfungsstelle des DPMA hatte die Anmeldung mangels Technizität zurückgewiesen. Das BPatG wies den Hauptantrag ebenfalls mangels Technizität zurück und für den Hilfsantrag zurück an das BPatG. Es lies jedoch die Rechtsbeschwerde zu.

Der BGH kontrollierte sowohl Hauptantrag und Hilfsantrag und bestätigte die mangelnde Patentierbarkeit des Gegenstandes des Hauptanspruchs zwar im Ergebnis, nicht jedoch methodisch.

Die Erfindung betrifft eine wirtschaftliche Rentabilitätsermittlung für Medizingeräte und Aufgabe deren automatisierte Ermittlung. Laut BPatG dienten die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems. Eine Automatisierung eines betriebswirtschaftlichen Prozesses gebe der Gesamtbetrachtung keinen technischen Charakter. Sie stelle vielmehr nur einen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers für ein betriebswirtschaftliches Verfahren dar.

Die Beschwerdeführerin wendete demgegenüber ein, sämtliche, für das Verfahren benötigte Komponenten seien technischer Natur. Zudem würden “echte” Messgrößen verwendet, die sich auf eine leistungsmäßige Beanspruchung des Medizingerätes und nicht auf betriebswirtschaftliche Daten bezögen.

Der BGH konnte nicht erkennen, wie der beanspruchte Gegenstand vom Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2, 3 PatG ausgenommen sein sollte. Anders als vom BPatG angenommen, lag das Verfahren jedoch grundsätzlich auf technischem Gebiet gemäß § 1 Abs. 1 PatG. Dies änderte aber nichts am Ergebnis. Auch der Verweis auf die Einbettung in einen technischen Kontext gemäß der BGH-Entscheidung “Logikverifikation” (hier Entscheidung 14) konnte der Anmelderin nicht helfen. Der BGH konnte einen technischen Kontext in der Beschaffung eines medizinischen Ersatzgerätes nicht erkennen.

19.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Zur Anwendung des Ausschlusskriteriums für Software konnte sich der BGH auf bestehende Rechtssprechung berufen:

“Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 II Nr. 3 und III PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (Senat, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr, für BGHZ vorgesehen; BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten)“.

Er erweiterte diese Methodik auch für andere vom Ausschlusskriterium betroffene Gegenstände:

“Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode (§ 1 II Nr. 1 PatG), als Regel oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (§ 1 II Nr. 3 PatG) oder als Wiedergabe von Informationen (§ 1 II Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzusehen ist“.

Der BGH stellte nochmals klar, dass ein Computer mit Software vom Patentausschlusskriterium gemäß § 1 Abs. 2  Nr. 3 ebenso betroffen ist wie die Software alleine:

“…auch bei der vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung
bedient, deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen ist, sofern hierbei die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Mitteln gelehrt wird, […] (Senat, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr)“.

Jedoch schließe das Vorliegen einer nicht-technischen Aufgabe, das Vorliegen einer technischen Aufgabe nicht prinzipiell aus:

“Hingegen hat das BPatG nicht festgestellt, dass die beanspruchten Verfahrensschritte – was grundsätzlich denkbar wäre – neben ihrer betriebswirtschaftlichen Funktion auch der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.“

19.5 Einordnung

Der BGH konnte sich bei der Beurteilung umfassend auf bereits etablierte Rechtsprechung beziehen. Er stellte jedoch einen wichtigen Aspekt klar: Die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln sei notwendige und hinreichende Voraussetzung (“muss … enthalten”) zur Überwindung aller Alternativen 1 – 4 des Patentierbarkeitsausschlusses gemäß § 1 Abs. 2, 3 PatG. Dieses Kriterium hatte der BGH damit als umfassendes Kriterium zur Identifikation eines technischen Gesamtgegenstandes etabliert.

 

20. Fazit

Die Rechtsprechung für Softwarepatente begann mit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” im Jahr 1976. In dieser erkannte der BGH, dass die Frage der Technizität das einzige Kriterium ist, um zwischen Softwareerfindungen, die patentrechtlich geschützt werden sollten, und solchen, für die kein patentrechtlicher Schutz beabsichtigt war, zu unterscheiden. In der Entscheidung “Dispositionsprogramm” wurden zudem die Beitragstheorie und die Kerntheorie als erste methodische Ansätze zur Bewertung der Technizität eingeführt. Grundlage dafür war die in der Entscheidung “Rote Taube” von 1969 ergangene Definition technischer Gegenstände.

Die Anwendung der Beitragstheorie sowie der Kerntheorie lieferten jedoch unbefriedigende Ergebnisse. Erfindungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als technisch galten, wurden als nicht technisch verworfen. Kritisiert wurde auch die stark subjektive Komponente, die von diesen Methoden ausging, und zu Rechtsunsicherheit führte. In der Entscheidung “Antiblockiersystem” wurde zunächst die Beitragstheorie kassiert. Dies wurde in der Entscheidung “Seitenpuffer” per Leitsatz nochmals betont. In der Entscheidung “Tauchcomputer” folgte dann – ebenfalls per Leitsatz – die Kerntheorie.

Eine weitere wichtige Entscheidung war “Logikverifikation” aus dem Jahr 2000. Hier führte der BGH einen neuen Typ technischer Erfindungen ein und betonte die Offenheit von Technologiedefinitionen. Insbesondere die in der Entscheidung “Rote Taube” benannte Definition war als hinreichendes Kriterium für Technizität zu verstehen und nicht als notwendiges. Darauf hatte der BGH zwar bereits im Jahr 1969 hingewiesen, dennoch wurde das dort entwickelte Kriterium oft als alleiniger Maßstab für Technizität erachtet.

In der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” aus dem Jahr 2000 betonte der BGH, die Unschädlichkeit eines menschlichen Eingriffs in einem Software-gesteuerten Verfahren für dessen Technizität.

Die bis dato bekannten Typen technischer Erfindungen wurden vom BGH in der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” im Jahr 2001 aufgezählt:

1. Software, die einen Aufbau eines Computers betrifft (BGH “Dispositionsprogramm”, hier Entscheidung 2);
2. Software, die einen Gebrauch eines Computer betrifft (BGH “Dispositionsprogramm”);
3. Software, die technische Abläufe, z.B. Steuerungen, betrifft (BGH “Antiblockiersystem”, hier Entscheidung 7);
4. Software, die eine Funktionsfähigkeit, z.B. kürzere Berechnungszeiten, eines Computers betrifft (BGH “Seitenpuffer”, hier Entscheidung 11);
5. Software, die einen Zwischenschritt im Rahmen eines Herstellungsverfahrens betrifft (BGH “Logikverifikation”, hier Entscheidung 14).

Eine Abstraktion dieser Typen sollten Software-basierte Erfindungen sein, welche die “Lösung eines konkreten Problems” betraf. Damit konnte das Ausschlusskriterium § 1 (3) (4) PatG überkommen werden. Software “als solche” war demnach Software ohne konkreten technischen Bezug. Die Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” setzte diesen Maßstab deutlich.

In der Entscheidung “elektronischer Zahlungsverkehr” aus dem Jahr 2004 bestätigte der BGH die in “Suche fehlerhafter Zeichenketten” neu formulierte Prüfungsmethodik. Demnach war “ein konkretes Problem mit technischen Mitteln” zu lösen,  um das Ausschlusskriterium § 1 (3), (4) PatG für Software zu überkommen. Die Verwendung eines Standardcomputers (Anm. des Autors: i.e. eines technischen Mittels) allein führe nicht zur Technizität einer Software. Des Weiteren führte der BGH hier erstmals an, dass zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nur technische Merkmale zu erfassen sind.

In den beiden folgenden Entscheidungen “Anbieten interaktiver Hilfe” und “Rentabilitätsermittlung” wurde diese Vorgehensweise bestätigt. Sicher war man sich mittlerweile zudem, dass Technizität ein notwendiges (nicht hinreichendes) Abgrenzungskriterium für alle im Ausschlusskriterium § 1 (3), (4) PatG aufgezählten Gegenstände war, nicht nur für Software. Letzteres wurde bereits in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” postuliert. Einer Gesetzesänderung im Jahr 2007 war damit ein Weg bereitet. Erfindungen sollten ab dann gemäß § 1 PatG für Erfindungen “auf allen Gebieten der Technik” erteilt werden.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

Softwarepatente bewegen die Welt. Sie sind oft umstritten und dennoch basiert heute ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug, sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In Teil 2 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden fünf Entscheidungen aus den Jahren zwischen 1980 bis 1992 vorgestellt. Deutlich werden die Schwierigkeiten, welche durch die Kerntheorie als Methode zur Bewertung der Technizität einer Erfindung entstehen. In der letzten vorgestellten Entscheidung dieses Teils nahm der BGH schließlich Abstand von dieser Methode.

In Teil 1 (hier verlinkt): 

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2:

8. Walzstabteilung, 1980
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Seitenpuffer, 1991
12. Tauchcomputer, 1992

In Teil 3 (hier verlinkt) :

13. Automatische Absatzsteuerung, 1999
14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
18. Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

 

8. Die BGH- Entscheidung “Walzstabteilung”, 1981

Der Entscheidung “Walzstabteilung” (BGH, GRUR 1981, 39) betraf ein Verfahren zum Steuern einer Walzstablänge auf Basis einer vorgegebene Verkaufslänge.

8.1 Leitsätze

Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfähig, wenn mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflußt wird (Ergänzung zu BGH “Dispositionsprogramm” und BGH “Straken”).

8.2 Streitgegenständliche Ansprüche

a)	1. Arbeitsverfahren beim Unterteilen von Walzstäben auf Kühlbettlängen hinter kontinuierlich arbeitenden Walzstraßen,
b)	bei dem das Walzgut während der Auswalzung durch Meßeinrichtungen erfaßt wird und
c)	die Meßwerte einem Rechner zugeführt werden, der die Gesamtlänge ermittelt und unter Berücksichtigung der maximalen, über das Kühlbett zu fördernden Länge und der minimalen, aus der Auslaufgeschwindigkeit des Walzgutes und dem Arbeitstakt des Kühlbettes sich ergebenden Länge, die Unterteilung in Teillängen von ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge steuert
d)	mit der weiteren Maßgabe, daß die keine volle Verkaufslänge ergebende Restlänge unter Berücksichtigung der maximalen Kühlbettlänge einem ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge zugeschlagen wird und
e)	keine der übrigen Teillängen mit einem größeren ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge geschnitten werden, als die mit der Restlänge behaftete Teillänge, dadurch gekennzeichnet,
f)	daß die Festlegung der Teillänge, zunächst ausgehend von einer aufgrund des Einsatzgewichtes voraus berechneten Gesamtwalzlänge mit der Maßgabe erfolgt, daß bei einer Gesamtzahl von Teillängen, die aus der Gesamtwalzlänge geschnitten werden, die (n-l)-te (vorletzte) Teillänge und gegebenenfalls weitere (dritt- oder auch viertletzte) Teillängen um mindestens eine Verkaufslänge kürzer als das ganzzahlige Vielfache der mit der Restlänge behafteten letzten Teillänge und um mindestens eine Verkaufslänge länger als ein über der minimalen Länge gelegenes ganzzahliges Vielfaches der Verkaufslänge vorgesehen wird bzw. werden, und
g)	daß die sich aus den Messungen vor den letzten Teilschnitten ergebende tatsächliche Gesamtwalzlänge mit der voraus berechneten Gesamtwalzlänge verglichen wird und
h)	der sich ergebende positive oder negative Unterschied durch Zugabe oder Abzug von Verkaufslängen an der vorletzten oder gegebenenfalls dritt- oder auch viertletzten Teillänge ausgeglichen wird.

8.3 Streitverlauf

Vom deutschen Patentamt wurde das Patent mangels Neuheit zurückgewiesen.

In der Beschwerde argumentierte die Anmelderin hinsichtlich der Technizität, es kämen Naturkräfte auf Basis technischer Mittel zu Einsatz, um zeit- und kostenaufwendiges Aussortieren von Resten beim Produzieren von Walzstäben zu vermeiden:

“Das erfindungsgemäße Verfahren liefere am Ende der Abkühlungsphase Walzstäbe, deren Abmessungen ein müheloses Ausscheiden der Restlängen ermöglichten.“

“Das Vorsehen der Pufferzone und deren richtige Dimensionierung seien ohne Berücksichtigung des bei der Fertigung verwendeten Materials und der durch das Fertigungsverfahren bedingten potentiellen Abweichungen nicht möglich, anders als etwa bei einer Organisations- und Rechenregel, bei der eine solche Abhängigkeit von konkreten Anwendungstatbestand nicht bestehe.“

Das BPatG versagte die Technizität des beanspruchten Gegenstandes, gab die Entscheidung aber zur Rechtsbeschwerde an den BGH frei, weil der Rechtssprechung eine Präzedenz fehle.

Der BGH bestätigte das BPatG und attestierte ihm eine korrekte Anwendung der in den BGH-Entscheidungen “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2), “Straken” (hier Entscheidung Nr. 3), “Prüfverfahren” (hier Entscheidung Nr. 4) und “Fehlerortung” (hier Entscheidung Nr. 5) entwickelten Methoden.

Die Aufgabe sah der BGH in dem Zuschneiden unbekannter Walzstablängen in Abhängigkeit einer Verkaufslänge:

“Nach der Beschreibung liegt [] die Aufgabe zugrunde, ein Arbeitsverfahren zu schaffen, welches es ermöglicht, aus Walzstäben, deren Länge noch nicht genau festgestellt ist, wenn die Aufteilung in zu einer Kaltscherenlage zusammenkommende Teillängen beginnt, Teillängen so zu schneiden, daß Restlängen stets an dem größten ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge anhängen.“

Der BGH sah weder eine neue Struktur noch eine neue Brauchbarkeit in der beanspruchten Lösung:

“… daß diese technischen Mittel – Meßeinrichtungen, Rechner, Kaltschere – aber dem Fachmann bekannt seien und in der Patentanmeldung keine nähere Darstellung, erst recht keine erfinderische Weiterentwicklung erführen; ebenso wenig lehre die Patentanmeldung, mit den bekannten technischen Mitteln auf eine neue, erfinderische Art umzugehen.“

Er schlussfolgerte:

“Der hieraus gezogene Schluß […], die gegebene Lehre sei deshalb eine “reine Denkanweisung” und stelle lediglich “eine systematisch niedergeschriebene, vollständige Anweisung” dar, “nach der eine Aufgabe durch Berechnungen gelöst werden kann”, wird dem Gegenstand der Erfindung gerecht und hat nach der Rechtsprechung des Senats zur Folge, daß die angemeldete Lehre mangels eines technischen Gehalts dem Patentschutz nicht zugänglich ist.”

Gemäß der Kerntheorie sieht er den Kern der Erfindung in einer rechnerischen Überprüfung, die technisch eingebettet ist:

“Die Lehre der Patentanmeldung besagt im wesentlichen nichts anderes, als daß – unter Einsatz der geläufigen technischen Apparaturen – zur Erzielung eines wünschenswerten Ergebnisses bei der Aufteilung der Walzstäbe eine rechnerische Überprüfung vorher gewonnener, noch ungenauer Werte vorgenommen werden soll. Damit diese neu gewonnenen Werte noch sinnvoll zur Korrektur der ungenauen Resultate verwendet werden können, soll die rechnerische Aufteilung an Hand der vorläufigen Werte bereits so vorgenommen werden, daß für die Korrektur ein gewisser Spielraum (durch die variable Bemessung der vorletzten Teillängen) besteht.”

Er sah im Wesentlichen die gleiche Situation wie bei der Entscheidung “Dispositionsprgramm” (hier Entscheidung Nr. 2), nur in Verbindung mit einem technischen Verfahren:

“Im Vergleich zu dem von dem Senat in der genannten Entscheidung (BGHZ 67, 22 – GRUR 1977, 96 ) behandelten Dispositionsprogramm liegen Unterschiede der hier zu beurteilenden Lehre nur darin, daß die nach dem Programm verarbeiteten Werte eine Beziehung zu technischen Vorgängen haben und daß die mit Hilfe des Programms gewonnenen Ergebnisse Verwertung in einem technischen Verfahren finden. ” 

8.4 Kernaussagen des BGH

Der BGH bestätigte die bisherige Rechtssprechung seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm”:

“Wie der Senat in seiner Entscheidung “Dispositionsprogramm” ausgeführt hat, entscheidet sich die Frage nach dem technischen Charakter einer Lehre nicht nach deren sprachlicher Einkleidung. Es ist deshalb ohne entscheidende Bedeutung, daß in dem Patentanspruch technische Vorrichtungen und Größen genannt sind.

Entscheidend ist auch nicht, daß für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens technische Mittel sinnvoll sind oder gar allein in Betracht kommen (Entscheidung des Senats “Prüfverfahren”).

Schließlich ist es ohne Bedeutung, daß das durch die Anwendung der Lehre gewonnene Ergebnis auf technischem Gebiet Verwendung findet (Senatsentscheidung “Straken”).

Es kommt vielmehr lediglich darauf an, in welchen Anweisungen der als neu und erfinderisch beanspruchte Kern der Lehre zu sehen ist, das heißt, in welchen Schritten das Problem der fertigen Lösung zugeführt wird. (Im Original ohne Leerzeilen.)

8.5 Einordnung

Aus der Entscheidung “Walzstabteilung” wurde hier umfangreich zitiert, um die Ambivalenz darzustellen, welche durch die Kerntheorie erzeugt wurde. Aus heutiger Sicht liest sich die Begründung des BGH teilweise wie eine Bestätigung der Technizität anstatt einer Abweisung.

In seiner Begründung geht der BGH zudem nicht auf den anspruchsgemäßen geschäftlichen Parameter der “Verkaufslänge” ein, sondern versucht die Abweisung allgemeiner zu begründen. Das Problem dieser Vorgehensweise sind Schlussfolgerungen die sich – nach heutiger Lesart – auch genau anders –  nämlich technisch – lesen lassen:

“Die Lehre erschöpft sich danach darin, relevante Meßwerte anzugeben sowie die rechnerischen Operationen zu bezeichnen, durch deren Anwendung auf die Meßwerte das gewünschte Ergebnis erzielt wird.“

Fraglich ist auch, ob das Problem der Technizität überhaupt problematisiert worden wäre, wenn Aufgabe und Lösung (bzw. die gesamte Patentanmeldung) auf den betriebswirtschaftlichen Kontext verzichtet hätte, insbesondere auf den geschäftlichen Parameter “Verkaufslänge”. Dieser Parameter hätte durch den allgemeineren Begriff “vorgegebene Länge” ersetzt werden können (der den Begriff “Verkaufslänge” hinsichtlich des Schutzbereiches wohl umfasst hätte).

 

9. Die BGH-Entscheidung “Flugkostenminimierung”, 1986

In der Entscheidung “Flugkostenoptimierung” (BGH, GRUR, 1986, 531) wird die Kerntheorie rigoros angewendet. Durch den Rückgriff auf das geronnene Wissen etlicher Vorentscheidungen kann sie als Höhepunkt der Anwendung der Kerntheorie bezeichnet werden. Die Probleme dieser Methodik treten hier auch besonders stark hervor.

9.1 Leitsatz

Werden bei einem Verfahren (hier: Verfahren zur Minimierung von Flugkosten) sowohl von Naturkräften abgeleitete Meßwerte als auch betriebswirtschaftliche Faktoren rechnerisch in der Weise miteinander verknüpft, daß das Ergebnis der Rechnung einen Steuervorgang auslöst (hier: Änderung des Treibstoffdurchsatzes), so ist das Verfahren dann keine der Patentierung zugängliche technische Lehre, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den entscheidenden Beitrag zur Erreichung des erstrebten Erfolges liefern und die eingesetzten Naturkräfte demgegenüber an Bedeutung zurücktreten.

9.2 Streitgegenständliche Ansprüche

Hauptantrag

a)	Verfahren zur optimalen Regelung des Treibstoffdurchsatzes eines Flugzeugs bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen
b)	unter Verwendung eines Rechners mit einem Speicher und einem Vergleicher, dadurch gekennzeichnet,
c)	daß zunächst dem Rechner (R), dem der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten des Flugzeugs eingegeben sind, automatisch die im Flugzeug gemessenen Werte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit eingegeben werden,
d)	woraufhin der Rechter (R) – der momentan aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit die Treibstoffkosten pro Entfernungseinheit und aus Flugzeitkosten und Geschwindigkeit den betreffenden Teil der Gesamtflugzeitkosten pro Entfernungseinheit ermittelt
e)	und diese Treibstoffkosten und diesen Teil der Gesamtflugzeit kostet summiert und als Erstergebnis speichert
f)	die Änderung des Treibstoffdurchsatzes um einen vorbestimmten Betrag veranlaßt,
g)	daraufhin die sich ergebenden Werte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit erneut automatisch dem Rechter (R) eingegeben werden,
h)	woraufhin nach Vergleich des aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz, Fluggeschwindigkeit und Flugzeitkosten ermittelten Zweitergebnisses mit dem gespeicherten Erstergebnis mittels des Vergleichers (C) eine weitere automatische schrittweise Verstellung des Treibstoffdurchsatzes in der vom Vergleicher (C) ermittelten Richtung zu geringeren Ergebniswerten jeweils unter Abspeicherung des letztet Ergebniswertes im Speicher angeschlossen wird,
i)	bis der Vergleicher (C) zumindest eine Annäherung an einen minimalen Ergebniswert feststellt,
j)	der daraufhin als Endergebnis gespeichert wird,
k)	und daß nach Ablauf einer vorbestimmten Zeiteinheit das Verfahren wiederholt wird und so fort,
l)	wobei jeweils das zuletzt ermittelte Endergebnis gespeichert wird und die Rolle des Erstergebnisses in dem jeweils folgenden Verfahrenszyklus spielt.

Hilfsantrag

a)	Automatisches Verfahren zur optimalen Regelung des Treibstoffdurchsatzes eines Flugzeugs, bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen, um die Gesamtflugzeitkosten auf einen Minimalwert zu bringen, unter Verwendung eines Rechners mit Speicher und Vergleicher, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
b)	dem Rechner werden der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten eingegeben,
c)	an vorbestimmten Zeitpunkten werden dem Rechner automatisch Meßwerte für den Treibstoffdurchsatz und die Fluggeschwindigkeit eingegeben,
d)	der Treibstoffdurchsatz wird in vorbestimmten Zeitabständen um einen vorbestimmten Betrag schrittweise in Richtung auf geringere Ergebniswerte geändert, bis die anhand der jeweiligen Fluggeschwindigkeit und des Treibstoffdurchsatzes und der Treibstoffkosten pro Entfernungseinheit und der Flugzeitkosten pro Entfernungseinheit im Rechner wiederholt ermittelten Ergebniswerte der Gesamtflugzeitkosten pro Entfernungseinheit ein Minimum erreichen,
e)	der sich so ergebende Treibstoffdurchsatz wird über eine vorbestimmte Zeit konstant gehalten,
f)	die Verfahrensschritte b, c und d werden in vorbestimmten Zeitabständen unter Benutzung des jeweils letzten Ergebniswertes der vorangegangenen Verfahrensschritte b und c wiederholt.

9.3 Streitverlauf

Die Nichtigkeitsklägerin machte mangelnde Technizität des Gegenstandes des Streipatents geltend. Das BPatG hatte die Klage abgewiesen und das Patent aufrechterhalten. Mit der Berufung verfolgte die Nichtigkeitsklägerin ihr Ziel weiter.

Der BGH kritisierte zunächst das in der Beschreibung genannte Problem der Erfindung:

“[Soweit ] als Aufgabe der Erfindung herausgestellt wird, das bekannte Suchschrittverfahren so zu gestalten, daß die Regelung des Treibstoffdurchsatzes im Sinne der Erzielung minimaler Kosten automatisiert wird, sind dabei bereits Lösungsgedanken genannt, die nicht das der Lehre zugrunde liegende Problem bezeichnet.

Der BGH sah das Problem vielmehr in einer Parametierung eines – in der Beschreibung als bekannt geschilderten – Optimalregelalgorithmus:

Dieses besteht vielmehr darin, den Treibstoffdurchsatz eines Flugzeugs so zu regeln, daß das Flugzeug bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen mit minimalen Kosten fliegt.

Zur Prüfung von Technizität zieht der BGH die Definition aus der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) heran und prüfte diese anhand der Kerntheorie, mit Verweis auf die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2).

Dabei kommt er zunächst zu dem Ergebnis, dass technische Parameter und betriebswirtschaftliche Parameter eine Rolle spielen:

“Es werden nicht allein die jeweiligen Änderungen des Treibstoffdurchsatzes und der Geschwindigkeit des Flugzeugs für zwei Teilstrecken automatisch ermittelt und für sich allein automatisch als Steuerungssignal für den Treibstoffdurchsatz eingesetzt, um das Ziel der Kostenminimierung zu erreichen, was als technische Lehre anzusehen wäre (vgl. BGH in GRUR 1980, 849 , 850 re. Sp. – Antiblockiersystem), sondern es werden auch die betriebswirtschaftlichen Faktoren “Treibstoffpreis” und “Flugzeitkosten” herangezogen, um dieses Ziel zu erreichen.”

Eine weitere Analyse ergebe den Schwerpunkt auf den betriebswirtschaftlichen Parametern, die somit den Kern der beanspruchten Lehre darstellten:

“Eine Gewichtung der Maßnahmen, derer sich die beanspruchte Lehre bedient, um das Ziel der erstrebten Kostenminimierung zu erreichen, ergibt, daß markt- und betriebswirtschaftliche Aspekte unter Einschluß der hier in Rede stehenden Berechnungsregel gegenüber den eingesetzten Naturkräften im Vordergrund stehen. Zunächst ist der erstrebte Erfolg betriebswirtschaftlicher Art. Sodann liefern die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den wesentlichen Beitrag zu der Ermittlung des Steuerkriteriums. Dies zeigt sich daran, daß gleiche Naturkräfte und damit gleiche Meßwerte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit je nach dem relativen Übergewicht von  Treibstoffkosten oder Flugzeitkosten zu verschiedenen Flugzuständen als Ergebnis der Regelung führen können.“

Mit dem nicht-technischen Kern falle gemäß BGH die Technizität des gesamten Anspruchsgegenstands:

“Bei dieser Sachlage rechtfertigt es die Mitursächlichkeit der eingesetzten Naturkräfte nicht, der Gesamtheit der Lehre einen technischen Charakter im Sinne der zitiertet Senatsrechtsprechung zuzubilligen.“

Es sei keine neue Brauchbarkeit gelehrt:

“Der technische Charakter der beanspruchten Lehre kann entgegen der Ansicht des Bekl. weder daraus hergeleitet werden, daß es sich im Kern um eine besondere (neue) Betriebsweise (Verwendung) eines Flugzeugs handele noch daraus, daß die im Flugzeug vorhandenen Meßgeräte für den Treibstoffdurchsatz und die Geschwindigkeit eine neue Verwendung erführen.“

Dem Gegenstand des Hilfsantrags stünden dieselben Gründe entgegen.

9.4 Kernaussagen des BGH

Wie in fast jeder Entscheidung seit “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) bestätigt der BGH Patentschutz auch für nicht-technische Zwecke:

“Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, daß dieser Nutzeffekt der Lehre nicht auf technischem, sondern auf betriebswirtschaftlichem Gebiet liegt (vgl. BGH in GRUR 1966, 249 , 250 – Suppenrezept; BGH in GRUR 1967, 590 – Garagentor; BGHZ 67, 22, 25 – Dispositionsprogramm).”

Die Anwendung der Kerntheorie für die Analyse der Technizität einer Lehre sei zwingend:

“Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt. Ist Kern der Lehre die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder gar allein sinnvoll, d. h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser technischen Mittel in den Ansprüchen oder in der Patentschrift hingewiesen ist (vgl. BGH in Bl.f.PMZ 1977, 341 Prüfverfahren 3; BGH – Dispositionsprogramm; BGH – Walzstabteilung).”

Der identifizierte Kern muss direkt den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte kontrollieren:

“Vielmehr muß das Ergebnis, der kausal übersehbare Erfolg, die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte sein (vgl. BGH in GRUR 1981, 39 Walzstabteilung; BGH in GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BGH in GRUR 1975, 549 Buchungsblatt), d.h. die Verwendung technischer Mittel muß nicht nur Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sondern die beanspruchte Lehre muß in ihrem technischen Aspekt auch eine vollständige Problemlösung bieten (BGHZ 67, 22, 27 1; BGH in GRUR 1978, 420 , 422 Sp. – Fehlerortung).” 

9.5 Einordnung

Die zu prüfende Erfindung in der Entscheidung “Flugkostenminimierung” wies prinzipielle Ähnlichkeiten zur Erfindung in der Entscheidung “Walzstabteilung” (hier Entscheidung Nr. 8) auf. Beide umfassten betriebswirtschaftliche und technische Merkmale. Durch konsistente Anwendung der Kerntheorie gelangte der BGH zu ähnlichen Ergebnissen – und stand am Ende vor ähnlichen Problemen.

Die Kerntheorie zwang zur subjektiven Bewertung nicht-technischer und technischer Effekte. Was gehörte zum “Kern” der Erfindung und was “dient[e]” nur der Erfindung oder war nur “sprachliche Einkleidung” und war deshalb bei der Bewertung außer Acht zu lassen? Entsprechend des Ergebnisses war dann der gesamte beanspruchte Gegenstand – nicht nur der Kern – als technisch oder nicht-technisch zu qualifizieren.

Dadurch konnte sich – wie im vorliegenden Fall – eine Divergenz ergeben zwischen dem rechtlichen Begriff “Technizität”/”technisch” und dem herkömmlichen Sprachgebrauch bzw. dem Sprachgebrauch technischer Experten. Deutlicher als im Leitsatz konnte das kaum hervortreten. Denn dort wurde nichts anderes vorgegeben, als bestimmte automatische Steuerungsverfahren für Flugzeuge rechtlich als nicht-technisch einzustufen. Ein aus heutiger Sicht befremdliches Ergebnis.

 

10. Die BGH-Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen”, 1991

Die Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” (BGH, GRUR 1992, 36) betraf eine Erfindung zur effizienten Eingabe von chinesischen Schriftzeichen in einen Computer auf Basis phonetischer Information.

10.1 Leitsätze

Es fehlt an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der zum Patentschutz angemeldeten Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.

10.2 Streitgegenständlicher Anspruch

	Ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme,
(1)	wobei das Textsystem mindestens folgende gegenständlichen Merkmale aufweist:
(1.1)	eine Eingabetastatur,
(1.2)	eine Steuer- und Speichereinheit mit
(1.2.1)	einem ersten Speicher (SP1),
(1.2.2)	einem zweiten Speicher (SP2),
(1.2.3)	einem dritten Speicher (SP3), (1.2.4) einem vierten Speicher (SP4), (1.3) eine Anzeigeeinheit (D)
(1.4)	und/oder ein Druckwerk (DW), (2) und in den Speichern folgende Informationen gespeichert sind:
(2.1)	im ersten Speicher (SP1)
(2.1.1)	Kennzeichen von Zeichen, und zwar
(2.1.1.1)	die phonetischen Kennzeichen
(2.1.1.2)	und bedarfsweise die graphischen Kennzeichen (G)
(2.1.2)	als Adressen unter fortlaufenden Ordnungszahlen (1 bis 104 )entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens in der chinesischen Sprache,
(2.2)	im zweiten Speicher (SP2)
(2.2.1)	Zeichenfolgen (Wörter) der im ersten Speicher (SP1) gespeicherten Zeichen
(2.2.1.1)	mit mindestens zwei Zeichen,
(2.2.1.2)	nach der Häufigkeit des ersten Zeichens geordnet, (2.2.2) in jedem adressierten Speicherbereich die zu Gruppen (G1 bis G4) zusammengefaßten Zeichenfolgen,
(2.2.2.1)	wobei die Gruppen umfassen
(2.2.2.1.1)	G1 die Zeichenfolgen mit zwei Zeichen,
(2.2.2.1.2)	G2 die Zeichenfolgen mit drei Zeichen, (2.2.2.1.3) G3 die Zeichenfolgen mit vier Zeichen, (2.2.2.1.4) G4 die Zeichenfolgen mit fünf Zeichen, (2.2.2.2) und innerhalb jeder Gruppe die Zeichenfolgen jeweils nach Häufigkeit geordnet sind,
(2.2.2.3)	als Kombination der Ordnungszahlen (1 bis 104 ), die die Adressen des ersten Speichers bilden,
(2.3)	im dritten Speicher (SP3)
(2.3.1)	Informationen (TZN, TZL) für Teilzeichen (TZ), die ein Zeichen bilden,
(2.3.2)	unter den Adressen (1 bis 104 ) des ersten Speichers (SP1),
(3)	mit folgenden Verfahrensschritten:
(3.1)	mittels der Tasten der Eingabetastatur (ET) werden sowohl für Einzelzeichen als auch für Wörter bildende Zeichenfolgen eingegeben:
(3.1.1)	phonetische Kennzeichen (PV, PE, B),
(3.1.2)	und/oder graphische Kennzeichen (G), (3.2) im ersten Speicher findet entsprechend den eingegebenen Kennzeichen (PV, PE, B, G) jeweils ein assoziativer Suchvorgang nach zugehörigen Zeichen statt,
(3.3)	die Adressen (ADR) der dabei ermittelten Zeichen werden als Ordnungszahlen (1 bis 104 ) festgestellt,
(3.4)	mit einer solchen Adresse (1 bis 104 ) werden der zweite und der dritte Speicher (SP2, SP3) angesteuert,
(3.5)	nach Adressierung eines Bereichs im zweiten Speicher (SP2) durch die dem ersten Zeichen einer Gruppe (G1 bis G4) zugeordnete Adresse (z.B. 99) werden
(3.5.1)	die Kombination jeweils einer Gruppe (G1 bis G5) von Zeichen ausgelesen und
(3.5.2)	aufeinanderfolgend verglichen mit den Adressen weiterer Zeichen (z.B. 99/13), die ermittelt worden sind
(3.5.2.1)	im ersten Speicher (SP1)
(3.5.2.2)	aufgrund aufeinanderfolgender Eingabe weiterer Kennzeichen (PV, PE, B, G),
(3.6)	bei positivem Vergleichsergebnis dient die ermittelte Kombination (z.B. 99/13) zur Adressierung des dritten Speichers (SP3),
(3.7)	die aus den adressierten Bereichen (z.B. 99, 13) des dritten Speichers (SP3) ausgelesene Information (TZN, TZL) dient zur Adressierung des vierten Speichers (SP4),
(3.8)	über den vierten Speicher (SP4) werden die der ermittelten Kombination (z.B. 99, 13) entsprechenden Informationen (DI) angeboten
(3.9)	der Anzeigeeinheit (D)
(3.10)	und/oder dem Druckwerk (DW).

10.3 Streitverlauf

Vorliegend wurde ein Patent von der Prüfungsstelle mangels Technizität des Gegenstandes des Hauptanspruchs versagt. Das BPatG bestätigte diese Entscheidung. Auf die Rechtsbeschwerde bestätigte auch der BGH die Entscheidung des Patentamtes.

Das BPatG hatte nach Anwendung der Kerntheorie den Erfindungsgedanken in einer Organisation- und Verarbeitungsregel gesehen. Diese stelle sich nur als Computerprogramm für ein Textsystem dar.

Der technischer Vorteil, nämlich die Verringerung von Zugriffszeit und die Erhöhung der Geschwindigkeit des Berechnungsvorgangs in einem Computer mache ein nicht-technisches System nicht zu einem technischen. Weder sei ein erfinderischer Aufbau noch eine erfinderische Benutzung gelehrt. Lediglich eine Informationsverarbeitung ohne Auswirkung auf die physikalische Umwelt finde statt. Die Erfindung erschöpft sich in der vorteilhaften Ermittlung von chinesischen Schriftzeichen auf Basis ihrer phonetischen Merkmale. Dies sei jedoch allein eine gedanklich-logische Anweisung, welche durch Verwendung technischer Mittel nicht technisch werde.

Das BPatG erkannte darin eine Software “als solche”, gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981.

Die Anmelderin beschwerte sich. Das BPatG habe mittels der Kerntheorie die Erfindung zu stark abstrahiert. Es habe die spezifischen Anweisungen zu Speicherverwaltung sowie Such- und Adressiervorgängen und zur Ansteuerung des Druckwerks zu wenig gewürdigt. Für die Technizität des Verfahrens spreche auch dessen Realisierbarkeit durch eine festverdrahtete Schaltungsanordnung.

Der BGH folgte dem nicht und gab dem BPatG Recht.

Dabei sah der BGH das der Erfindung zugrunde liegende Problem als eine Reduktion des Speicherplatzbedarfs bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit, insbesondere durch Verringerung der Zugriffszeiten des ausführenden Computers.

Mangels einer gesetzlichen Grundlage für Technizität verwies der BGH auf die eigene Rechtsprechung:

“Ebenso wie § 1 PatG 1968 verhält sich die auf die Anmeldung anwendbare Regelung nicht darüber, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird. Der beschließende Senat hat dies für die vor Inkrafttreten des harmonisierten Patentrechts geltende Rechtslage in ständiger Rechtsprechung bejaht (BGHZ 52, 74 ff. 1 – Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 ff. 2 – Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1986, 531 , 533 Flugkostenminimierung). Er hat dies damit begründet, daß der Begriff der Technik das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen sei, denen Patentschutz nicht zukomme (BGHZ 67, 22, 33 2 – Dispositionsprogramm). Hieran hat das PatG 1981 nichts geändert.“

“So sehen das auch die Beschwerdekammern des EPA: sie verlangen, daß der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln löse oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste (CR 1991, 21 ff. – Schriftzeichenform/SIEMENS; GRUR Int. 1990, 465 ff. – Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM)“.

Der BGH prüfte das betreffende Auschlusskriterium in § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981 nicht mehr. Denn er sah Technizität der Erfindung nicht gegeben an.

Gemäß der Kerntheorie analysierte er:

“Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. Dieses Ordnungssystem ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit auf technischem Gebiet befinden“.

“Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind für den Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung.“

“Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der verarbeiteten Daten.“

Ausdrücklich grenzte sich der Senat von der am gleichen Tag ergangenen Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung Nr. 11) ab:

“Im Gegensatz zu dem der zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung bestimmten Entscheidung “Seitenpuffer” vom selben Tage (X ZB 13/88 3 ) zugrunde liegenden Sachverhalt betrifft die Lehre der vorliegenden Anmeldung nicht die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, da sie nicht darin besteht, das unmittelbare  Zusammenwirken ihrer Elemente zu ermöglichen.“

Nochmals formuliert er rigoros nach der Kerntheorie:

“Die im Patentanspruch genannten gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der Lehre nicht das entscheidende Gepräge, die mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der verarbeiteten Daten steht und fällt.”

10.4 Kernaussagen des BGH

Die vom BPatG getroffene Aussage, dass ein technischer Vorteil (Speicherplatzreduktion, Zugriffszeitverringerung, etc.) ein nicht-technisches Programm nicht zu einem technischen mache, blieb vom BGH unkommentiert.

Die Kerntheorie sei die maßgebliche Methode zur Analyse der Technizität einer Erfindung. Technizität stellt ein notwendiges Kriterium für die Patentierbarkeit einer Erfindung dar.

10.5 Einordnung

Die Argumente der Patentinhaberin trafen die Kerntheorie an einer schwachen Stelle. Mit welchen Merkmalen die beanspruchte Erfindung “steht und fällt” und welche Merkmale von “untergeordneter Bedeutung” sind wurde nicht anhand objektiver Kriterien festgestellt. Die Entscheidung, ob eine Erfindung technisch oder nicht-technisch ist, basierte letztendlich auf einer subjektiven, kaum vorhersagbaren Abstraktion des in der Patentanmeldung beschriebenen Gegenstandes durch den BGH (oder, falls der Rechtsstreit nicht bis dorthin vordrang, durch das BPatG oder durch das Deutsche Patentamt).

Unklarheit bestand auch über die weitere Prüfung des mittels Kerntheorie identifizierten Erfindungskerns. Das BPatG hatte den identifizierten Erfindungskern auf Basis des Ausschlusskriteriums gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981 von einer Patentierung ausgeschlossen, weil es darin ein Computerprogramm “also solches” erkannte (auch wenn ein “solches” nicht allein beansprucht war). Der BGH hingegen prüfte den Erfindungskern gemäß richterrechtlicher Technizität und ließ das Ausschlusskriterium dahinstehen.

Auch die vom BGH unwidersprochene BPatG-Aussage, dass ein technischer Vorteil ein nicht-technisches Programm nicht zu einem technischen mache, erscheint zumindest aus heutiger Sicht verwirrend. Denn der technische Vorteil wird aus dem Betreiben des Computers mit dem Programms erzeugt, nicht aus dem Programm alleine. Der Vorteil könnte – wie von der Patentinhaberin vorgetragen – auch durch einen Schaltungsaufbau komplett in Hardware erreicht werden – würde auch dann ebenfalls keine Technizität vorgelegen haben? Ohne weitere Erläuterung war diese Aussage des BPatG jedenfalls unbefriedigend.

 

11. Die BGH-Entscheidung “Seitenpuffer”, 1991

Die Entscheidung “Seitenpuffer” (BGH, GRUR 1992, 33) wurde am gleichen Tag wie die zuvor beschriebene Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” veröffentlicht. Die Ergebnisse der Prüfung nach der Kerntheorie waren jedoch unterschiedlich.

11.1 Leitsätze

1. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (Ergänzung zu BGHZ 67, 22, 291, Dispositionsprogramm).

2. Ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in einer bestimmten Ladestrategie für einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher (Seitenpuffer) besteht, betrifft die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche; es enthält die Anweisung, die Elemente einer Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen.

3. Ob eine Lehre zum technischen Handeln vorliegt, hängt nicht davon ab, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

11.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Verfahren zum Betreiben eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystems einer simultan mehrere Prozesse bearbeitenden datenverarbeitenden Anlage,
b)	dessen zwei niederste Speicherstufen aus einem alle Daten der simultan ablaufenden Prozesses enthaltenden Hauptspeicher
c)	und aus einem nur eine Auswahl von Speicherseiten umfassenden Seitenpuffer bestehen,
d)	zu dem gesteuert durch eine Speichersteuereinheit bevorzugt zugegriffen wird und in den eine bei einem Speicherzugriff fehlende Speicherseite übertragen wird, dadurch gekennzeichnet,
e)	daß beim Ablauf eines Prozesses jede Anforderung auf einen Speicherzugriff zum Seitenpuffer (SSP) in der Speichersteuereinheit (SST) durch Zwischenspeichern der Adresse (MA, SLP) der ausgewählten Speicherseite (Sm; m = 1 bis 32) registriert und damit der aktuelle Speicherbereich des laufenden Prozesses ermittelt wird,
f)	daß die zwischengespeicherten Seitenadressen bei einem Prozeßwechsel in den Hauptspeicher (HSP) übertragen werden,
g)	daß bei einer späteren erneuten Aktivierung des Prozesses durch einen Prozessor (ZP) der datenverarbeitenden Anlage aus dem Hauptspeicher zunächst die Information über den bisher aktuellen Speicherbereich ausgelesen und mit diesen gespeicherten Seitenadressen sequentiell die zugeordneten Speicherseiten im Hauptspeicher ausgewählt und in den Seitenpuffer übertragen werden,
h)	sofern sie inzwischen beim Verarbeiten anderer Prozesse daraus verdrängt wurden und
i)	daß nach dem Bereitstellen des bisher aktuellen Speicherbereichs des zu aktivierenden Prozesses im Seitenpuffer dieser Prozeß unbehindert durch Seitenwechselanforderungen abläuft, solange sich der aktuelle Speicherbereich nicht ändert,
j)	wobei solche durch Anforderungen bisher nicht benötigter Speicherseiten bedingten Änderungen des aktuellen Speicherbereichs wieder in der Speichersteuereinheit registriert werden.

11.3 Streitverlauf

Das Patent wurde im Einspruchsverfahren mangels Technizität versagt. In der Einspruchsbeschwerde hatte das BPatG den Mangel an Technizität bestätigt. Es war der Meinung, wie in der Entscheidung “Dispositonsprogramm” sei die Lehre auf die Auswahl, Gliederung und Zuordnung von Informationen gerichtet und erschöpfe sich in einer gedanklich-logischen Anweisung in Form einer Organisationsregel.

Der Rechtsbeschwerde vor dem BGH war auch der Präsident des DPA beigetreten – auf Seiten der Patentinhaberin.

In der Rechtsbeschwerde argumentierte die Patentinhaberin, durch die Festlegung der Reihenfolge der Mikrobefehle und der Aneinanderreihung zu Programmen (Software) ergäben sich bei ein und derselben Geräteanordnung (Hardware) die verschiedendsten schaltungstechnischen Möglichkeiten, ohne daß die noch bestehende Verdrahtung (Hardware) als solche geändert werden müsse. Dieselbe schaltungstechnische Lösung könne als fest verdrahtete Anordnung oder als programmierte Anordnung verwirklicht werden. Die Anmelderin meinte, es dürfe keine Rolle spielen, ob nur die Hardware, nur die Software oder beide eine Problemlösung verwirklichten.

Zudem erschöpfe sich die Lehre nicht in einer bloßen Organisationsregel, weil deren Umsetzung in der Datenverarbeitungsanlage eine Steuerungsfunktion innerhalb des beanspruchten Verfahrens auslöse. Damit sei eine neue Brauchbarkeit der Datenverarbeitungsanlage verbunden.

Der Präsident des DPA trug zum bestimmungsgemäßen Gebrauch einer bekannten Anlage vor. Für neue oder sogar erfinderische Programmabläufe einer bekannten Anlage könne kein bestimmungsgemäßer Gebrauch stattfinden. Dies wäre ein Widerspruch in sich. Konsequenterweise wäre ein neuer Programmablauf (i.e. eine neue Fähigkeit oder eine neue Nutzung des Computers) auch immer ein neuer Gebrauch eines Computers und damit technisch.

Der BGH sah die Erfindung ausgehend von dem Problem…

“… den Seitenpuffer einer simultan mehrere Prozesse bearbeitenden Datenverarbeitungsanlage mit einem hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystem, auf den schnell zugegriffen werden kann, der aber nur über eine begrenzte Speicherkapazität verfügt, optimal für die gerade zu bearbeitenden Prozesse mit  Speicherseiten aus dem alle Daten enthaltenden Hauptspeicher zu belegen, auf den nur ein langsamerer Zugriff möglich ist.“

Auf Basis dieses Problems und auf Basis der Technikdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) kassierte der BGH die Auffassung des BPatG und stellte Technizität der beanspruchten Erfindung fest.

11.4 Kernaussagen des BGH

In der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) hatte der BGH ausgeführt, die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur dann patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen.

Diese Aussage bedürfe laut BGH der Klarstellung.

“Für die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt hat, ist ohne Bedeutung, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht.“

Eine DV-Anlage mit einer besseren Ausnutzung des Arbeitsspeichers oder mit kürzeren Speicherzeiten ist technisch:

“Zwar ist nicht erkennbar, daß sich durch die beanspruchte Lehre für die Datenverarbeitungsanlage  Einsatzmöglichkeiten zu anderen als den bisher gegebenen Zwecken eröffnet hätten; die Anmelderin macht das auch nicht geltend. Die Lehre ermöglicht es aber, eine Datenverarbeitungsanlage unter besserer Ausnutzung des Arbeitsspeichers und mit kürzeren Speicherzugriffszeiten zu betreiben. Da dies durch die unmittelbare Benutzung der Elemente der Datenverarbeitungsanlage auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt, kann der technische Charakter der Lehre nicht verneint werden.“

11.5 Einordnung

Mit seiner Klarstellung, dass Technizität und Neuheit/Erfindungshöhe unabhängig voneinander zu betrachten sind, brach der BGH mit einer in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellten Anforderung, nämlich der Beitragstheorie. Die Abkehr von der Beitragstheorie hatte er schon fünf Jahre zuvor in der Entscheidung “Antiblockiersystem” formuliert – damals allerdings nicht in einem Leitsatz.

Auch die Verwendung der Kerntheorie wird in dieser Entscheidung nicht besonders herausgestellt. Die Kerntheorie verkürzte er auf die Anforderung das Kriterium der Technizität (gemäß “Rote Taube) bei Rechen- und Organisationsregeln unabhängig ihrer sprachlichen Einkleidung zu prüfen:

“[Der Senat] hat eine Lehre zum technischen Handeln in einer Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs gesehen, und dies bei bloßen Rechen- und Organisationsregeln unabhängig von ihrer sprachlichen Einkleidung verneint (BGHZ 67, 22, 27 1 – Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1977, 657 , 658 Straken; GRUR 1978, 102 f. – Prüfverfahren; GRUR 1980, 849 f. Antiblockiersystem; BGHZ 78, 98 f. 3 – Walzstabteilung; GRUR 1986, 531 , 533 Flugkostenminimierung). An diesen Grundsätzen hält er fest.“

Die Kerntheorie war also nicht mehr der umfassende Ausgangspunkt zur Prüfung der Technizität wie noch in der Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” zuvor.

 

12. Die BGH-Entscheidung “Tauchcomputer”, 1992

Die Entscheidung “Tauchcomputer” (GRUR 1992, 430) bildet den Abschluss des zweiten Teils dieser Retrospektive. Mit ihr wurden die Beitragstheorie nochmals und die Kerntheorie erstmals aufgegeben. Sie bildet damit eine Zäsur in der Geschichte der Rechtssprechung zu Softwarepatenten.

12.1 Leitsätze

1. (nicht zu Technizität)

2. Wer Tiefenmesser, Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema), d. h. in Abhängigkeit der anzuzeigenden Gesamtauftauchzeit von durchtauchten Tiefen und Zeiten, betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen, gibt eine Lehre zum technischen Handeln.

3. Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, so ist bei deren Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.

12.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchganges, wie z. B. aktuelle Tiefe, maximal getauchte Tiefe, bisherige Tauchzeit oder dergleichen, die über
b)	wenigstens einen Speicher für die Dekompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen und -zeiten, und
c)	eine Auswerte- und Verknüpfungsstufe für die gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit den im Speicher gespeicherten Werten angesteuert ist, dadurch gekennzeichnet,
d)	daß in jedem Zeitpunkt des Tauchganges die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtauftauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte anzeigbar ist und/oder
e)	eine Wandlereinrichtung (5) für die Umwandlung der jeweils aktuellen Grundzeit (Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe in die dieser neuen Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit vorgesehen ist, die jener Zeit entspricht, während welcher der Taucher sich an der maximalen Tiefe seines Tauchprofiles befunden hätte.

12.3 Streitverlauf

Auf eine Nichtigkeitsklage hin widerruf das BPatG das Patent, weil es die beanspruchte Lehre als nicht technisch erachtete. Dabei argumentierte es auf Basis der Beitragstheorie und der Kerntheorie:

“Es handele sich lediglich um eine bisher nicht vorgenommene Interpretation des Tauchganges. Das Auffinden und Nutzen eines bisher nicht erkannten Informationsgehalts der Tauchtabellen sei im Kern ein untechnisches Denkschema. Das Gebiet der Technik werde erst nach der Lösung des eigentlichen Problems betreten, die im Auffinden der Auswertemethode für Tauchtabellen bestehe.”

Auch das letzte Merkmal e), welches definiert, wie die Gesamtauftauchzeit von den Durchlauchten Tiefen und Zeiten abhängt…

“… sei im Kern nur ein besonderes Vorgehen beim Auswerten der Tauchtabellen. Auch wenn das mittels der bei Tauchcomputern bereits vorhandenen Wandlereinrichtung erfolgen solle, liege der Kerngedanke auch hier in der besonderen Interpretation und Auswertung der aus den Tauchtabellen stammenden Daten, was nicht zum Gebiet der Technik gehöre.“

Die beanspruchten technischen Mittel erachtete das BPatG nur als eine Umschreibung, die nicht den Kern der Erfindung bilde:

“Die genannten technischen Mittel vom Tiefenmesser bis zur Anzeige dienten nur als Grundlage für die den Kern der Erfindung bildende besondere Art und Weise der Interpretation und Auswertung bekannter Tauchtabellen. Auch die automatische Ermittlung und Anzeige der Gesamtauftauchzeit begründe keinen technischen Charakter des Patentgegenstandes, sondern sei nur die andersartige Interpretation und Auswertung der Tauchtabellen, bei der der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte keine Rolle spiele.“

Der BGH kritisierte dieses Vorgehen des BPatG mit deutlichen Worten:

“Diese Betrachtung des Erfindungsgegenstandes ist zu einseitig auf die neuartige Berechnung der Gesamtauftauchwerte anhand der Dekompressionsparameter fixiert. Sie zieht nicht gebührend die gesamten technischen Mittel vom Tiefenmesser über die Speicher und Wandler bis zur Anzeige in Betracht, die die Dekompressionsbedingungen automatisch anzeigen.“

Beansprucht sei laut BGH vielmehr eine enge Beziehung der Rechenregel (Programm, Denkschema) mit denen im Anspruch genannten Mitteln, wie Anzeige, Speicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandler, Tiefen- und Zeitmesser.

Der BGH erkannte eine technische Lehre:

“[Der BGH] sieht eine Lehre zum technischen Handeln darin, daß mit einem Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) ermöglicht wird, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit anzuzeigen.“

12.4 Kernaussagen des BGH

Wie auch in der vorherigen Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung Nr. 11) wies der Beitragstheorie zurück (vgl. 3. Leitsatz):

“Der ständige Blick des BPatG auf das, was bekannt war, und auf das, was neu oder neuartig war, hat den Blick auf eine unbefangene Wertung verstellt.“

Der BGH mahnte ausdrücklich bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit den gesamten Anspruchsgegenstand zu prüfen, inklusive nicht-technischer Merkmale, wenn diese mit technischen Merkmalen “verknüpft” sind:

“Bei der Prüfung von Erfindungen, die Merkmale technischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art verknüpfen, auf erfinderische Tätigkeit muß der genannte Erfindungsgegenstand unter Einschluß der etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Es darf der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, d. h. Naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen besteht. Das bedeutet im vorliegenden Falle, daß auch die neuartige Rechenregel, die das BPatG als neue Interpretation an sich bekannter Tauchtabellen (Denkschema) bezeichnet hat, zusammen mit den technischen Merkmalen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen ist.“

12.5 Einordnung

In der Entscheidung “Tauchcomputer” wies der BGH nochmals die Beitragstheorie zurück. Dies hatte er zwar schon in der Entscheidung “Antiblockiersystem” (hier Entscheidung Nr. 7) und – per Leitsatz – in der Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung 11) getan. Allerdings schien das BPatG dieser neuen Vorgabe noch nicht folgen zu wollen.

Als rechtliche Innovation verabschiedete er erstmals auch die Kerntheorie. Er mahnte ausdrücklich bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit den gesamten Anspruchsgegenstand zu prüfen, inklusive nicht-technischer Merkmale, wenn diese mit technischen Merkmalen “verknüpft” sind. Mit dieser Wortwahl stellte er sich direkt gegen den Leitsatz seiner vorherigen Entscheidung “Flugkostenminimierung” (hier Entscheidung Nr. 9).

Damit waren die zwei wesentlichen Prüfungsmethodiken, die durch die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1) eingeführt wurden, Geschichte. Eine neue Methodik war noch nicht vollständig formuliert. Allerdings hatte zukünftig die Feststellung einer Erfindung auf Basis aller Anspruchsmerkmale zu umfassen, sofern diese technisch oder mit technischen Merkmalen verknüpft waren.

Nach der wegweisenden Entscheidung “Tauchcomputer” ruhte die Rechtsprechung zu Softwarepatenten einige Jahre. Der dritte Teil der Retrospektive wird mit einer Entscheidung aus dem Jahr 1999 beginnen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

Softwarepatente bewegen die Welt. Oft umstritten basiert heute ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug, sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In dem Beitrag, der sich auf drei Teile erstreckt, wird die Entwicklung der deutschen Rechtsprechung zu Softwarepatenten bis zum Jahr 2007 rekapituliert. In dieser ersten Phase wurden wesentliche Beiträge für die Patentierung von Software erarbeitet. Die Retrospektive beginnt mit der Entscheidung “Rote Taube” aus dem Jahr 1969 und endet mit der Entscheidung “Renatbilitätsermittlung” aus dem Jahr 2004. Die Entscheidungen bilden die Grundlage für die Gesetzesänderung im Jahr 2007 nach der Patente nur “auf allen Bereichen der Technik” zu erteilen sind.

Insgesamt werden 19 BGH-Entscheidungen vorgestellt. Die inhaltliche Analyse umfasst die Leitsätze, die strittigen Patentansprüche, den Streitverlauf sowie die vom BGH geäußerten allgemeinen Aussagen. Ziel ist es, soweit wie möglich am originalen Sachverhalt zu bleiben und die Bewertung durch den BGH zu analysieren.

Information für die Bewertung aktueller Fälle lässt sich daraus vor allem prinzipiell entnehmen. Die Rechtsprechung hat sich auch nach dem Jahr 2007 weiterentwickelt. Dies wird in anderen Blog-Artikeln zu behandeln sein.

Aus der Retrospektive lassen sich Argumente identifizieren, welche bis heute ihre Wirkung entfalten. Manche haben es bis zur Entscheidung G 1/19 des Europäischen Patentamtes geschafft. Der jüngsten höchstrichterlichen Entscheidung auf diesem Gebiet. Zudem werden richterrechtliche Anforderungen und Prüfungsmethoden, wie die Kerntheorie und die Beitragstheorie, gewürdigt, die im Zuge der Entwicklung der Rechtssprechung aufgegeben wurden. Die Gründe dafür liefern ebenfalls wichtige Informationen für die aktuelle Diskussion.

Der Anteil Richterrecht bei der Frage, ob eine Softwareerfindung patentfähig ist, ist groß. Der Gesetzgeber gab und gibt kaum konkrete Anforderungen vor, nach denen geprüft werden kann, ob eine Softwareerfindung dem Patentschutz (oder Gebrauchsmusterschutz) zugänglich ist. Die o.g. Einschränkung auf technische Gegenstände fehlte bis 2007 gar. Dadurch existierte und existiert eine Regelungslücke, die schwer zu füllen ist. Voraussetzung dafür ist jedenfalls ein zu Rechtssprechung geronnener Erkenntnisprozess, der – wie diese Retrospektive zeigt – eine zeitgemäße Auffassung von Technik in seinen vielen Nuancen reflektiert. Dieser kann niemals abgeschlossen sein.

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Aufgrund der Anzahl der vorgestellten Entscheidungen, erstreckt sich der Beitrag auf drei Teile. Diese können als einzelne Blog-Beiträge aufgerufen werden.

In Teil 1 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden sieben Entscheidungen zwischen 1969 bis 1980 vorgestellt. Dabei wird die Verwendung und die Einschränkung der berühmten Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” deutlich, die nicht auf Software gerichtet war. In der wohl ersten Software-spezifischen Entscheidung “Dispositionsprogramm” werden die Kerntheorie und die Beitragstheorie formuliert und in den nachfolgenden Entscheidungen verwendet. In der letzten Entscheidung “Antiblockiersystem” wird die Beitragstheorie wieder aufgegeben. Sie hatte sich nicht bewährt. Die Kerntheorie sollte dieses Schicksal erst später erleiden.

In Teil 1:

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2 (hier verlinkt):

8. Walzstabteilung, 1981
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Tauchcomputer, 1992
12. Seitenpuffer, 1992
13. Automatische Absatzsteuerung, 1999

In Teil 3 (hier verlinkt):

14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
18. Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

0. Gesetzliche Grundlagen der Patentierbarkeit von Software

Die gesetzlichen Grundlagen der Patentierbarkeit von Software ergaben und ergeben sich aus § 1 PatG.

Die gleich Anfangs erwähnte grundsätzliche Einschränkung in der aktuellen Gesetzesfassung, gemäß der Patente (nur)

“auf allen Gebieten der Technik erteilt“

werden, war in der betrachteten Phase noch nicht Teil des Gesetzes. Diese Einschränkung ist erst seit dem 13. Dezember 2007 gesetzlich. Bis dahin waren grundsätzlich allein die Anforderungen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen.

Im dritten Absatz von § 1 PatG waren bereits im betrachten Zeitraum beispielhafte Gegenstände aufgezählt, die nicht als Erfindungen gemäß dem ersten Absatz gelten. Darunter befinden sich:

“Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen“.

Der vierte Absatz von § 1 PatG stellt klar, dass die im dritten Absatz ausgeschlossenen Gegenstände nur “als solche” vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

 

1. Die BGH-Entscheidung “Rote Taube” von 1969

Die Entscheidung “Rote Taube” (BGH, GRUR 1969, 672) hat sich zu einer der wichtigsten Entscheidung für die Patentierung von Software entwickelt. Dabei thematisiert sie biologische Erfindungen und geht auf Software oder Computer nicht ein. Doch die im ersten Leitsatz verlautbarte Definition von Technizität stellt bis ein oft genutztes Kriterium dar, um zu beurteilen, ob eine Erfindung dem Patentschutz zugänglich ist oder davon ausgeschlossen bleibt.

1.1 Leitsätze

1. Dem Patentschutz zugänglich ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal überseh­baren Erfolges; auch die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen ist nicht grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlos­sen.

2. Notwendige Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens ist seine Wiederholbarkeit.

1.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder,
b)	die gegenüber anderen Tauben gleicher Farbe wesentlich größer ist,
c)	eine wesentlich größere Spannweite der Flügel aufweist,
d)	deren Gefiederfarbe wesentlich verschönt und verintensiviert ist und
e)	deren Ballon im Verhältnis zur Körpergröße extrem groß ist,
f)	bei dem ein “Altdeutscher Kröpfer” in erster Stufe mit einer “Roten Römertaube” gekreuzt wird,
g)	die aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Tauben auf Größe und Farbe selektioniert werden,
h)	ein ausgewähltes Produkt dieser Kreuzung in zwei­ter Stufe mit einem “Roten Hessenkröpfer” gekreuzt wird und
i)	die aus dieser Kreu­zung nach abermaliger Auslese hervor­gegangene Taube in dritter Stufe mit einem “Altdeutschen Kröpfer” rückgekreuzt wird.

1.3 Streitverlauf

Im vorliegenden Fall wies die Prüfungsstelle die Anmeldung mangels “technischer Maßnahmen” des beanspruchten Gegenstandes ab. Die daraufhin eingelegte Beschwerde wies das BPatG ebenfalls ab.

Auf die Rechtsbeschwerde stellte der BGH jedoch Technizität des angemeldeten Gegenstandes fest. Er führte an, dass der Begriff “technisch” zur Definition einer Erfindung im Patentgesetz (a.F. siehe oben in Abschnitt 0) nicht gebraucht wird. Allein implizit könne Technizität als Anforderung daraus geschlussfolgert werden, dass “technische Mitglieder” des Patentamts in einem Bereich der “Technik” verständig sein müssten.

Dabei ging es im vorliegenden Fall nicht um eine Abgrenzung von technischen zu geistigen oder künstlerischen Leistungen:

“Im vorliegenden Falle geht es nicht um den Gegensatz des Technischen zur Welt des rein Geistigen (Anweisung an den menschlichen Geist, reine Erkennt­nisse, wissenschaftliche Lehren) oder zur Kunst (Urheberrecht, Geschmacksmuster usw.), sondern um die Frage, ob auch die Erscheinungen und Kräfte der belebten Natur dem Bereich des Technischen gleichbe­handelt werden können.“

Letztendlich versagte jedoch auch der BGH eine Patentierung, weil es der beanspruchten Lehre an der erforderlichen Wiederholbarkeit mangelte (vgl. 2. Leitsatz).

1.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Eine zeitgemäße Auslegung des Begriffs Technik sah der BGH als notwendig an:

“Dabei ist wiederum nicht ent­scheidend, was der Gesetzgeber im Jahre 1877 unter “Technik” verstanden hat, sondern wie die biologischen Erscheinungen und Kräfte nach dem heutigen Stande der Wissenschaft zu verstehen und einzuordnen sind.“

Die bisherige Begrenzung auf physikalische und chemische Mittel als technische Mittel sei nicht mehr zeitgemäß:

“Diese damalige Auffassung kann jedoch heute bei der Auslegung des Patentgesetzes nicht mehr maßgebend sein, weil sich inzwischen Naturwissenschaft und Technik ganz erheblich geändert haben, insbesondere z.B. die Landwirtschaft weitgehend technisiert worden ist, die chemischen Verfahren weitgehend berechen­bar geworden sind und auch die biologischen Er­scheinungsformen und Kräfte seit langem in den Be­reich exakter naturwissenschaftlicher Forschung einbezogen worden sind.“

“Jedenfalls führt die Er­kenntnis, daß nach heutiger Sicht auch biologische Verfahren für einen bestimmten Erfolg kausal und da­mit berechenbar und beherrschbar sein können, zu einer Abwandlung früherer Umschreibungen in der Richtung” des ersten Leitsatzes.

Damals war man also bemüht auf Basis einer zeitgemäßen Definition alle kontrollierbaren Naturerscheinungen in den Patentschutz miteinzubeziehen. Erklärtes Ziel war, zeitgenössischen Technologien Patentschutz zu ermöglichen.

1.5. Einordnung

Die im Leitsatz der Entscheidung formulierte Technikdefinition gilt auch heute noch als erster Anlaufpunkt für die Prüfung einer beanspruchten Lehre auf Technizität.

Sowohl der deutsche Gesetzgeber als auch die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens hatten eine Legaldefinition abgelehnt mit dem Hinweis eine Konkretisierung dessen, was als technisch angesehen wird, müsse offengehalten werden, um gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen zu können. Unter dieser Bedingung hatte auch der BGH in dieser Entscheidung seine Definition aufgestellt. Die Zeitabhängigkeit ist ein untrennbares Merkmal jeder Technikdefinition.

Sollte eine Erfindung nicht unter eine geltende Definition von Technik subsumierter sein, müsste diese folglich auch immer daraufhin geprüft werden, ob sie eine aktualisierte, zeitgemäßere Technik-Definition erfüllt.

 

2. Die BGH-Entscheidung “Dispositionsprogramm” von 1976

Die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (BGH GRUR 1977, 96) bildet den eigentlichen Ausgangspunkt der Rechtssprechung zu Softwarepatenten. Sie stellte wesentliche Methodiken bereit, die in den nachfolgenden Entscheidungen aufgegriffen, bestätigt und konkretisiert wurden. Zudem lenkte sie den Fokus auf Technizität als das wesentliche Kriterium zur Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht-patentierbaren Softwarerfindungen.

2.1 Leitstatz

Organisations- und Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind nicht patentfähig.

2.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Verfahren zum Ermitteln von Veränderungen einer Vielzahl von Hauptgrößen und Teilgrößen, aus denen sich die Hauptgrößen stufenweise zusammen­setzen,
b)	mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage,
c)	die mindestens je zwei externe Speichereinheiten auf der Eingabe- und auf der Ausgabeseite besitzt, wobei
d)	in der ersten, der Eingabeseite zugeordneten Speichereinheit, dem sogenannten Bestandsspeicher, satzweise die wesentlichen Bestandsdaten jeder zu verarbei­tenden Größe, geordnet in der Reihenfolge ihrer Adressen,
e)	in der zweiten, ebenfalls der Eingabe­seite zugeordneten Speichereinheit, dem Bewe­gungsspeicher, die zugehörigen Bewegungsdaten satzweise und mit übereinstimmenden Bezugsadressen bezeichnet in beliebiger Reihenfolge, und
f)	in einer dritten, der Ausgabeseite der datenverarbeitenden Anlage zugeordneten Speichereinheit, dem sogenannten Ergebnisspeicher, die neuen berichtigten Bestands­daten gespeichert werden, dadurch gekennzeichnet,
g)	daß in dem Bestandsspeicher (Ml) in bezug auf die Gliederung der Hauptgrößen in untergeordnete Teil­ größen gleichwertige Bestandssätze einen Abschnitt bilden, die Abschnitte nach der Rangordnung der Gliederung hintereinander angeordnet sind und
h)	jeder Abschnitt wiederum in Blöcke unterteilt ist, deren Größe von der verfügbaren Speicherkapazität eines internen Arbeitsspeichers der datenverarbei­tenden Anlage abhängt,
i)	wobei in den so geordneten und durch eine entsprechend ausgebildete Adresse bezeichneten Bestandssätzen neben den Bestands­daten der entsprechenden Größe auch die Anzahl und die Adresse der nachgeordneten Teilgrößen enthalten sind,
j)	daß aus dem externen Bestandsspeicher (MI) jeweils ein Block von Bestandssätzen (1) und anschließend aus dem Beweguingsspeicher (M2) nacheinander sämt­liche Bewegungsdaten (2) in den internen Arbeits­speicher eingelesen werden und
k)	dabei auf Grund der Adresse jedes Satzes der Beweguingsdaten festge­stellt wird, ob er einem der in den Arbeitsspeicher eingelesenen Bestandssätze zuzuordnen ist (3, 5) und in diesem Fall in ein Datenfeld des entsprechen­ den Bestandssatzes aufgenommen wird (6) oder nicht und dann in eine vierte, der Ausgabeseite der daten­verarbeitenden Anlage zugeordnete externe Speicher­einheit, den sogenannten Hilfsspeicher (M 4), über­tragen wird (4), daß
l)	nach dem Auslesen sämtlicher in dem Bewegungsspeicher (M 4 /richtig: M 27) ge­speicherter Bewegungsdaten (7) durch Verarbeiten der Bestandssätze des im Arbeitsspeicher gespeicher­ten Blockes unter Berücksichtigung der Bewegungsdaten die Veränderungen der entsprechenden Größen ermittelt (8), dabei neu aufgetretene Bewegungs­daten von untergeordneten Teilgrößen als Sätze mit neuen Bewegungsdaten ebenfalls in den Hilfs­speicher (M 4) übertragen (9) und
m)	die verän­derten Bestandssätze in dem Ergebnisspeicher (M3) gespeichert werden,
n)	daß vor dem Einlesen des nächsten Blocks von Bestandssätzen in den Arbeitsspeicher der Bewegungsspeicher (M2) und der Hilfsspeicher (M 4) in ihrer Wirkungsweise gegeneinander ausgetauscht werden (12) und
n)	dieser Zyklus so lange fortgesetzt wird, bis sämtliche Bestandssätze abgearbeitet sind (11).

2.3 Streitverlauf

Das Patent betraf ein Computerprogramm, welches in Verbindung mit einem Computer, der einen Bestandspeicher, einen Bewegungsspeicher, einen Hilfsspeicher und einen Ergebnisspeicher aufwies, verschiedene abstrakte Datensätze auf Basis festgelegter Parameter strukturierte und den vier Speichern zuwies.

Neuheit und Erfindung lagen nach Darlegungen der Anmelderin allein auf der Organisations- und Rechenregel und nicht in den spezifischen Verbindungen mit der Computerhardware.

Die Anmelderin beschwerte sich, das BPatG habe der Beantwortung der Frage, ob der zu patentierende Gegenstand Technizität besitze, Erwägungen zur Neuheit und Erfindungshöhe einfließen lassen. Technizität sei jedoch vorrangig und unabhängig zu prüfen.

Nach ihrer Ansicht war die Organisations- und Rechenregel auf die Datenverarbeitungsanlage abgestimmt und demnach technisch.

Der BGH war jedoch anderer Auffassung.

Bereits die Aufgabe sei nicht auf eine konkrete Technologie gerichtet, sondern darauf:

“Veränderungen einer Vielzahl von Hauptgrößen unter Berücksichtigung von Bewegungsdaten mit Hilfe einer datenverarbeitenden Anlage festzustellen.“

Entgegen dem Argumente der Anmelderin prüfte der BGH nach der Beitragstheorie:

“Die als neu und erfinderisch beanspruchte Lehre gehört nicht dem Bereich der Technik an.”

Dabei räumte er ein, dass ein kaufmännisch-organisatorischer Nutzeffekt einer technischen Erfindung nicht grundsätzlich entgegenstehe.

In der anspruchsgemäßen Organisations- und Rechenregel erkannte er jedoch keine technische Lösung. Die Ausführung durch eine Datenverarbeitungsanlage erachtete er allein als sprachlichen Trick:

“Es handelt sich damit um eine Regel, durch deren schematische Befolgung gleichgelagerte Aufgaben lösbar sind, um dasjenige also, was in der mathematischen Terminologie als Algorithmus bezeichnet wird. Daß der Patentanspruch diese Rechenregel anders, nämlich in steter Verknüpfung mit den technischen Merkmalen der Anlage und des Verarbeitungsablaufs, formuliert, än­dert daran nichts: Nicht die sprachliche Einkleidung entscheidet darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt.“

Eine Organisations- und Rechenregel als fertige Lösung zur Vereinfachung und Beschleunigung von Sortierarbeiten sei als menschliche Verstandestätigkeit (= gedanklich-logische Anweisung) vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn sie durch ein Computer automatisiert würde. Dabei griff er auf die Technizitätsdefinition aus “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) zurück:

“Die Verwendung technischer Mittel muß vielmehr Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sie muß die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolges bezwecken und darf nicht entfallen, ohne daß zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.“

Auch die Ausführung dieser Regel auf einem Computer, sei weder durch eine neuartige Konstruktion des Computers begleitet noch durch einen neuen Gebrauch:

“Die Anwendung der Organisations- und Rechenregel auf eine elektronische Datenverarbeitungsanlage erfordert, wie die Anmelderin einräumt, keine neue, im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht geläufige Anordnung oder Konstruktion der Anlage im ganzen oder in ihren Einzelteilen.“

“Das Betreiben der Datenverarbeitungsanlage zur Durch­führung von Dispositions- und ähnlichen Rechnungen nach dem vorgeschlagenen Algorithmus […] macht lediglich von den bekannten Eigen­schaften der Anlage den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Es wird mithin auch keine neue Brauchbarkeit der Anlage gelehrt“.

Die Erfindung verknüpfe die Organisations- und Rechenregel nur nach Art einer “Gebrauchsanweisung“.

Es fehle deswegen am Einsatz beherrschbarer Naturkräfte und und technischer Überlegungen.

2.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Technische Mittel im Anspruch seien nicht hinreichend für Technizität:

“Die Regel, die als solche eine gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nicht dadurch technisch, daß bei ihrer Anwendung tech­nische Mittel – mag dies das Schreibgerät des nach ihr rechnenden Menschen oder eine Datenverarbeitungsanlage sein – benutzt werden.

Vielmehr müssten “im Technischen liegenden Überlegungen” erforderlich gewesen sein:

“Die Verwendung technischer Mittel muß vielmehr Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sie muß die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolges bezwecken und darf nicht entfallen, ohne daß zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.”

Grundsätzlich könne der Effekt einer Erfindung auf nicht-technischem Gebiet liegen (mit Verweis auf BGH, GRUR 1966, 249, 250 – Suppenrezept; BGH, GRUR 1967, 590 – Garagentor).

Eine Verknüpfung einer untechnischen Rechenregel mit technischen Merkmalen könne zwar technisch sein. Allerdings entscheide nicht die sprachliche Einkleidung darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt. Damit war die Kerntheorie ins Leben gerufen.

Ebenso könne eine Gebrauchanweisung für eine Technologie technisch sein. Allerdings müsse diese dazu auf technischen Überlegungen beruhen.

Grundsätzlich könne Software als Regel für eine Schaltung eines elektronischen Rechners patentierbar sein. Dann müsse jedoch ein neuer Aufbau eines Computers oder ein neuer Gebrauch gelehrt werden:

“Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann vielmehr nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage er­fordert und lehrt oder wenn ihm die Anweisung zu ent­nehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen“.

In neuartigen Maßnahmen zur Problemanalyse und zur Darstellung von Informationen konnte der BGH keine technischen Maßnahmen erkennen:

“Daß eine schöpferische Lei­stung in der Problemanalyse sowie der Auffindung und Dar­stellung des Rechenprozesses liegt, begründet deshalb die Patentierbarkeit nicht.”

Im Kriterium der Technik, sah der BGH allerdings das einig mögliche Abgrenzungskriterium zwischen patentierbaren  und nicht-patentierbaren softwarebasierten Erfindungen. Damit legte er in dieser Entscheidung auch den Grundstein für die spätere Gesetzesänderung im Jahr 2007:

“Denn der Begriff der Technik erscheint auch sachlich als das ein­zig brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersar­tigen geistigen Leistungen des Menschen, für die ein Patentschutz weder vorgesehen noch geeignet ist.“

2.5 Einordnung

Das Hauptargument der Anmelderin war Ihre Organisations- und Rechenregel als auf den Computer abgestimmt darzustellen, so dass damit der gesamte Anspruchsgegenstand als technisch qualifiziert werden müsste.

Diesem Argument ist der BGH durch eine Aufteilung beigekommen, die später als “Kerntheorie” Schule machen sollte. Er bestimmte einen wesentlichen Teil (Rechen- und Organisationsregel) des Anspruchs, den er als “sachlichen Gehalt” beschrieb und einen unwesentlichen Teil (Computer), den er zur “sprachliche Einkleidung” herabsetzte. Der wesentliche Teil müsse technisch sein. Für die an kaufmännischen-organisatorischen aber nicht an technischen Überlegungen orientierte Rechen- und Organisationsregel konnte dies nicht gelten. Damit war die Erfindung nicht technisch. Sie führte weder zu einem neuen Aufbau noch zu einem neuen Gebrauch eines bekannten technischen Mittels.

Auch die Beitragstheorie, gemäß der nur neue und erfinderische Aspekte auf Technizität geprüft werden sollten, scheint in dieser Entscheidung ihre Ausgangspunkt genommen zu haben.

Zumindest aus heutiger Sicht ebenfalls problematisch erscheint die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers mit einem neuen Programm und einem durch das neue Programm begründeten neuen Gebrauch des Computers. Der BGH erkannte vorliegend auf einen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers mit einer neuen Organisations- und Rechenregel, wodurch der Regel keine Technizität zukommt. Mit anderen Worten, sie stelle nur eine “Gebrauchsanweisung” dar. Der BGH verneinte in der neuen Organisations- und Rechenregel einen neuen Gebrauch des Computers, der nach der damaligen Auffassung des BGH’s technisch einzuordnen gewesen wäre.

 

3. Die BGH-Entscheidung “Straken” von 1977

Die BGH Entscheidung “Straken” (GRUR 1977, 657) war die zweite anfängliche Entscheidung zu Softwarepatenten. Sie ist vor allem deswegen relevant, weil sie sich mit einer Simulation als Erfindung befasste. Ein Strak betrifft Linien einer Oberfläche im Boots-, Fahrzeug- und Flugzeugbau. Wie die jüngste höchstrichterliche Entscheidung G1/19 des Europäischen Patentamts zeigt, ist die Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von  softwarebasierten Simulationen im Speziellen immer noch nicht abgeschlossen.

3.1 Leitsatz

Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfähig, wenn das bei der Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist (Ergänzung zu BGH-Dispositionsprogramm).

3.2 Streitgegenständliche Ansprüche

Hauptanspruch

a)	Rechenprogramm für eine datenverarbeitende Maschine zur Berechnung einer Linienschar zur Beschreibung der Oberfläche eines Körpers (Straken) nach vorgegebenen empirisch ermittelten, mit Fehlern behafteten Punktfolgen, die den angestrebten Verlauf von charakteristischen Kurven annähernd beschreiben, dadurch gekennzeichnet,
b)	daß durch Simulation der Verbiegung einer an geeigneten Punkten mit Gewichten belasteten, leicht biegbaren Latte und ihre Fixierung an einigen Stützpunkten derart, daß der angestrebte Kurvenverlauf weitestgehend erreicht wird, eine funktionale Abhängigkeit ermittelt wird, indem die Koeffizienten ai eines stückweise kubischen Polynoms f(x)=… nacheinander berechnet und in der angegebenen Weise in Beziehung gesetzt werden,
c)	wobei T eine (M + 2) * (M + 2)-Matrix ist, die sich als Linearkombination von zwei Matrizen <<P->>und <<Q->>in der Form (…), (…)=(…) darstellt,
d)	<<P->>die Matrix der Koeffizienten P_ik der linearen Ausdrücke, die bei der partiellen Ableitung der Summe der Abstandsquadrate T=… nach einem der unbekannten Koeffizienten q_ik der linearen Ausdrücke, die bei der partiellen Ableitung des Integrals der Verbiegungsenergie Sum(…) nach a_i entstehen,
e)	M die Anzahl der vorgegebenen Stützwerte nach ai entstehen,
e)	<< eta gross>> eine Näherung des Energieintegrals,
f)	LAMBDA ein frei zu wählender Parameter, der die Glätte der resultierenden Funktion beeinflußt;
g)	U die Matrix der Koeffizienten der zu berücksichtigenden linearen Nebenbedingungen,
h)	<<a Pfeil>>der Vektor der zu bestimmenden unbekannten Koeffizienten,
i)	<< kappa Pfeil>>der Vektor der zur Berücksichtigung der Nebenbedingungen eingeführten Lagrange’schen Multiplikatoren,
j)	<<r Pfeil>> der Vektor der konstanten Glieder in den linearen Ausdrücken aus der Differentiation der Summe der Abstandsquadrate und
k)	<< eta Pfeil>> der Vektor der konstanten Glieder in den zu berücksichtigenden linearen Nebenbedingungen.

Hilfsantrag

a)	Rechenprogramm für eine datenverarbeitende Maschine zur Berechnung einer Linienschar zur Beschreibung der Oberfläche eines Körpers (Straken) nach vorgegebenen empirisch ermittelten, mit Fehlern behafteten Punktfolgen, die den angestrebten Verlauf von charakteristischen Kurven annähernd beschreiben, dadurch gekennzeichnet,
b)	die folgenden Steuerbefehle in FORTRAN-Sprache für die datenverarbeitende Maschine: [Befehle zur Umsetzung der gemäß Hauptantrag b) – k) in Fortran].

3.3 Streitverlauf

Patentamt und BPatG hatten eine Patentierung abgeleht. Beide hatten den zu patentierenden Gegenstand als nicht technisch erachtet.

Die Anmelderin meinte den technischen Charkter der Anmelderin daraus herleiten zu können, dass das Ergebnis eine Benutzung auf technischem Gebiet gestatte – nämlich die Berechnung einer Fahrzeugraumfläche, die auch als “Strak” bezeichnet wird. Dadurch sei eine neue Art gezeigt, eine Datenverarbeitungsanlage zu benutzen. Seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) sei dies eine hinreichende Bedingung für Technizität einer Erfindung.

Das BPatG argumentierte bei der Erfindung handelte es sich um eine “ihrem Wesen” untechnische Erfindung für eine technische Anwendung. Ein neuer Aufbau einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage sei weder durch den Hauptanspruch noch durch den Hilfsantrag beschrieben. Ebensowenig sei beschrieben eine bekannte Anlage auf neue und erfinderische Art zu benutzen.

Weder der Algorithmus gemäß Hauptantrag noch die Befehlsfolge des Hilfsantrags beschrieben laut BGH einen konkreten Gegenstand oder ein erfinderisches Verfahren:

“In dem zur Entscheidung stehenden Fall beschreiben indes weder der Algorithmus nach dem Hauptanspruch noch die Programmfolge nach dem Hilfsanspruch einen konkreten Gegenstand. Formel und Befehlsfolge sind vielmehr nur abstrakte Denk- und Rechenschemata, mit deren Aufstellung die Erfindung abgeschlossen ist.”

“Ebensowenig wird aber durch die Formel oder die Befehlsfolge ein erfinderisches technisches Verfahren des Strakens beschrieben.“

Die Erfindung gehe zwar von technischen Stand der Technik aus (manuell-empirisches Straken mit “physikalischen-technischen” Hilfsmitteln), sie verbessert diese Verfahren aber nicht, sondern macht sie überflüssig:

“Die Erfindung erschöpft sich auch unter diesem Blickwinkel in der Auffindung einer Formel, eines Rechenverfahrens, das nicht selbst technisches Handeln ist, sondern ein bisher benutztes technisches Verfahren überflüssig macht. Technisches Gebiet wird erst wieder betreten bei der Verwertung der Ergebnisse, die die Anwendung des Rechenverfahrens auf konkrete Sachverhalte liefert.“

3.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Eine Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau oder einen neuen und erfinderischen Gebrauch der Anlage lehre (gemäß “Dispositionsprogramm”).

Hinsichtliche einer neuen Brauchbarkeit konkretisiert der BGH die Entscheidung “Dispositionsprogramm”. Diese sei nicht so zu verstehen…

,,…, daß für die Patentierbarkeit einer neuen, für sich gesehen des technischen Charakters entbehrenden Rechenregel (eines Rechenprogramms) allein die Verwendbarkeit der mit Hilfe der Regel (des Programms) erzielten Ergebnisse auf technischem Gebiet ausreichen könne.“

Entsprechend der Entscheidung “Suppenrezept” (GRUR 1966, 249 ) und “Garagentor” (GRUR 1967, 590), stehe der Anerkennung eines Erfindungsgegenstands als technisch nicht entgegen, daß der Nutzeffekt der Erfindung auf nichttechnischem Gebiet liege. Diese Auffassung beruhe darauf, daß das durch die Anwendung der Erfindung erzielbare Ergebnis nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gehört:

“Ist der so umschriebene Erfindungsgegenstand technischer Natur, dann wird seine Patentierbarkeit nicht dadurch beeinträchtigt, daß er in einer der Erfindung nachgeordneten Stufe seiner Anwendung zu untechnischen Ergebnissen führt. Daraus ergibt sich zwingend, daß umgekehrt ein seiner Natur nach untechnischer Erfindungsgegenstand nicht durch den technischen Charakter oder die technische Verwertbarkeit seiner Anwendungsergebnisse zu einem technischen Gegenstand werden kann, da diese Anwendungsergebnisse selbst nicht Bestandteil der erfinderischen Aufgabenlösung sind.“

Rechenregeln könnten zwar eine Technologie beschreiben (RGBl. 1907, 107 – Sprengkammer). Allerdings können sie ebenso wie das beschreibende Wort nicht selbst technischer Gegenstand sein. Technisch könne nur der beschriebene Gegenstand sein.

Zudem meinte der BGH, dass ein nicht-technisches Verfahren ein technisches Verfahren ersetzen könne.

3.5 Einordnung

Die oben zitierte Konkretisierung der Brauchbarkeit dahingehend, dass eine Verwendbarkeit in einem technischen Gegenstand für  Technizität nicht ausreiche, war ein unpräzise anzuwendendes Kriterium. Wann ein nicht-technisches Merkmal zu einer neuen technischen Brauchbarkeit führen könne, war damit nicht klarer geworden.  

Die Aussage des BGH, ein nicht-technisches Verfahren könne ein technisches Verfahren ersetzen, wirkt aus heutiger Sicht ebenfalls verwirrend. Man könnte auch andersherum argumentieren. Eine Ersetzung eines technischen Verfahrens kann nur durch ein technisches Verfahren erfolgen. Damit wäre ein hinreichendes Kriterium für Technizität formuliert gewesen.

Leider wurde im Verfahren nicht thematisiert, ob ein Straken, der mit der neuen Rechenregel ausgeführt wurde – anstelle des beanspruchten Rechenprogramms – patentierbar gewesen wäre – ob also das Problem in der Anspruchsformulierung lag. Aus heutiger Sicht lässt sich das vermuten.

 

4. Die BGH-Entscheidung “Prüfverfahren” von 1977

Die Entscheidung “Prüfverfahren” (BGH, GRUR 1978, 102) war die dritte anfängliche Entscheidung zu Softwarepatenten. Sie hat zum Gegenstand einen Algorithmus, den man auch als “Debugger” bezeichnen kann.

4.1 Leitsätze

Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Prüfung des Programmablaufs einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage.

4.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Verfahren zur Prüfung des Programmablaufes in einer programmgesteuerten Datenverarbei­tungsanlage,
b)	bei dem bei den Befehlen Wieder­holungen vorgesehen sind und
c)	bei dem die Befehle für die Programmschritte nacheinander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abgerufen werden, die in einem Befehlszähler auftreten, dadurch gekenn­zeichnet,
d)	daß zur Erfassung von feh­lerhaften Programmschritten Programmschleifen wiederholt abgewickelt werden, für die die Adresse für den jeweils ersten Programmschritt in ein Anfangsregister (A) und die Adresse für den jeweils letzten Programmschritt in ein Enderegister (E) eingegeben ist,
e)	daß eine Programmschleife jeweils durch Übertragung der Adresse für den ersten Programmschritt in den Befehlszähler (B) wiederholt wird, wenn ein Vergleich die Gleichheit der im Befehlszähler (B) infolge dessen Weiterzählens erreichten Adresse mit der im Enderegister (E) stehenden Adresse meldet, und
f)	daß die Programmschleife durch Eingeben anderer Adressen in Register jeweils verändert wird, wenn die Sichtbar­machung und die Überwachung der Befehle der durchlaufenden Porgrammschleife keinen Fehler anzeigt.

4.3 Streitverlauf

In einem Einspruchsverfahren hatte das DPMA das Patent zunächst erteilt. Der daraufhin eingelegten Beschwerde hatte das BPatG stattgegeben und das Patent mangels Technizität widerrufen, weil das letzte Anspruchsmerkmal f ein “abwägendes und entscheidendes Tätigwerden des Menschen” umfasste.

Der BGH konnte der Vorgehensweise des BPatG nicht zustimmen. Er verlangte zunächst eine Identifikation des Kerns der Erfindung und ob …

“… demzu­folge die Verknüpfung der Gedankenschritte mit technischen Merkmalen (Schaltungsanordnung, Maschinenteile) der als erfinderisch beanspruchten Lehre in Wahrheit nicht zuge­hört.“

Dementsprechend wies er den Sachverhalt zur erneuten Prüfung an das BPatG zurück. Er schloss dabei nicht aus, dass vorliegend ein neuer, erfinderischer Aufbau oder eine neue Verwendung eines Computers gelehrt würde, insbesondere weil nicht abzusehen sei…

“… unter welchen möglicherweise wesent­lich veränderten Gesichtspunkten das vom Patentgericht als nicht technisch bezeichnete Merkmal f zu beurteilen sein wird“.

Nach Auffassung des BGH mache das Argument des gedanklich-logischen Konzeptes in diesem Fall wenig Sinn, weil ein konkretes Verfahren beansprucht würde:

“In diesem Zusammenhang besteht Anlaß zu dem Hinweis, daß auch der zuweilen zur Charakte­risierung eines Verfahrens unter Einsatz einer EDV-Anlage verwendete Begriff des gedanklich-logischen Konzepts für die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes wenig ergiebig ist. Die Anmeldung hat nicht ein Konzept – das heißt einen gedanklichen Entwurf, wie er letztlich allen Verfah­ren, technischen wie untechnischen, zugrunde liegt – zum Gegenstand, sondern ein Verfahren, das heißt eine Regel zum praktischen Handeln, die das Stadium des Konzipierens bereits hinter sich gelassen hat.”

Das Merkmal f sei zudem möglicherweise nicht mehr Bestandteil der Erfindung. In diesem Fall könne es nicht technizitätshindernd sein:

“[G]egebenenfalls [habe sich das BPatG] ] auch der Frage zuzuwen­den […], ob das Merkmal f – falls es als einziges von allen Merkmalen der Erfindung untechnischer Art ist – der Patenterteilung etwa deshalb nicht entgegenstehen würde, weil es in Wahrheit nicht Bestandteil der Erfin­dung ist, sondern lediglich einen Hinweis auf eine Mög­lichkeit der Auswertung der bei Anwendung des angemelde­ten Verfahrens erzielten Ergebnisse darstellt.

4.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Für den technischen Charakter und damit die Patentierbarkeit einer Lehre komme es nicht auf deren sprachliche Einkleidung an, insbe­sondere nicht darauf, ob die Lehre in den Patentansprüchen unter ständiger Verknüpfung mit den zu ihrer Ausführung zweckmäßig heranzuziehenden technischen Einrichtungen formuliert worden sei, mit Verweis auf “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1).

Entscheidend sei vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr “erfinderischer Kern” liege.

Zudem betont der BGH die Offenheit des technischen Erfindungsbegriffes für Computersoftware:

“Auf der anderen Seite hat der Senat keinen Rechtssatz des Inhalts aufgestellt, daß Computerprogramme schlecht­hin nicht patentierbar seien. An einer solchen generellen Aussage würde sich der Senat schon deshalb gehindert sehen, weil sich nicht absehen läßt, welche Arten von Aufgaben in Zukunft einer Lösung mit Hilfe des Einsatzes datenverarbeitender Maschinen zugeführt werden können.”

4.5 Einordnung

Der BGH bestätigte in der Entscheidung “Prüfverfahren” die Kerntheorie, welche in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” angelegt wurde. Er bezieht sich dabei explizit auf den “Kern” einer Lehre.

Der “Kern” einer Lehre entspricht deren sachlichem Gehalt und müsse bestimmt werden. Die vom BPatG verwendete Methodik sei dagegen “vordergründig und erschöpft die Problematik nicht“.

Ein neues und interessantes Argument, welches zumindest noch nicht im Zusammenhang mit Softwarepatenten geäußert  wurde, beinhaltet der Beschluss auch. Demnach müsse nicht jedes Anspruchsmerkmal zur Erfindung gehören, sondern könne sich auch auf dessen Anwendung beziehen. Dieses Argument war relevant, weil z.B. in der Entscheidung “Straken” mit Verweis auf noch frühere Entscheidungen die Beziehung zwischen technischem Sachverhalt und nicht-technischem Ergebnis klargestellt wurde (siehe oben). Demnach konnte ein technischer Gegenstand sich durchaus auf ein nicht-technisches Ergebnis beziehen. Wenn ein Anspruch in ein technisches Mittel auf der einen Seite und nicht-technisches Ergebnis bzw. nicht-technische Anwendung auf der anderen Seite aufteilbar wäre, wäre die Lehre dieses Anspruchs gemäß BGH technisch.

 

5. Die BGH-Entscheidung “Kennungsscheibe”, 1976

Die Entscheidung “Kennungsscheibe” (BGH, GRUR 1977, 152) beschäftigt sich nicht mit einer Software sondern mit dem Problem der Darstellung einer Information. Dennoch wird sie hier vorgestellt, da Informationsdarstellungen oft von Softwareprogrammen auf Computern generiert werden. Sie erging zudem im Gebrauchsmusterrecht, für das die gleichen gesetzlichen Vorgaben für Technizität gelten und galten wie im Patentrecht.

5.1 Leitsätze

Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als eines Markierungsträgers besteht, verkörpert eine technische Lehre und ist gebrauchsmusterschutzfähig.

5.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Hauptanspruch

a)	Im Betriebszustand optisch erkennbare Markierungen an einem Plattenstapel für einen Plattenspeicher,
b)	bei dem als Speichermedium mehrere magnetisierbare, in der Drehbewegung abtastbare Platten übereinander konzentrisch auf einer Nabe festgelegt und an der Oberseite des Plattenstapels durch eine Abdeckplatte gegen Verstaubung geschützt sind, gekennzeichnet durch
c)	eine konzentrisch zu der Achse des Plattenstapels auf der Oberseite der Abdeckplatte angeordnete Kennungsscheibe, die axialsymmetrisch aufgebrachte, farbige Markierungen trägt.

Hilfsantrag

a)	Kennungsscheibe für einen Plattenstapel eines Plattenspeichers,
b)	bei dem als Speichermedium mehrere magnetisierbare, in der Drehbewegung abtastbare Platten übereinander konzentrisch auf einer Nabe festgelegt und an der Oberseite des Plattenstapels durch eine Abdeckplatte gegen Verstaubung geschützt sind, dadurch gekennzeichnet,
c)	daß sie konzentrisch zu der Achse des Plattenstapels auf der Oberseite der Abdeckplatte angeordnet ist und axialsymmetrisch aufgebrachte, farbige Kennzeichen trägt, die aufgrund der Drehbewegung des Plattenstapels Kreisringe bilden.

5.3 Streitverlauf

Das Patent betraf eine Kennungsscheibe, welche optisch wahrnehmbare Markierungen aufwies, so dass ein Ablesen von Information möglich war, während sich die Kennungsscheibe dreht.

Die Gebrauchsmusterstelle hatte die Anmeldung zurückgewiesen, weil neben technischen Merkmalen auch Markierungen mit Bedeutungsgehalt beansprucht waren.

Das BPatG wies die Beschwerde des Anmelders zurück. Es hatte im Hauptantrag allein eine Verwirklichung eines nicht-technischen Gebrauchszwecks gesehen. Den Hilfsantrag hatte es ebenfalls zurückgewiesen.

Die Anmelderin beschwerte sich. Insbesondere im Hilfsantrag seien keine Merkmale mehr enthalten, die “durch ihre Bedeutungsfunktion wirksam würden“.

Der BGH konnte dieser Auffassung nicht folgen. Technizität sei methodisch durch die Kerntheorie zu identifizieren:

“Die Beurteilung der Frage, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, entscheidet deren sachlicher Gehalt” (zitierend: “Dispositionsprogramm”).

Ob eine Technologie vorliege, bestimme sich anhand der Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube”. Die gelte für Patente ebenso wie für Gebrauchsmuster.

Dabei gehört die menschliche Verstandestätigkeit nicht zu den Naturkräften gemäß dieser Definition:

“Die menschliche Verstandestätigkeit selbst gehört nicht zu den beherrschbaren Naturkräften im Sinn dieser Begriffsbestimmung; vielmehr sind nur solche Naturkräfte gemeint, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit deren Hilfe von Menschen beherrscht werden (zitierend: “Dispositionsprogramm”).

Der kausal übersehbare Erfolg muss zudem unmittelbare Folge des Einsatzes der Naturkräfte sein (gem. BGH  GRUR 1975, 549 – Buchungsblatt).

Der BGH stellte ebenfalls fest, dass ein nicht-technischer Zweck (der nicht mit dem notwendigen kausal übersehbaren Erfolg gleichgesetzt werden darf) kein hinreichender Grund für mangelnde Technizität sei:

“Der Gebrauchszweck dieser Neuerung, die Plattenstapel im Betriebszustand unterscheidbar und deren Inhalt während der Umdrehung ablesbar zu machen, steht der Zugehörigkeit der Vorrichtung zum Bereich der Technik nicht entgegen, auch wenn dieser Gebrauchszweck nicht technisch ist.“

Dabei legte der BGH großes Gewicht auf die Formulierung der Ansprüche:

“Die den Markierungen beigelegte Bedeutung, deren Erkennung allerdings eine rein geistige Tätigkeit des Menschen erfordert und die deshalb kein technisches Merkmal ist, liegt außerhalb der technischen Raumform und vermag Bedenken gegen den technischen Charakter des Anmeldungsgegenstandes nicht zu begründen, vorausgesetzt, daß die Schutzansprüche entsprechend gefaßt werden.“

Zudem vermisste der BGH vom BPatG eine Ermittlung des sachlichen Gehalts, nicht nur des Hauptanspruchs, sondern der Anmeldung:

“Es hätte sich deshalb mit dem sachlichen Gehalt der Anmeldung befassen und insbesondere prüfen müssen, ob in dem Vorschlag, auf der Oberseite der Abdeckplatte des Plattenstapels eine mit Markierungen versehene Kennungsscheibe anzuordnen, ein technischer Raumformgedanke zu erblicken ist. Es hätte die Beschwerde gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle erst zurückweisen dürfen, wenn sich die Anmelderin nach der gebotenen Erörterung (§ 41 f. PatG) nicht bereit gefunden hätte, die Schutzansprüche auf die technischen Merkmale der beschriebenen Neuerung abzustellen.“

Der BGH erkannte in der Anmeldung eine konstruktuive Umgestaltung einer technischen Vorrichtung (der Kennscheibe):

“Derartige konstruktive Neu- und Umgestaltungen gehören zum Bereich der Technik, denn sie setzen die physikalische Einwirkung auf geeignetes Material – die planmäßige Benutzung von außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegenden, von dieser beherrschten Naturkräfte – mit einem unmittelbar in Erscheinung tretenden konstruktiven Ergebnis voraus“.

Der Gebrauchszweck, den Plattenstapel im Betriebszustand unterscheidbar und deren Inhalt ablesbar zu machen, sei zwar nicht-technisch. Dies stehe der Technizität der hilfsweise beantragen Vorrichtung (s.o.) nicht entgegen. Damit wurde der Sachverhalt an das BPatG zurückverwiesen.

5.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH bestätige auch für das Gebrauchsmusterrecht, dass nicht-technische Ergebnisse einer Patentierung nicht entgegenstehen:

“Von dem technischen Ergebnis, dem kausal übersehbaren Erfolg, ist die Wirkung zu unterscheiden, die das technische Ergebnis auslöst. Diese kann nicht-technischer sein, z.B. auf geschmacklichem, ästhetischem, betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen.“

Diese Ergebnisse seien aber vom kausal übersehbaren Erfolg gemäß der Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” zu unterscheiden:

“Von dem erforderlichen unmittelbaren technischen Ergebnis, dem kausal übersehbaren Erfolg, ist nämlich die Wirkung zu unterscheiden, die das technische Ergebnis auslöst und die außertechnischer Natur sein, z. B. auf geschmacklichem, ästhetischem, betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen kann” (mit Verweis auf die Entscheidungen BGH in GRUR 1966, 249, 250 – Suppenrezept; 1967, 590, 591 – Garagentor; 1975, 549 – Buchungsblatt; “Dispositionsprogramm”).

Die Erkennung einer Bedeutung einer Information (hier: den Markierungen der Kennscheibe), erfordert eine rein geistige Tätigkeit. Sie ist deshalb kein technisches Merkmal.

Für die Beurteilung der Technizität ist der sachliche Gehalt der Anmeldung maßgeblich.

5.5 Einordnung

Der BGH bestätigte in der Entscheidung “Kennungsscheibe” auch für das Gebrauchsmusterrecht die Kerntheorie als notwendiges methodisches Mittel zur Ermittlung der Technizität einer Erfindung mit technischen und nicht-technischen Merkmalen. Gleichzeitig betonte er abermals, dass ein nicht-technisches Ergebnis der Technizität nicht im Weg stehen muss.

Letztendlich müsse sich ein nicht-technisches Ergebnis von dem notwendigen kausal übersehbaren Erfolg, der technisch sein muss, unterscheiden.

Das BPatG, so rügte der BGH, hätte zudem auf das Problem der richtigen Formulierung der Schutzansprüche eingehen müssen. Zudem hätte es den Sinngehalt der Erfindung aus den kompletten Anmeldungsunterlagen und nicht allein aus dem Hauptanspruch, erfassen müssen.

 

6. Die BGH-Entscheidung “Fehlerortung”, 1978

Die Entscheidung “Fehlerortung” (BGH, GRUR 1978, 420) betraf ein Verfahren zum automatischen Testen eines Computers. Automatisierte Testverfahren sind weit verbreitet, um komplizierte technische Systeme hinsichtlich ihrer Funktionen strukturiert prüfen zu können.

6.1 Leitsätze

1. Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Ortung eines Fehlers einer Datenverarbeitungsanlage.

2. – nicht relevant für Softwarepatente –

6.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Verfahren zur Ortung eines Fehlers von mehreren möglichen Fehlern einer Speicher, Register o.dgl. enthaltenden Einheit einer Datenverarbeitungsanlage,
b)	bei dem die Einheit durch die Ausführung von Testfällen geprüft wird und die Reihenfolge der auszuführenden Testfälle vom Ergebnis der vorhergehenden Testfälle unabhängig ist, dadurch gekennzeichnet,
c)	daß auf die Einheit nacheinander Testfälle als Folge von Testketten gegeben werden,
d)	wobei jede Testkette aus einer solchen Reihenfolge von Testfällen besteht, daß ein bei jedem Testfall einer Testkette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziert, und
e)	daß diejenige Testkette signalisiert wird, von der alle Testfälle durch die Einheit negativ beantwortet werden.

6.3 Streitverlauf

Das DPA hatte auf einen Einspruch hin das Patent wegen fehlender Technizität versagt.

Das BPatG hatte die Beschwerde abgewiesen. Es erachtete den wesentlichen Teil der Erfindung in Merkmal d) und erkannte darin eine nicht-technische Organisationsregel, die es gemäß der Kerntheorie für die Analyse zur Technizität allein zu beachten hätte. Das “Schwergewicht” sei die Erstellung eines Testprogramms mit den Eigenschaften von Merkmal d.

Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Sie sah in der Erfindung eine spezielle Art der Einwirkung auf die zu prüfende Einheit eines Computers. Dies bedinge ein neuartiges Prüfgerät. Die Auswahl der Testfälle beziehe sich nicht auf kaufmännische oder organisatorische Regeln. Auch seien die Signalfolgen, welche die Testfälle im Computer repräsentierten, nur unter Ausnutzung von Naturkräften zu erzeugen.

Im Gegensatz zur Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) könne das beanspruchte Testverfahren zudem nicht ohne Computer ausgeführt werden. Und gedanklich-logische Konzeptionen würden bei allen technischen Erfindungen eine Rolle spielen und dürften bei Softwareerfindungen nicht diskriminierend zu einem Ausschluss führen.

Diesen Argumenten folgte der BGH nicht.

Den Kern der Erfindung sah er (wie das BPatG) in der Auswahl der Testfälle gemäß dem Anspruchsmerkmal d, die eine Organisationsregel darstelle:

“Der Erfindungsgedanke besteht in seinem Kern darin, das vorbekannte, aber umständliche, zeitraubende und unwirtschaftliche Kombinationstestverfahren dadurch zu verbessern, daß vor der Eingabe der Testfälle deren Ordnung nach einem bestimmten, die Erreichung des Erfindungszwecks sicherstellenden Prinzip vorgenommen wird.“

“Solche Organisationsregeln sind ihrem Wesen nach nicht technisch; sie stellen gedanklich-logische Anweisungen dar, auch dann, wenn sie so formuliert werden, daß die Formulierung auf eine Verwendung technischer Mittel wie einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage abzielt.“

Dass das Verfahren ein neuartiges Prüfgerät bedingt, sei nicht als technische Lösung beansprucht, sondern nur als Aufgabe beschrieben:

“Voraussetzung für die Patentfähigkeit wäre aber selbstverständlich, daß die als Organisationsregel formulierte Lehre auch in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bietet. Dies trägt die Anmelderin selbst nicht vor. Sie beschränkt sich vielmehr auf die Behauptung, die Durchführung der von ihr aufgefundenen Regel erfordere den Einsatz einer im Stand der Technik nicht vorhandenen Datenverarbeitungsanlage. Damit ist aber allenfalls dargelegt, daß die untechnische Organisationsregel nach dem Anspruch 1 des Hauptantrags zugleich eine auf technisches Gebiet übergreifende Aufgabenstellung enthält, nicht jedoch bereits die Lösung; daß der Aufgabenstellung schon ein erfinderischer Gehalt zuzuerkennen sei, ist dem Vorbringen der Anmelderin nicht zu entnehmen.“

Auch in der Auswahl der Testfälle konnte der BGH keine Technizität begründet sehen:

“Es trifft zwar zu, daß in der Wahl unter mehreren zur Verfügung stehenden Gegenständen oder Maßnahmen eine technische Lehre zu sehen sein kann. Allein dies setzt zumindest voraus, daß es sich bei den Auswahlobjekten um technische Gegenstände oder Maßnahmen handelt, und das ist hier gerade nicht der Fall.”

Auch die Technizität der den Testfällen zugrunde liegenden Signalfolgen könne die Technizität der vorgeschlagen Lösung nicht begründen, denn das würde Technizität für alle computergelösten Probleme bedeuten (mit Verweis auf “Dispositionsprogramm”).

In der Formulierung des Hauptanspruchs konnte somit kein Patent erteilt werden.

6.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

“Bei der Erörterung der Frage, ob das entscheidende Merkmal technischer oder untechnischer Art ist, ist […] von den Grundsätzen [auszugehen], die der beschließende Senat in seinen Entscheidungen “Dispositionsprogramm” (BGHZ 67, 22), “Straken” (GRUR 1977, 657 ) und “Prüfverfahren” (NJW 1977, 1635 2 ) aufgestellt hat.”

Insbesondere ist dabei durch Anwendung der Kerntheorie, der wesentliche Aspekt der Erfindung zu identifizieren und dieser auf Technizität zu prüfen. Dabei können auch nicht-technische Aspekte im Sinne eines Programms einer Organisations- und Rechenregel für einen Computer…

“… zugleich eine technische, dem Patentschutz zugängliche Anweisung sein […], wenn sie zugleich den neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage oder eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer bekannten Anlage lehrt.“

Das Vorhandensein gedanklich-logische Konzepte sei nicht als Kriterium für Technizität geeignet, mit Verweis auf “Prüfverfahren” (hier Entscheidung Nr. 4)

6.5 Einordnung

Der BGH wendete in der Entscheidung “Fehlerortung” die seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) entwickelten Prüfungskriterien für Software an. Neues zu Patenten auf Software ist der Entscheidung kaum zu entnehmen. Entsprechend fehlt auch ein konkreter Leitsatz. Trotzdem enthält die Entscheidung einige für die Praxis wichtige Aspekte.

Gemäß der Kerntheorie sei bei einer Erfindung mit nicht-technischen und technischen Merkmalen festzustellen, auf welchem Aspekt der Kern der beanspruchten Lehre liege. Dieser müsse zudem in einer (technischen) Lösung liegen, wenn nicht zusätzlich die Kriterien für eine Aufgabenerfindung erfüllt seien.

Daraus ergibt sich das Problem den Anspruch so zu formulieren, dass dieser eine technische Problemlösung lehrt (vgl. Storch GRUR 1978, 422f.). Dies stellt für den Anmelder von Technologien mit nicht-technischen Merkmalen auch heute noch eine große Herausforderung dar.

 

7. Die BGH-Entscheidung “Antiblockiersystem”, 1980

Der Entscheidung “Antiblockiersystem” (BGH, GRUR 1980, 849) aus dem Jahr 1980 bildet den Abschluss des ersten Teils der Rechtsprechungsübersicht zu Softwarepatenten von 1969 bis 2007. Sie spielte deswegen eine wichtige Rolle, weil durch sie die Gefahr korrigiert wurde, dass Software – und damit auch technische Software – per se als Organisations- und Rechenregel qualifiziert und daraufhin vom Patentschutz ausgeschlossen würde. Damit war eine bedeutende Konkretisierung der in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) eingeführten methodischen Analyse der Technizität von Softwarepatenten verbunden.

7.1 Leitsätze

Zur Frage der technischen Erfindung.

7.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a)	Antiblockierregelsystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen mit einer Drehverzögerungs-Schaltvorrichtung,
b)	die in Abhängigkeit vom Drehverhalten des überwachten Rades elektrische Signale erzeugt und ein Ein- und Auslaßventil betätigt,
c)	wobei – wenn kein Signal vorhanden ist – das Einlaßventil geöffnet und
d)	das Auslaßventil geschlossen ist, so daß der Bremsdruck ansteigen kann, wobei weiterhin während des Auftretens eines bestimmten Verzögerungssignals das Einlaßventil schließt und
e)	das Auslaßventil öffnet, so daß der Bremsdruck fällt, und
f)	wobei schließlich nach der Druckabsenkung unter Verwendung einer Drehbeschleunigungs-Schaltvorrichtung ein Signal erzeugt wird, das bei wieder geschlossenem Auslaßventil das Eingangsventil geschlossen hält, so daß der Druck bis zum Unterschreiten eines Beschleunigungswertes im wesentlichen konstant gehalten wird, dadurch gekennzeichnet,
g)	daß in bekannter Weise eine bistabile Schaltvorrichtung (6, 52, 63) vorgesehen ist und daß diese bistabile Schaltvorrichtung (6, 52, 63) mit der Drehverzögerungs-Schaltvorrichtung (V 2 -, V 2* -Geber) und mit der Drehbeschleunigungs-Schaltvorrichtung (B-, B * -Geber) derart verbunden ist,
h)	daß sie bei Auftreten des Verzögerungssignals (V 2, V 2*) in einen Schaltzustand gelangt, in der sie über die Ventile (E, A) eine Druckabsenkung bewirkt und
i)	daß sie bei Auftreten eines Beschleunigungssignals (B, B *) in eine Schaltstellung rückgekippt wird, in der sie keinen Einfluß auf die Ventile (E, A) ausübt,
j)	so daß nunmehr allein durch das Beschleunigungssignal die Druckkonstanthaltung bewirkt wird.

7.3 Streitverlauf

Das Patent war auf eine Regelung für ein Antiblockiersystem gerichtet, wobei der Regler auf Basis technischer Größen teilweise in Software implementiert wurde.

Das BPatG hatte eine Patentierung mangels Technizität versagt. Es konnte keinen neuen und erfinderischen Aufbau eines Antiblockiersystems erkennen. Es sah im Programm nur eine Bremsregel, welche “nach Art eines Programms” aufzeige, welche Signale eine Bremse steuerten.

Dem trat der BGH deutlich entgegen.

Gemäß der Technizitätsdefinition von “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) stellte der BGH fest, dass vorliegend eine Anweisung zum planmäßigen Handeln vorlag. Dieses Handeln erfolgte zudem unter Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkräfte. Damit war der beanspruchte Gegenstand technisch.

In dem Einsatz von Naturkräften sah der BGH den Unterschied zum Hauptantrag in der Entscheidung “Dispositionsprogramm”. Dort wurde das Problem ausschließlich mit Mitteln der Logik gelöst, d.h. ohne Zuhilfenahme von Naturkräften allein mit der menschlichen Verstandestätigkeit.

Somit ging die Sache zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an das BPatG zurück.

7.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Frage nach einem neuen und erfinderischen Aufbau eines bekannten Systems stelle sich nur, wenn das Programm nicht-technischer Natur ist:

“Nur in einem solchen Fall sind die Ausführungen des erkennenden Senats in der Dispositionsprogramm-Entscheidung von Bedeutung, daß die (nicht technische) Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, nur patentfähig sein könne, wenn das (nicht technische) Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn dem (nicht technischen) Programm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. Dann erfordere das nicht-technische Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau oder dessen neue und erfinderische Nutzung.”

Der BGH erklärte zudem die Beitragstheorie aus “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1) für überholt:

“Für den technischen Charakter einer Erfindung ist es gleichgültig, ob die zum Einsatz gelangenden Vorrichtungen als solche bekannt sind oder nicht.“

Eine Beschreibung durch Wirkungsangaben, z.B. ein zu erreichendes Schaltergebnis, stehe einem technischen Charakter nicht entgegen.:

“Bei einer Lehre, die sich mit verschiedenartigen technischen Mitteln verwirklichen läßt, um damit unmittelbar einen übersehbaren Erfolg zu erzielen, ist der Anmelder nicht genötigt, in den Patentanspruch die konkreten Mittel aufzunehmen, mit denen die neue, als erfinderisch beanspruchte prinzipielle Lehre verwirklicht werden kann. Vielmehr genügt es, die Lehre mit dem alle vorgeschlagenen Mittel kennzeichnenden Prinzip im Patentanspruch zu umzuschreiben, wenn der Fachmann die Erfindung aufgrund des Gesamtinhalts der Anmeldungsunterlagen an Hand seines Fachkönnens ohne weiteres verwirklichen kann“.

7.5 Einordnung

Obwohl die Entscheidung “Antiblockiersystem” ohne Leitsatz blieb, hat sie den Kurs der Patentierung von Software wesentlich beeinflusst.

Zunächst hat der BGH die Beitragstheorie gekippt. Gemäß dieser Methodik, die in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellt wurde, sollten die neuen und erfinderischen Teile eines beanspruchten Gegenstandes technisch sein. Die neue Vorgabe, nach der Technizität unabhängig von Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen ist, hat sich bis heute gehalten.

Vor allem aber hat der BGH in dieser Entscheidung die in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellte Anforderung konkretisiert, dass ein Programm zu einer neuen und erfinderischen Datenverarbeitungsanlage oder zu einem neuen und erfinderischen Gebrauch führen müsse. – Dies sollte – so die Konkretisierung – allein für nicht-technische Programme gelten. Technische Programme, z.B. der vorliegende Regelalgorithmus, müssen diese Anforderung nicht erfüllen.

Zusätzlich hatte der BGH auch noch funktionale Merkmale im Anspruch erlaubt, wenn diese ausreichend offenbart seien. Dies wurde erst viel später wieder aufgegriffen, in der Entscheidung “Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren” (BGH GRUR 2013, 120).

Alle drei Neuerungen wären wohl leitsatzfähig gewesen. Leider sah der BGH das anders.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel