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Patente auf Software

Softwarepatente bewegen die Welt. Oft umstritten basiert heute dennoch ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In Teil 3 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden sieben Entscheidungen aus den Jahren zwischen 1999 bis 2004 vorgestellt. In diesen Entscheidungen bestätigt der BGH die Aufgabe der Kerntheorie. Zudem konkretisierte er in der Entscheidung “Logikverifikation” Typen Software-basierter Erfindungen, die technisch sind. Er betonte dabei mehrmals die Offenheit des rechtlichen Konzepts der Technizität, um moderne Technologien nicht auszuschließen. Schließlich konkretisierte er auch die Ausschlusskriterien §1 (3), (4) PatG. In der Gesetzesänderung 2007 konnte das Kriterium der Technizität schließlich als allgemein gültiges Abgrenzungskriterium (“auf allen Gebieten der Technik”) aufgenommen werden.

In Teil 1 (hier verlinkt)

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2 (hier verlinkt)

8. Walzstabteilung, 1980
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Seitenpuffer, 1991
12. Tauchcomputer, 1992

In Teil 3:

13. Automatische Absatzsteuerung, 1999
14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
18. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

13. Die BPatG Entscheidung “Automatische Absatzsteuerung”

Die Entscheidung “Automatische Absatzsteuerung” (BPatG, GRUR 1999, 1078) zeigt den Umgang des Patentgerichts mit Softwareerfindungen nach der Aufgabe der Kerntheorie. Seit der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12) waren keine relevanten BGH Entscheidungen zu Softwarepatenten erfolgt. Die Abwesenheit von Beschwerden oder Berufungen an das höchste Gericht konnte als Rechtssicherheit interpretiert werden. Das BPatG schien sich schnell an die neuen Vorgaben nach Aufgabe der Kerntheorie angepasst zu haben. Allerdings war das DPMA der veralteten Methodik auch über fünf Jahre nach der Entscheidung “Tauchcomputer” noch verhaftet, wie die 13. vorgestellte Entscheidung zeigt.

13.1 Leitsätze

1. Bei einem “Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung von Waren oder Dienstleistungen” ist durch die Zweckangabe in Verbindung mit weiteren beanspruchten Verfahrensschritten, wonach die Absatzdaten elektronisch erfaßt werden und ein angepaßter Abgabepreis elektronisch ausgewählt und angezeigt wird, eine Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit ausgeschlossen und der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verlangt. Das beanspruchte Verfahren erschöpft sich nicht in einer betriebswirtschaftlichen Regel.

2. Der technische Charakter einer Lehre wird nicht dadurch fraglich, daß sie von einem üblichen Rechner nur den bestimmungsgemäßen Gebrauch macht.

13.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) “1. Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung für eine Menge von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:
b) – elektronisches Speichern (30) von zeitlichen Absatzprognosedaten für mindestens einen bestimmten Abgabepreis der Waren/Dienstleistungen;
c) – elektronisches Erfassen (31) aktueller Absatzdaten für die Menge von Waren/Dienstleistungen;
d) – elektronische Auswahl (33, 35) eines angepaßten Abgabepreises als Funktion der Abweichung der aktuellen Absatzdaten von den Absatzprognosedaten;
e) – Anzeigen (46) des ausgewählten Abgabepreises.”

13.3 Streitverlauf

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle des DPMA zurückgewiesen, weil die Erfindung nicht technisch sei. Dagegen richtete sich die Beschwerde.

Das DPMA argumentierte, dass die funktional beanspruchten technischen Mittel nicht zum Kern der Erfindung gehörten:

Daß diese Festlegung des Verkaufspreises automatisch bzw. mit irgendwelchen technisch nicht näher definierten “Mitteln” wie z. B. einem Komparator, einem Generator erfolge und der ermittelte Preis irgendwie angezeigt werde, mache die Erfindung nicht zu einer technischen, zumal diese Mittel nichts anderes darstellten als Software-(Teil )Programme, die vernünftigerweise auf einem ebenfalls nicht näher definierten, also üblichen, fertigen und universell einsetzbaren Rechner mit ebenfalls üblichen Komponenten wie E/A-Einheiten, Speicher, Steuerwerk abliefen.

Die Anmelderin sah darin einen Rückfall in die vom BGH bereits aufgegebenen Kerntheorie.

Das BPatG trat dieser Auffassung bei:

“Eine derartige, nur auf den “Kern der Erfindung” ausgerichtete Sichtweise könnte sich zwar auf ältere BGH-Entscheidungen berufen (BGH GRUR 1981, 39 – Walzstabteilung; BGH GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung) und mag in der Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” (BGH GRUR 1992, 36) noch nachklingen mit der Einteilung in Merkmale, die im Vordergrund stehen, und solchen, die der Lehre nicht das entscheidende Gepräge geben und nur mittelbar zum angestrebten Erfolg beitragen. Die “Kerntheorie” ist mit der Entscheidung “Tauchcomputer” jedoch aufgegeben worden (BGH GRUR 1992, 430).”

Das BPatG konnte zumindest in der automatischen Durchführung des Verfahrens eine technische Lösung erkennen:

Bei der Absatzsteuerung nach der Lehre des Patentanspruchs 1 darf nicht unbeachtet bleiben, daß das Verfahren automatisch abläuft. Ob ähnlich einem früher vom Senat entschiedenen Fall (GRUR 1996, 866 – Viterbi-Algorithmus) bereits die bloße Zweckangabe “zur automatischen Absatzsteuerung” im Patentanspruch 1 das Verfahren auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit beschränkt, kann hier offen bleiben,…

Es sah nicht-technische und technische Merkmale eng verknüpft, obwohl auch dabei noch die Kerntheorie durchschimmerte:

Die betriebswirtschaftliche Regel steht in so enger Beziehung zu technischen Vorgängen, daß das beanspruchte Verfahren als technisch zu werten ist.

Auch sah es keine Zwischenschaltung der menschlichen Verstandesfähigkeit durch die Auswahlentscheidung des Käufers:

Bei einem “automatischen” Verfahren ist der Mensch nicht bewertend oder interpretierend tätig. Die Höhe des angezeigten Verkaufspreises bewirkt eine entsprechende Veranlassung des Kunden zum Kauf. Damit wirkt zwar grundsätzlich die Kaufentscheidung und damit ein menschlicher Faktor auf den Vorgang ein. Der Erfolg der beanspruchten Lehre, die automatische Absatzsteuerung, beruht jedoch nicht auf diesem Faktor, sondern auf dem selbsttätigen Aufeinanderfolgen der einzelnen Verfahrensschritte und deren selbsttätiger Ausführung.

Damit sei laut BPatG keine Veranlassung gegeben die Erfindung als nicht-technisch von der Patentierung auszuschließen.

13.4 Allgemeingültige Auffassung des BPatG

Nach Aufgabe der Kerntheorie sei der gesamte Gegenstand des Anspruchs zu erfassen und zu bewerten:

Auf Technizität ist – ebenso wie auf Patentfähigkeit – der gesamte Anspruchsinhalt zu untersuchen, nicht nur einzelne Gesichtspunkte oder nur vorgeschaltete Überlegungen, die zur Erfindung führen. Es geht nicht an, die Lehre eines Patentanspruchs unter Abziehung wesentlicher Bestandteile ihres Gesamtinhalts so weit zu entkleiden, daß letztlich nur mehr eine gedankliche Anweisung übrig bleibt.

13.5 Einordnung

Nach der Aufgabe der Kerntheorie durch den BGH in der Entscheidung Tauchcomputer (hier Entscheidung Nr. 12) konnte nun im Wesentlichen ein technisches Merkmal reichen, mit dem die nicht-technischen Merkmale eines Anspruchs verbunden sind, um die gesamte Erfindung als technisch zu werten. Die Hürde der Technizität war damit erheblich herabgesetzt.

14. Die BGH-Entscheidung “Logikverifikation”, 2000

Die Entscheidung “Logikverifikation” (GRUR 2000, 498) war die erste höchstrichterliche Entscheidung nach einer längeren Ruhephase zum Thema Softwarepatente. Das BPatG gewöhnte sich offenbar schnell an die Vorgabe des BGH in der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12), die Kerntheorie aufzugeben, und Technizität einer Erfindung am gesamten Anspruchsgegenstand zu überprüfen. Nichtsdestotrotz gab es hier einen Rückfall in die veraltete Prüfungsmethodik. Dies nutzte der BGH für eine Konkretisierung der seit der Entscheidung “Rote Taube” im Jahr 1969 (hier Entscheidung Nr. 1) unverändert gebliebenen Bewertungsgrundlage für Technizität.

14.1 Leitsätze

1. Die Beantwortung der Frage, ob eine auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen gerichtete Patentanmeldung die nach § 1 I PatG vorausgesetzte Technizität aufweist, erfordert eine wertende Betrachtung des im Patentanspruch definierten Gegenstands.

2. Betrifft der Lösungsvorschlag einen Zwischenschritt im Prozess, der mit der Herstellung von (Silicium-) Chips endet, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er – abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen – auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse voranzubringen sucht (Abweichung von BGH – Chinesische Schriftzeichen).

14.2 Streitgegenständlicher Anspruch

1. Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen, bei dem durch einen elektronischen Rechner eine mit Hilfe eines Extraktionsverfahrens aus dem physikalischen Layout der jeweiligen hochintegrierten Schaltung gewonnene hierarchische Layout-Schaltung mit einer durch einen Logikplan festgelegten hierarchischen Logikplan-Schaltung derart verglichen wird, daß, in einem Schritt 1, sowohl die Layout-Schaltung als auch die Logikplan-Schaltung derart transformiert werden, daß die Anschlußzahl der Teilschaltungen jeder Hierarchieebene minimal ist, wobei dies dadurch geschieht, daß
1.a) Anschlüsse einer Teilschaltung, die innerhalb dieser Teilschaltung mit keinem Bauelement dieser Teilschaltung oder keiner Instanz einer untergeordneten Teilschaltung, die mindestens einer nächst niedrigeren Hierarchieebene angehört, verbunden sind, gestrichen werden,
1.b) Anschlüsse einer Teilschaltung, die bei allen Instanzen einer jeweiligen Teilschaltung extern miteinander verbunden sind, zu einem gemeinsamen Anschluß zusammengefaßt werden, wobei dies über alle Hierarchieebenen hinweg erfolgt, und
1.c) Anschlüsse einer Teilschaltung, die bei keiner Instanz dieser Teilschaltung eine externe Verbindung mit mindestens einem Bauelement einer anderen Teilschaltung aufweisen, auf der jeweiligen Hierarchieebene als externer Anschluß gestrichen werden, und
2. daß, in einem Schritt 2, Paare potentiell äquivalenter Teilschaltungen dadurch gebildet werden, daß in der extrahierten Schaltung und in der Logikplan-Schaltung korrespondierende Teilschaltungen mit gleicher Benennung gesucht werden und einander nur dann zugeordnet werden, wenn diese auch eine identische Anzahl von Anschlüssen aufweisen, und
3. daß, in einem Schritt 3, die internen Hierarchien eines Paares potentiell äquivalenter Teilschaltungen dadurch in gleichgestaltige (isomorphe) Hierarchien umgeformt werden, daß
3.a) Instanzen von Teilschaltungen, denen ein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, durch ein nicht weiter zu detailierendes Makro-Bauelement ersetzt werden, sofern zumindest alle Anschlüsse beider Instanzen einander vollständig zuzuordnen sind,
3.b) Instanzen von Teilschaltungen, denen kein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, solange durch Übergang auf eine niedrigere Hierarchieebene partiell expandiert werden, bis wieder mindestens eine Instanz einer Teilschaltung vorliegt, zu der ein Partner in der jeweils anderen Schaltung mit zugeordneten Anschlüssen existiert und diese jeweilige Instanz der jeweiligen untergeordneten Teilschaltung ebenfalls durch ein jeweiliges Makro-Bauelement ersetzt wird,
3.c) Instanzen von Teilschaltungen, denen ein Partner in der jeweils anderen Schaltung zugeordnet ist, und bei denen nicht alle Anschlüsse beider Instanzen einander zuzuordnen sind, wahlweise ebenfalls, wie in Schritt 3. b), weiter partiell expandiert werden oder der Vergleich der übergeordneten Schaltungsteile unterdrückt wird, und
3.d) Instanzen von Teilschaltungen, die nach Durchführung der oben genannten Schritte in beiden Schaltungen nicht gleich oft vorkommen, wie in Schritt 3. b), weiter expandiert werden, bis die Anzahl der Instanzen aller einander entsprechenden Teilschaltungen jeweils übereinstimmt,
4. wobei Schritt 3 bereits vorher auf die in den jeweiligen zu vergleichenden Teilschaltungen vorkommenden untergeordneten Teilschaltungen anzuwenden ist.

14.3 Streitverlauf

Das DPMA hatte die ursprüngliche Version des Hauptanspruchs, ohne den Zusatz “durch einen elektronischen Rechner” als nicht technisch abgelehent. Insbesondere weil das beanspruchte Verfahren auch “mittels Papier und Bleistift” ausgeführt werden könne. Das BPatG erachtete jedoch auch den Gegenstand des ergänzten Hauptanspruchs nicht als technisch. Dabei hatte das Gericht, die (bereits aufgegebene) Kerntheorie verwendend, festgestellt, dass “im Wesentlichen” ein Datenverarbeitungs- oder Rechenverfahren gelehrt werde.

Dem hielt die Anmelderin in Ihrer Rechtsbeschwerde entgegen. Das angemeldete Verfahren sei auf einen technischen Teilaspekt eines technischen Verfahrens gerichtet, um hochintegrierte Siliziumchips zu produzieren. Durch das beanspruchte Verfahren ergeben sich die technischen Effekte der Reduktion von Speicherplatz und Verarbeitungszeit. Sie argumentierte auch, ohne elektronischen Rechner sei das Verfahren nicht implementierbar.

Diesen Angriffen auf die Entscheidung des BPatG folgte der BGH ausdrücklich.

Der BGH sah das technische Problem darin,

ein Verfahren zu finden, bei dem mit möglichst geringem Speicherplatzaufwand und möglichst kurzer Verarbeitungszeit Schaltungen mit nicht isomorphen Hierarchien und inkompatiblen Anschlüssen der Teilschaltungen rein maschinell vergleichbar sind.”

Der BGH identifizierte vorliegend jedoch eine Technologie-Kategorie, die sich nicht in den bisher identifizierten Kanon von Technologien einordnen lies. Denn das beanspruchte Verfahren richtete sich weder in bestimmter Weise an einen Aufbau des elektronischen Rechners, noch war es auf eine bestimmte Funktionsfähigkeit oder auf einen bestimmten Gebrauch gerichtet (Seitenpuffer, Dispositionsprogramm):

“Der Senat hat in seiner Rechtsprechung zum Patentgesetz 1968 die erforderliche Technizität für gegeben erachtet, wenn die Anweisungen der angemeldeten Lehre auf einen in bestimmter Weise gearteten Aufbau, auf eine bestimmte Funktionsfähigkeit oder auf einen in bestimmter Weise beschaffenen Gebrauch des elektronischen Rechners gerichtet sind, der zur Anwendung kommen soll (BGHZ 115, 11 = NJW 1992, 372 = LM H. 4/1992 § 1 PatG Nr. 77 – Seitenpuffer; BGHZ 67, 22 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm). Solche Besonderheiten sind hier nicht gegeben, wie das BPatG zutreffend erkannt hat.”

Auch eine Verbindung der softwarebasierten Erfindung zu einer physikalischen Realität liege nicht unmittelbar vor:

Als Lehren zum technischen Handeln sind ferner angesehen worden Programme, die Messergebnisse aufarbeiten, den Ablauf technischer Einrichtungen überwachen oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirken (vgl. BGHZ 117, 144 = NJW 1993, 203 = LM H. 10/1992 § 265 ZPO Nr. 26 = GRUR 1992, 430 [431] – Tauchcomputer -, und die Nachw. bei Melullis, GRUR 1998, 843 [847f.]). Nach den insoweit unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des BPatG liegt hier auch ein solcher Fall nicht vor.

Allerdings liege eine mittelbare Verbindung zu einer physikalischen Realität, nämlich zur Herstellung elektronischer Schaltungen vor:

Schließlich hat das BPatG festgestellt, dass die angemeldete Lehre beispielsweise den Bereich der CAD/CAM-Werkzeuge betreffe. Hier bestimmten Methoden der Datenverarbeitung die Realität der gegenwärtigen industriellen Technik bei Entwurf und Fertigung von Gütern. Im Falle der Anmeldung bestehe eine zwar nicht unmittelbare, aber  mittelbare Verbindung zur Herstellung hochintegrierter Schaltungen, weil in nachfolgenden Abschnitten des integrierten Entwurfs- und Fertigungsprozesses aus den verifizierten und im Speicher der Datenverarbeitungsanlage abgelegten Layout-Daten die Masken und schließlich die integrierten Halbleiterschaltungen geschaffen würden.

Der auf technischen Überlegungen vorliegenden Zwischenschritt bei der Herstellung von Silizium-Chips ist technisch:

Die angemeldete Lehre betrifft einen Zwischenschritt in dem Prozess, der mit der Herstellung von (Silicium-)Chips endet, indem mit ihrer Hilfe dafür gesorgt werden kann, dass diese Bauteile aus verifizierten Schaltungen bestehen. Sie ist damit nach ihrer Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik. Die vorgeschlagene Lösung nutzt zwar – wie jede Neuerung – ein gedankliches Konzept; der Anmeldungsgegenstand beschränkt sich aber nicht hierauf. Das gedankliche Konzept ist nämlich nur realisierbar, wenn die Vergleichsgrößen erkannt sind, auf deren Vergleich nach den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem genannten Gebiet der Technik verzichtet werden kann. Angesichts der Beschaffenheit der Produkte, deren Herstellung das Verifikationsverfahren dient, erforderte dies eine technische Erkenntnis, die auf Überlegungen beruht, die sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten konzentriert.

Rechtsfehlerhaft sei die vom BPatG getroffene Bewertung des vorliegenden Verifikationsverfahrens als im Wesentlichen Datenverarbeitungs- oder Rechenverfahren. Selbst die Feststellungen des BPatG stützen dies nicht. Der beanspruchte Gegenstand, so der BGH, beziehe sich zwar nicht unmittelbar, jedoch mittelbar, auf die Herstellung hochintegrierter Schaltungen. Er betreffe einen Zwischenschritt in einem Prozess, der mit der Herstellung eines Siliziumchips endete. Damit sei der Zwischenschritt nach Zweckbestimmung Teil einer aktuellen Technik. Der Anmeldegegenstand beschränke sich nicht auf ein gedankliches Konzept. Das beanspruchte Verifikationsverfahren konzentriere sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten. Damit liege Technizität des angemeldeten Gegenstandes vor.

14.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Frage der Technizität ist auf Basis einer Gesamtbetrachtung zu ermitteln. Damit hält der BGH sich an die Abkehr von der Kerntheorie, wie sie in der Entscheidung “Tauchcomputer” bisher am deutlichsten festgestellt wurde. Allerdings hielt er eine Gewichtung einzelner Aspekte nach wie vor für möglich:

Eine Gesamtbetrachtung bedeutet eine Bewertung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands; dies schließt die Möglichkeit ein, bei Vorliegen sachgerechter Gründe einzelne Anspruchsmerkmale unter Berücksichtigung ihres nach fachmännischem Verständnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu gewichten.” Dabei verweist er allerdings auf die noch zu Zeiten der Kerntheorie ergangene Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen”.

Der BGH bestätigte die in der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) getätigte Aussage, dass die dort getroffene  Technikdefinition nicht abschließend war, sondern nur eine Konkretisierung darstellte, dass im Allgemeinen eine Technik vorliegen müsse.

“Der getroffenen Entscheidung steht nicht entgegen, dass nach den Feststellungen des BPatG die angemeldete Lehre nicht die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandeskräfte herbeigeführt wird. Allerdings hat der Senat in diesem Begriff der Technik das brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen Leistungen des Menschen gesehen, für die ein Patentschutz weder vorgesehen, noch geeignet sei (BGHZ 115, 23 [30] = NJW 1992, 374 = LM H. 4/1992 § 1 PatG 1981 Nr. 4 – Chinesische Schriftzeichen, unter Hinw. auf Rspr. des Senats zum PatG 1968).

Es gehört aber auch zu den durch die Rechtsprechung des Senats noch zum Patentgesetz 1968 herausgearbeiteten Grundsätzen, dass der Technikbegriff des Patentrechts nicht statisch, d.h. ein für allemal feststehend verstanden werden kann. Er ist vielmehr Modifikationen zugänglich, sofern die technologische Entwicklung und ein daran angepasster effektiver Patentschutz dies erfordern (vgl. BGHZ 52, 74 [76] = NJW 1969, 1713 = LM § 1 PatG Nr. 32 – Rote Taube).”

Als Technologien können auch Verfahren und Strukturen erachtet werden, die auf eine unmittelbare Verwendung von Naturkräften verzichteten. Die industrielle Entwicklung habe dazu geführt, dass virtuelle Tätigkeiten für die Erzeugung oder Bereitstellung physikalischer Ergebnisse erforderlich sein können. Diesen Tätigkeiten könne Technizität nicht per se abgesprochen werden:

Die industrielle Entwicklung hat dazu geführt, dass die zur Herstellung derartiger technischer Bauteile nötigen Arbeiten weitgehend nicht mehr durch maschinelle Fertigung geprägt sind, die den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte erfordert. Jedenfalls der Entwurf und notwendige Überprüfungen im Vorfeld der körperlichen Herstellung von Chips geschehen heutzutage im Wesentlichen computergestützt. […] 

Das hat eine entsprechende Verlagerung der Entwicklungstätigkeit der einschlägigen Fachkreise zur Folge, ändert aber nichts daran, dass es um die Beherrschbarkeit des Fertigungsprozesses für hochintegrierte Schaltungen geht, der dem industriellen Bereich der Technik angehört und nicht ohne entsprechende technische Überlegungen zu erledigen ist. Dieser Bereich kann deshalb vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil ein Lösungsvorschlag – abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen – auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung technisch tauglicher Bausteine anderweitig durch technisches Wissen voranzubringen versucht.”

Der BGH erwähnte noch, dass höchstrichterlich bisher nicht geprüft wurde, was unter einem Computerprogramm “als solches” zu verstehen sei. Auch dieser Fall gab dazu keinen Anlass.

14.5 Einordnung

Die Entscheidung “Logikverifikation” ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten. In ihr wendet der BGH zum ersten Mal das in der Entscheidung “Rote Taube” aufgestellte Meta-Kriterium an, dass die dort vorgegebene Definition für Technizität an die Entwicklung von Technik angepasst werden müsse. Die Definition aus “Rote Taube” ist gemäß dem BGH zwar hinreichend aber nicht notwendig für eine Qualifikation einer Erfindung als technisch.

Die Technologie hatte sich zum Zeitpunkt der Entscheidung soweit entwickelt, dass auch rein computerimplementierte Erfindungen rechtlich als Technologie eingeordnet werden mussten ohne eine Divergenz zwischen herkömmlicher und rechtlicher Technologiedefinition befürchten zu müssen. Voraussetzung dafür war nicht mehr, dass diese auf einen “Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges” basierten. Allerdings musste erkennbar sein, dass ein ein solcher “Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges” zumindest mittelbar erfolgte, indem die beanspruchte Erfindung einen Zwischenschritt dafür darstellte.

Im Effekt wurde durch die Entscheidung “Rote Taube” ein zweistufiges Prüfungskriterium vorgegeben. In einem ersten Schritt diente die dort aufgestellte Definition einer Prüfung auf Technizität. Sollte jedoch die betrachtete Erfindung nicht unter diese Definition fallen, war in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Erfindung eine neue Technologiekategorie darstellte, die eben nicht von der Definition erfasst wurde. Die Wahrscheinlichkeit dazu musste je größer sein, je mehr Zeit zwischen der Formulierung der Definition, i.e. seit der Entscheidung “Rote Taube” verstrichen war. In der hier vorgestellten Entscheidung hatte der BGH nun erstmalig auch den zweiten Prüfungsschritt angewendet und festgestellt, dass die zu bewertende Erfindung tatsächlich in eine neue Technologiekategorie einzuordnen war.

 

15. Die BGH-Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”, 2000

Auch in der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” (GRUR 2000, 1007) kritisierte der BGH die Verwendung der Beitrags- und der Kerntheorie durch das BPatG. Zudem verdeutlichte er die enge Bindung des rechtlichen Technizitätsbegriffs mit der gesellschaftlich verbreiteten Vorstellung von Technizität.

15.1 Leitsätze

1. Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.

2. Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

3. Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

15.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp mit:
a) einer Satzeingabeeinrichtung (1), die der Eingabe eines zu analysierenden Textes in einer Sprache dient, wobei ein Satz des Textes aus syntaktischen Einheiten besteht,
b) einer Wörterbucheinrichtung (4), in der syntaktische Einheiten gespeichert sind, und der Attribute für syntaktische Einheiten entnehmbar sind,
c) einer Grammatikeinrichtung (5), die die für die Sprache des Textes möglichen linguistischen Beziehungen zwischen syntaktischen Einheiten, denen jeweils ein Attribut zugeordnet ist, bereitstellt, wobei der Inhalt der Wörterbucheinrichtung (4) und der Grammatikeinrichtung (5) in einem Speicher gespeichert ist,
d) einer Feststelleinrichtung (2), die mittels der Wörterbucheinrichtung den Satz in syntaktische Einheiten aufteilt und für jede syntaktische Einheit mögliche Attribute feststellt und mittels der Grammatikeinrichtung anhand der als möglich erkannten Attribute alle möglichen linguistischen Beziehungen zwischen den Attributen, die jeweils einer syntaktischen Einheit zugeordnet sind, feststellt, wobei jede auf diese Weise festgestellte mögliche linguistische Beziehung zwischen den syntaktischen Einheiten des Satzes eine Kandidatenbeziehung darstellt, die möglicherweise korrekt ist, und
e) eine Dialog-Auswahlweinrichtung (9), mit der im Dialog mit einem Benutzer, wenn für eine syntaktische Einheit mehr als eine Kandidatenbeziehung möglich ist, eine korrekte Beziehung aus den Kandidatenbeziehungen basierend auf einer Befehlseingabe von einer Betriebseinheit ausgewählt werden kann,
gekennzeichnet durch
f) einen Bewertungsblock (8), der die Kandidatenbeziehungen dahingehend bewertet, ob sie eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit haben, korrekt zu sein, und durch
g) eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung (10), die, wenn für mehrere Kandidatenbeziehungen keine klärende Auswahl über die Dialog-Auswahleinrichtung getroffen wurde, die durch den Bewertungsblock als wahrscheinlichste bewertete Kandidatenbeziehung als korrekt auswählt.

15.3 Streitverlauf

Das DPMA hatte ein Patent mangels Technizität versagt. Das BPatG hatte die Beschwerde dazu als unbegründet zurückgewiesen:

Ein Gegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte umfasse, gebe jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthalte und dieser Beitrag auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfülle.

Im vorliegenden Fall hatte das BPatG den Beitrag der Erfindung, als den eines Sprachwissenschaftlers gehalten und dementsprechend nicht als technisch erachtet. Die technischen Maßnamen der beanspruchten Vorrichtung seien als Stand der Technik für die Beurteilung der Technizität nicht heranzuziehen gewesen. Eine neue Brauchbarkeit sei ebenfalls nicht gelehrt.

Dem trat die Anmelderin entgegen. Insbesondere habe das BPatG Argumente aus dem Bereich der erfinderischen Tätigkeit und Argumente aus dem Bereich der Technizität unzulässig vermischt.

Diese Auffassung bestätigte der BGH.

Insbesondere kritisierte er die Anwendung der längst aufgegebenen Beitragstheorie des BPatG:

Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen werden.

Auch die Anwendung der Kerntheorie kritisierte der BGH als rechtsfehlerhaft:

Der Senat hat hierzu bei anderer Gelegenheit ausgeführt, daß bei der Prüfung einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale enthält, auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist (BGHZ 117, 144, 150 = GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer).

Im übrigen widerspricht auch die völlige Nichtberücksichtigung der “nichttechnischen Erkenntnisse”, die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen, den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen.

Dabei wies er daraufhin, dass vorliegend nicht der Inhalt einer Information auf Technizität zu bewerten sei:

Die Frage, ob dabei auch der Inhalt der zu verarbeitenden Information zu berücksichtigen sein kann, wogegen Bedenken geltend gemacht worden sind (Melullis, a.a.O., S. 846 li.Sp.) und was auch nicht der herkömmlichen Auffassung zur Nichtberücksichtigung von “geistigen Anweisungen” entspräche (vgl. z. B. Senat GRUR 1975, 549 f. – Buchungsblatt), stellt sich im vorliegenden Verfahren ersichtlich schon deshalb nicht, weil sich die Anmeldung jedenfalls nicht auf solche Inhalte beschränkt.

Letztendlich hielt der BGH das beanspruchte Sprachanalysegerät, mit einer Eingabeeinheit und Ausgabeinheit, auf dem ein Programm abläuft für ohne Weiteres technisch. Selbst ein Computer auf dem eine redaktionalle Bearbeitung von Texten erfolgte, wäre ein technischer Gegenstand.

Eine Analyse, ob allein ein Softwareprogramm “als solches” vorlag und somit zur Anwendung des Ausschlusstatbestandes gemäß § 1 PatG Abs. 3 und 4 war nicht erforderlich.

15.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH kritisierte nochmals, dass eine Analyse der Technizität nicht auf dem beruhen dürfe, was sich dem Fachmann als Beitrag zum Stand der Technik erschließt. Eine bekannte technische Vorrichtung ist nicht deswegen untechnisch weil sie nichts zum Stand der Technik beitrage. Die Beitragstheorie sei längst überholt.

Auch die Kerntheorie sei nicht mehr anzuwenden. Denn bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist, gemäß der Entscheidung “Tauchcomputer” (hier Entscheidung Nr. 12).

Der patentrechtliche Begriff der Technik sollte zudem an den herkömmlichen Begriff der Technik anknüpfen:

Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Gesetz nicht näher definiert und entzieht sich als der Abgrenzung des durch die technischen Schutzrechte Schutzfähigen dienender Rechtsbegriff einer eindeutigen und abschließenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung (vgl. hierzu Sen.Beschl. “Logikverifikation”, a.a.O., S. 12 f.) bezüglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll. Damit knüpft er jedenfalls auch an dem Verständnis an, das den Begriff der Technik herkömmlich ausfüllt.

Auch ein Eingriff eines Menschen in einem Verfahrensschritt mache ein technisches Verfahren nicht zu einem un-technischen:

Schließlich steht es dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht entgegen, daß nach Merkmal (e) des Patentanspruchs 1 ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

Auch aus anderen Entscheidungen des Senats läßt sich nicht entnehmen, daß bereits ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer wie hier – im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen – im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialogverfahrens dem technischen Charakter der Lehre entgegensteht.

Der BGH wies nochmals darauf hin, dass ein genereller Ausschluss von Softwareerfindungen sowohl national als auch international nicht beabsichtigt sei:

“Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht, wie sich schon im Umkehrschluß aus der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG und der parallelen Regelung in Art. 52 EPÜ ergibt, nach dem Gesetz jedenfalls nicht; dies wird nunmehr durch Artikel 27 des Abkommens über handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) bestätigt und entspricht soweit ersichtlich auch allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum (vgl. nur GRUR 1978, 102 f. – Prüfverfahren; GRUR 1980, 849 ff. – Antiblockiersystem; BGHZ 115, 11 ff. = GRUR 1992, 11 – Seitenpuffer; EPA T 1173/97 ABl. EPA 1999, 609, 619 ff. – Computerprogrammprodukt/IBM;  Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG Rdn. 104; Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 77; Mes, PatG, § 1 Rdn. 57).”

Den in der Entscheidung “Logikverifikation” aktualisierten Technizitätsbegriff versuchte er zu verallgemeinern, indem er schreibt, dass eine technische Lehre durch:

“ein konkretes Anwendungsprogramm beansprucht wird, bei dem die enge Beziehung zum Computer ersichtlich ist, was durch entsprechende Anspruchsformulierung immer möglich sein dürfte.”

Der Begriff “konkret” sollte zukünftig im Hinblick auf eine Methodik zur Prüfung von Technizität noch eine wichtige Rolle spielen.

15.5 Einordnung

Auch in der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” kritisierte der BGH die Verwendung überholter Prüfungsmethoden zur Analyse der Technizität. Noch deutlicher als in der vorhergehenden Entscheidung “Logikverifikation” mahnte der BGH den rechtlichen Technikbegriff an den herkömmlichen Technikbegriff anzuknüpfen. Ebenfalls als wichtige Aussage kann der Entscheidung entnommen werden, dass ein Eingriff eines Menschen bei der Verwendung einer technischen Erfindung, z.B. als Verfahrensschritt, der Technizität nicht abträglich ist. Der Verweis auf ein “konkretes Anwendungsprogramm” als technische Lehre sollte bald zu einer neuen Prüfungsmethodik führen.

16. Die BGH-Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten”, 2001

In der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (GRUR 2002, 143) beschäftigte sich der BGH mit dem Technikbezug eines digitalen Datenträgers für ein computergestütztes Textkorrektur-Verfahren. Dabei äußerte er such ausgiebig zum Patentierbarkeitsausschluss für Software “als solche” gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

16.1 Leitsätze

1. Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur – irgendwie – über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

2. Eine vom Patentierungsverbot erfasste Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.

16.2 Streitgegenständliche Ansprüche

1. Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette Fi, in einem digital gespeicherten Text, der die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette Si enthält,
dadurch gekennzeichnetdass
a) die Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si ermittelt wird,
b) die fehlerfreie Zeichenkette Si nach einer Regel Rj verändert wird, so dass eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugt wird,
c) die Auftretenshäufigkeit H(ij) der Zeichenkette fij in dem Text ermittelt wird,
d) die Auftretenshäufigkeiten H(ij) und H(Si) verglichen werden und
e) basierend auf dem Vergleich in Schritt d) entschieden wird, ob die mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij die gesuchte fehlerhafte Zeichenkette Fi ist.

 

a) 17. Computersystem, insbesondere Textverarbeitungssystem, zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette Fi in einem Text, wobei die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette Si in dem Text vorkommt,
b) mit einem ersten Speicher (1) zur Speicherung des Texts,
c) mit einem zweiten Speicher zur Speicherung der Auftretenshäufigkeit H(Si) der fehlerfreien Zeichenkette Si und
d) mit einem dritten Speicher (3) zur Speicherung der Auftretenshäufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij,
e) mit einem vierten Speicher (4) zur Speicherung einer Regel Rj,
f) und mit Prozessormitteln (2), die enthalten:
g) eine Veränderungseinrichtung (5) zur Veränderung der fehlerfreien Zeichenkette Si nach der Regel Rj, so dass eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette fij erzeugbar ist,
h) eine Ermittlungseinrichtung (6) zur Ermittlung der Auftretenshäufigkeit H(fij) einer möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij,
i) eine Vergleichseinrichtung (7) zum Vergleich der Auftretenshäufigkeiten H(Sj) und H(fij) und
j) eine Zuordnungseinrichtung (8) zur Zuordnung der möglichen fehlerhaften Zeichenkette fij zu der fehlerhaften Zeichenkette Fi basierend auf einem Ausgangssignal der Einrichtung (7) zum Vergleich, enthalten.

 

a) 22. Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette, mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können,
b) dass ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17 ausgeführt wird.

16.3 Streitverlauf

Das Patent wurde im ursprünglich beantragten Rahmen zurückgewiesen und nur für die hilfsweise beantragten Ansprüche  1 – 17 aufrechterhalten. Insbesondere wurde der Anspruch 22 nicht als patentierter erachtet. Das BPatG hielt das durch Anspruch 22 bestimmte Speichermedium gemäß § 1 Abs. 3, 4 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Das BPatG sah im Anspruch 22 keine Lehre, welche die wesentlichen Lösungsmittel umfasste, um die erfindungsgemäße Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe sah es in einem verbesserten Verfahren zur Suche/Korrektur fehlerhafter Zeichenketten in einem Text. Allein durch einen digitales Speicher könne diese Aufgabe jedoch nicht gelöst werden.

Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Der BGH hielt zunächst die Kritik des BPatG an Anspruch 22 für zu kurz gegriffen. Denn durch die Beziehung von Anspruch 22 auf die Ansprüche 1 – 17 besteht eine Verbindung zu Merkmalen, die einer kompletten Lösung o.g. Aufgabe dienten.

Allerdings holte der BGH dann zu einer umfassenderen Kritik aus. Er sah in den vom BPatG nicht beanstandeten und erteilten Ansprüche 1 – 17 nicht unbedingt eine technische Lehre. Diese waren aber in jedem Fall wegen des Grundsatzes Reformatio in peius vor einer Vernichtung durch den BGH geschützt und mussten erteilt bleiben. Allerdings waren die Lehren der Ansprüche einer Prüfung durch den BGH in sofern zugänglich als dass diese in den Anspruch 22 einbezogen waren. In diesem Rahmen ergab sich die Kritik des BGH, die zur Zurückverweisung an das BPatG führte.

Das BPatG sah den Ausschlusstatbestand für alle Abbildungen eines Programmecodes auf Papier oder Speichermedium. Damit sei die Patentierung von Programmcode schlechthin ausgeschlossen:

Zu dieser Bewertung ist es gelangt, weil der Computerfachmann den mehrdeutigen Begriff „Programm” bei enger Sicht lediglich für den Programmcode und dessen Aufzeichnungen (gleichgültig welche Entwurfsstufe) verwende. Da § 1 II Nr. 3, III PatG nach einer engen Auslegung verlange, umfasse der Begriff „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches” eine Programmcodedarstellung oder -aufzeichnung auf einem Klarschriftdatenträger wie Papier oder einem maschinenlesbaren Speichermedium.

Der BGH stellte jedoch klar, dass diese Auffassung eine Mindermeinung sei:

Allerdings wird sie in der Literatur verschiedentlich befürwortet (Tauchert, GRUR 1997, 149 [154]; Mitt 1999, 248 [151]; van Raden, GRUR 1995, 451 [457]; früher auch Schulte, PatG, 5. Aufl. [1994], § 1 Rdnrn. 74, 76). Es gibt aber auch maßgebliche Gegenstimmen. Vor allem ist auf die Spruchpraxis des EPA zu dem nahezu wortgleichen Art. 52 II lit. c, III EPÜ zu verweisen, wonach ein – Datenverarbeitung mittels eines geeigneten Computers betreffender – Gegenstand nicht als „Programm als solches” im Sinne dieser Regelung zu verstehen ist, wenn er – hinreichend qualifizierten – technischen Charakter hat (Entsch. v. 1. 7. 1998, ABlEPA 1999, 609 [618f., 620f.]

Aus dem Gesetzteswortlaut ergibt sich allgemeiner Ausschluss für Software nicht:

Die gesetzliche Regelung ergibt schon nach ihrem Wortlaut zunächst, dass weder Programme für Datenverarbeitungsanlagen schlechthin vom Patentschutz ausgenommen sind, noch dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Gesetzes für jedes Computerprogramm Patentschutz erlangt werden kann.

Grundsätzlich liege auch hier in dem Kriterium der Technizität ein hinreichende Eigenheit, um den Patentierbarkeitsausschluss zu überkommen:

Diese Abgrenzung der für Datenverarbeitungsanlagen bestimmten Programme, für die als solche Schutz begehrt wird, von computerbezogenen Gegenständen, die § 1 II Nr. 3 PatG nicht unterfallen, führt dazu, dass Ansprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie besteht, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen, grundsätzlich patentierbar sind.”

Auf die bisher identifizierten anerkannten Technikgebiete beschränke sich dies allerdings nicht:

Ansonsten bedarf es hingegen einer Prüfung, ob die auf Datenverarbeitung mittels eines geeigneten Computers gerichtete Lehre sich gerade durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Berücksichtung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt.”

Ob die Lehre nach Anspruch 22 den Patentierbarkeitsausschluss erfüllt, war laut BGH noch nicht feststellbar.

Ob Anspruch (22) hiernach von dem Patentierungsausschluss nach § 1 II Nr. 3 PatG erfasst wird, kann der Senat nicht abschließend beurteilen.

a) Die Anmeldung betrifft die Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text. Das liegt nicht auf technischem Gebiet, auch wenn der zu prüfende Text mit einem computergestützten Textverarbeitungssystem erstellt worden ist. Im vorliegenden Fall ist deshalb – wie ausgeführt – eine Bewertung nötig, ob Anspruch (22) Anweisungen enthält, die den erforderlichen Bezug zur Technik herstellen. Das erfordert eine tatrichterliche Analyse sowie die Feststellung der maßgeblichen Umstände, die das BPatG – in Konsequenz seines rechtlichen Ausgangspunkts – nicht getroffen hat. Das wird daher nachzuholen sein.

b) Die neuerliche Prüfung ist nicht etwa deshalb entbehrlich, weil mit Anspruch (22) ein Verfahren nicht unmittelbar beansprucht wird. Die in Anspruch (22) enthaltene Lehre kann nicht schon deshalb patentiert werden, weil dieser Anspruch insbesondere auf eine Diskette und damit auf einen körperlichen Gegenstand (Vorrichtung) gerichtet ist.”

Bei der erneuten Befassung wird das BPatG daher vor allem die verfahrensmäßigen Anweisungen der in Anspruch (22) in Bezug genommenen Ansprüche (1) bis (17) zu bewerten haben. Diesen Anweisungen liegen ausweislich der Beschreibung der Patentanmeldung Erkenntnisse zu Grunde, die durch statistische Erhebung gewonnen werden können. Sollten sie (auch) die Lehre nach Anspruch (22) prägen, müsste diesem nach dem Vorgesagten die Patentierbarkeit abgesprochen werden. Allerdings erscheint auch die gegenteilige Bewertung nicht gänzlich ausgeschlossen.

16.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Aus der Rechtssprechung identifizierte der BGH fünf Möglichkeiten Technizität zu erwerben:

Nr. 1: “Danach kann ein Programm patentiert werden, wenn es in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Messergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirkt  (GRUR 1980, 849 [850] = LM § 1 PatG Nr. 55 – Antiblockiersystem).

Nr. 2: “Den in der Regel dem Patentschutz zugänglichen Lehren vergleichbar ist auch ein Verfahren, mit dem vermittels einer Datenverarbeitungsanlage durch Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände erledigt werden kann, wenn diese Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist (BGHZ 143, 255 [264] = GRUR 2000, 498 = NJW 2000, 1953 = LM H. 6/2000 § 1 PatG 1981 Nr. 12 – Logikverifikation).

Nr. 3: “Gleiches trifft zu, wenn die Lehre die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (BGHZ 115, 11 [21] = GRUR 1992, 33 = NJW 1992, 372 = LM H. 4/1992 § 1 PatG Nr. 77 – Seitenpuffer).

Nr. 4 und 5: “Auch Anweisungen, die einen bestimmten Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage lehren oder vorsehen, eine solche Anlage auf eigenartige Weise zu benutzen (vgl. BGHZ 67, 22 [29f.] = GRUR 1977, 96 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm), müssen die Voraussetzungen des Patentierungsausschlusses nicht notwendig erfüllen.

Dies bestätige auch die Gesetzessystematik:

Das vom Senat für maßgeblich gehaltene Verständnis von § 1 II Nr. 3 PatG wird durch die Gesetzessystematik bestätigt. Die dargelegte Tragweite des Patentierungsverbots für Computerprogramme entspricht derjenigen von anderen Tatbeständen des § 1 II PatG. Sowohl die dort in Nr. 1 genannten wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden als auch die in Nr. 3 genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sind nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen, als sie losgelöst von einer konkreten Umsetzung beansprucht werden. Soweit sie hingegen zur Lösung eines konkreten technischen Problems Verwendung finden, sind sie – in diesem Kontext – grundsätzlich patentfähig (BGHZ 67, 22 [26ff.] = GRUR 1977, 96 = NJW 1976, 1936 = LM § 1 PatG Nr. 44 – Dispositionsprogramm; vgl. auch EPA, Entsch. v. 30. 5. 2000 – T 27/97, Rdnr. 3 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM).

Diese Auffassung zum Patentierbarkeitsausschluss (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG) sei auch beim EPÜ (dort bewusst wortgleich in Artikel 52 Abs. 2 lit. c, Abs. 4) nur als durch die Rechtssprechung zu konkretisierende Hürde kodifizierbar gewesen:

Bei der Entstehung des Europäischen Patentübereinkommens herrschte zwar im Hinblick auf die Patentierung von computerbezogenen Lehren keine klare Vorstellung darüber, welche Definition gewählt werden soll. Während der diplomatischen Konferenz zum Abschluss des Übereinkommens wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vergeblich versucht worden sei, die Begrifflichkeiten auszufüllen; die Auslegung müsse der Rechtspraxis überlassen bleiben (Dokument M/PR/I, S. 28 Rdnr. 18, in: Berichte d. Münchner Diplomatischen Konferenz über d. Einführung eines Europäischen Patenterteilungsverfahrens, hrsg. v.d. Regierung d. Bundesrepublik Deutschland; auch abgedr. in: Materialien z. EPÜ, hrsg. v. EPA, Anl. Bd. 3).”

Ziel des Ausschlusskriteriums sei es (laut Diskussionen zum EPÜ) jedoch gewesen, nicht-technische Lehren vom Patentschutz auszunehmen:

Die in das Europäische Patentübereinkommen und das Patentgesetz übernommene Wortwahl trägt jedoch dem Anliegen Rechnung, die Entwicklung auf dem damals immer noch relativ neuen Gebiet der Computertechnik nicht durch eine uferlose Ausdehnung des Patentschutzes zu behindern. Dies legt es nahe, Lehren aus Gebieten, die nach traditionellem Verständnis nicht zur Technik gehören, nicht allein deshalb dem Patentschutz zugänglich zu erachten, weil sie mit Hilfe eines Computers angewendet werden sollen.

Technische Lehren sollten aber durch durch das Ausschlusskriterium nicht behindert werden:

Andererseits würde es über das genannte Ziel hinausgehen, einer  Lehre, deren Eigenart durch technische Vorgänge oder Überlegungen geprägt ist, den Patentschutz zu versagen, weil sie auf einem Computer zur Ausführung kommen soll und/oder von einem Teil der Computerfachleute in einem engeren Sinne als Programm für Datenverarbeitungsanlagen angesehen wird.

16.5 Einordnung

Die Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” war die erste Entscheidung, die sich explizit und umfangreich mit dem Patentierbarkeitsausschluss § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG befasste. In der Vorgängerentscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”  (hier Entscheidung Nr. 15) erwähnte der BGH noch explizit, um eine Anwendung dieser Regel herumgekommen zu sein, da ein Computerprogramm nicht beansprucht war (obschon er erwähnte, dass ein Computerprogramm “konkret” sein müsse). Dies war in der hier vorliegenden Entscheidung nicht mehr möglich.

Im Ergebnis las der BGH die Vorschrift so, dass dadurch nicht-technische Erfindungen ausgeschlossen und technische Erfindungen erlaubt waren. Nach Lesart des BGH bezog sich die Vorschrift nicht auf den Ausschluss von Software schlechthin. Ansprüche konnten somit auf reine Software (ohne Verwendung in einer Hardware) gerichtet sein, wenn diese das Kriterium der Technizität erfüllte. Dazu müsste die Software ein konkretes technisches Problem lösen. Dies war eine Verallgemeinerung der in der Entscheidung “Logikverifikation” festgestellten Erweiterung des Technizitätsbegriffs auf Erfindungen, die einen Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände betrafen, wobei die Herstellung an sich jedoch Teil der beanspruchten Erfindung war.

Das im Patentgesetz 2007 eingeführte Erfordernis der Technizität in § 1 Abs. 1 war demnach allein eine deklaratorische Feststellung des richterrechtlich entwickelten Technizitätskriteriums, welches im Hinblick auf Software im § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG konkretisiert wurde. Da sich das Technizitätskriterium auf alle Patentierbarkeitsausschlüsse “als solche” bezog, wurde es durch die Formulierung in § 1 Abs. 1 somit lediglich “vor die Klammer” gezogen. Der erst seit 2007 gültige § 1 Abs. 1 und der bereits zur dieser Entscheidung vorhandene § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 hatten somit – zumindest nach dieser Entscheidung – einen gemeinsamen Kern und konnten unabhängig voneinander geprüft werden.

17. Die BGH-Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004

Die Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr (GRUR Int 2004, 874) beschäftigte sich wie die zuvor zu Softwarepatenten ergangene Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16) mit dem Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG (1981). Die Entscheidung stellte zudem die Verbindung zwischen Technizität und den Kriterien Neuheit und erfinderischen Tätigkeit dar.

17.1 Leitsatz

Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

17.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot eines mit dem Computer des Kunden über eine elektronische Datenverbindung verbundenen Computers eines Anbieters zur Ausführung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:
a) Durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters ein Identifikationsdatensatz erzeugt, der eine erste Schlüsselinformation enthält, und an den Computer (2) des Kunden übermittelt.
b) Unter Verwendung des Identifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein elektronischer Überweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten Schlüsselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden übermittelt wird.
c) Der Computer (3) des Kreditinstituts übermittelt die erhaltene erste Schlüsselinformation an einen zentralen Server (4).
d) Der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste Schlüsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen Server (4) übertragenen zweiten Schlüsselinformation.”
e) Bei Übereinstimmung der enthaltenen Schlüsselinformationen übermittelt der zentrale Server (4) ein Bestätigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchführung des Auftrags und ein Ausführungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausführung der Zahlungstransaktion.

17.3 Streitverlauf

Der BPatG hatte eine Anmeldebeschwerde zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Hauptanspruchs keine technische Erfindung gemäß § 1 Abs. 1 PatG sei. Im Vordergrund hatte das BPatG eine geschäftliche Zahlungsmethode erkannt. Auch die Problemstellung – Sicherung eines Zahlungsverkehrs gegen Missbrauch – sei nicht auf ein technisches Problem beschränkt und könne ohne technische Mittel gelöst werden. Die anspruchsgemäße Lösung werde dementsprechend auch nicht durch technische Mittel erreicht, die auf den Einsatz oder Verbesserung herkömmlicher Mittel gerichtet seien. Sicherheit werde nicht verbessert. Eine besondere technische Leistung bezüglich des computer-basierten Zahlungsmodells sei nicht gegeben.

Die Anmelderin hielt dagegen. Das technische Problem bestehe darin Zahlungsdaten gegen Ausspähung im Internet und unbefugte Verwendung zu schützen. Als technische Lösung wird ein vierter Server zwischen die Server geschaltet, die den Zahlungsverkehr abwickeln. Die Abstraktion des vierten Servers als “neutrale Instanz” durch das BPatG werde dem nicht gerecht.

Der BGH folgte zumindest dem BPatG nicht und verwies die Sache zurück.

Das BPatG sei zunächst von der falschen gestetzlichen Regelungen ausgegangen:

“Das BPatG hat sich bei seiner Entscheidung wesentlich von dem Beschluss des Senats vom 17. 10. 2001 (BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten) leiten lassen, wie dem Hinweis auf diesen Senatsbeschluss und der Wiedergabe verschiedener in diesem enthaltener Aussagen in dem angefochtenen Beschluss entnommen werden kann. Das BPatG hat dabei übersehen, dass der Senatsbeschluss „Suche fehlerhafter Zeichenketten” nicht von dem sich aus § 1 I PatG ergebenden Erfordernis der Technizität des Gegenstands handelt, für den um Patentschutz nachgesucht wird (vgl. hierzu BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 = NJW 2000, 3282 – Sprachanalyseeinrichtung), sondern sich mit der Frage des in § 1 II Nr. 3, III PatG geregelten Patentierungsausschlusses befasst.”

Ob die für einen Patentschutz erforderliche Technizität gegeben ist, erschließt sich bei hierauf ausgerichteter wertender Betrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands (BGHZ 143, 255 [263] = GRUR 2000, 498 – Logikverifikation).

Weiter beanstandete der BGH mangelnde Würdigung von Anspruchsmerkmalen durch das BPatG:

“Denn dabei ist unberücksichtigt geblieben, dass nach den Merkmalen 3 (= Merkmal b, Anm. d. Verf.) und 4 (Merkmal c, Anm. d. Verf.) ein mit der Anmeldung vorgeschlagenes Lösungsmittel darin besteht, bestimmte Daten unter Verwendung eines ausweislich der Beschreibung sicheren elektronischen Zahlungssystems zu übermitteln.”

Der BGH sah auch keinen Grund, warum die beanspruchte Erfindung vom Patentierbarkeitsausschluss § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG 1981 betroffen sein sollte:

Mit diesen Fragen (siehe 17.4 Anm. d. Verf.) hat sich das BPatG – von seinem Standpunkt aus folgerichtig – nicht befasst. Dem Senat ist insoweit auch eine bestätigende abschließende Entscheidung verwehrt, weil es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf. Auf Grund der bisher getroffenen Feststellungen kann nach dem zu 2b bereits Ausgeführten nicht abschließend beurteilt werden, ob denjenigen Anweisungen der angemeldeten Lehre, die über den Einsatz von Computern ihrer Bestimmung und Eignung gemäß hinausgehen, ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft.

Damit verwies der BGH den Fall zur weiteren Aufklärung zurück an das BPatG.

17.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Erwähnung eines Computers reiche für die Überwindung des Patentierbarkeitsauschlusses § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG nicht  aus:

Angesichts des Umstands, dass Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen nach diesen Vorschriften von Gesetzes wegen vom Patentschutz ausgenommen sind, wenn für sie als solche Schutz begeht wird, kann ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient, allerdings nicht bereits deshalb patentierbar sein, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (vgl. Senat, BGHZ 149, 68 [73f.] = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten).

Vielmehr müssen weitere computerbasierte Anweisungen vorliegen, die “ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln lösen:

Diese (weiteren) Anweisungen müssen vielmehr die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Denn wegen des Patentierungsausschlusses und der umfassenden Eignung von Computern vermögen regelmäßig erst sie die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, das Computer nutzt. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen, insbesondere wenn sie sich darauf beschränken, zu umschreiben, wozu der Computer eingesetzt werden soll, genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.”

Den (weiteren) Anweisungen muss daher ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegen, das sie lösen sollen
(vgl. wiederum Senat, BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten).”

Die Lösung von Problemen geschäftlicher Tätigkeit seien im Allgemeinen nicht patentierbar:

Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist – auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muss – für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern.

Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit seien allein technische relevante Merkmale heranzuziehen:

Im Hinblick darauf, dass über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt.”

Diese allgemeine Regel sei für computer-implementierte Erfindungen besonders relevant:

Bei einer Patentanmeldung, die auf die Nutzung von Computer und Datenverarbeitung setzt, hat diese Frage jedoch besondere Bedeutung, weil hier zum einen die gedankliche Trennung zwischen der technischen Problemstellung und der ihr nur vorgelagerten Aufgabe, deren Bewältigung die Nutzung des Computers dienen soll, nicht in gleicher Weise ins Auge fällt und zum anderen der Gesetzgeber zwar Lehren zum technischen Handeln nicht wegen der Nutzung von Computer und Datenverarbeitung vom Patentschutz ausschließen wollte, durch § 1 II Nr. 3, III PatG aber zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches hinausgeht.

Schlussendlich sieht der BGH keine Prüfungsreihenfolge bei den einzelnen Anforderungen:

Das BPatG wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Überprüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss.”

17.5 Einordnung

Obschon bereits seit etlichen Jahren obsolet, wendete das BPatG auch in diesem Fall die Kerntheorie (‘Im Vordergrund stehe eine Zahlungsmethode’) als auch die Beitragstheorie (‘Verbesserung herkömmlicher Mittel nicht ersichtlich’) an. Diese Vorstellungen der Bewertung softwarebasierter Erfindungen hatten sich offensichtlich sehr fest gesetzt. Vielleicht deswegen, weil durch die subjektive Kerntheorie eine einfache Bewertung eines beanspruchten Gegenstands möglich war. Die subjektive Bewertung liegt dem Menschen näher die objektive, kriterienbasierte Herangehensweise.

Zur Überwindung der Hürde “als solche”, so erklärte der BGH, müssten neben einem Computer bzw. einem computer-ausführbaren Programmcode ein oder mehrere weitere Merkmale beansprucht sein. Durch die weiteren Merkmale der Software muss ein konkretes technisches Problem gelöst werden. Erst damit könne der in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG (1981) definierte Patentierbarkeitsausschluss überwunden werden.

Der BGH folgte seiner vorangegangenen Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16), in der der Patentierbarkeitsausschluss zu Software erstmals höchstrichterlich untersucht wurde.

Zusätzlich stellte der BGH fest, dass für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit allein technische Merkmale heranzuziehen sind. Dies ist nicht zu verwechseln mit der aufgegebenen Beitragstheorie, nach der auf Technizität nur die neuen/erfinderischen Merkmale untersucht wurden. Durch die Beitragstheorie musste auch ein eindeutig technischer Gegenstand als nicht-technisch verworfen werden, wenn dieser zum Stand der Technik zählte. Dieses unbillige Ergebnis der Beitragstheorie führte zu deren Fall. Die neue Herangehensweise des BGH ist gegen solche Ergebnisse robust. Technizität wird zunächst auf Basis aller Anspruchsmerkmale festgestellt (vgl. BGH Logikverifikation – hier Entscheidung 14). Für eine Analyse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit werden jedoch noch die technischen Merkmale bzw. die Merkmale, die einen technischen Beitrag liefern, herangezogen. Denn diese Merkmale sind deswegen zu identifizieren, “weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt“. Damit wurde in dieser Entscheidung die auch heute noch gültige Methode zur Bewertung von Ansprüchen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen eingeführt.

 

18. Die BGH-Entscheidung “Anbieten interaktiver Hilfe”, 2004

18.1 Leitsatz

Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem Kunden an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfasst, an einen zentralen Rechner gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen verglichen werden, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive Hilfe anzubieten, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

18.2 Streitgegenständlicher Ansprüche

Hauptantrag

a) Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems mit wenigstens einem Kunden-Rechner und einem zentralen Rechner, die über ein Netz miteinander verbindbar sind, beinhaltend folgende Schritte:
b) Ein Aufrufen einer Angebotsseite zu wenigstens einem Angebot eines Anbieters durch einen Kunden am Kunden-Rechner wird vom zentralen Rechner erkannt,
c) die vom Kunden im Zusammenhang mit der Angebotsseite am Kunden-Rechner vorgenommenen Bedienhandlungen werden erfasst und in Echtzeit an den zentralen Rechner gemeldet,
d) die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen verglichen wird, und
e) ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten.

Hilfsantrag

Verfahren nach Anspruch 1, wobei
g) die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen, die mit einer vorgebaren Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, und mittels einer lernenden Struktur bestimmt werden, verglichen wird, und
h) ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt, dass der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten.

18.3 Streitverlauf

Eine im Prüfungsverfahren festgestellter Mangel an erfinderische Tätigkeit wurde vom BPatG bestätigt. Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde.

Als Aufgabe der Erfindung wurde ein verbessertes Überwachungsverfahren mit dem unter anderem die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgänge erhöht werden kann.

Das BPatG war der Meinung, die beanspruchte Lehre liege nicht auf technischem Gebiet. Die Aufgabe sei nicht technisch, sondern geschäftlich. Und die prägenden Anweisungen dienten nicht der Lösung eines konkreten, technischen Problems. Patentanspruch 1 lehre vielmehr vor allem, die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Bestellvorgänge dadurch zu erhöhen, dass das Verhalten der Kunden ausgewertet und gegebenenfalls Hilfe angeboten werde.

Demgegenüber argumentiere der Anmelder, Verfahren, die allein per Computer automatisierte Abläufe betreffen, seien als technisch anzusehen. Durch die beanspruchte Erfindung könne die Anzahl aufgerufener Seiten vermindert und das Internet entlastet werden.

Dem stimmte der BGH nicht zu.

In der beanspruchten Erfindung erkannte der BGH nur einen mittelbaren Grund für die Steigerung des Auftragsvolumens. Die beanspruchte interaktive Hilfe soll ermöglichen auf den Kunden einzuwirken, falls ansonsten zu erwarten ist, dass der Kunde keinen Auftrag gibt. Diese Informationsbereitstellung basiere nicht notwendigerweise auf dem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Herbeiführen eines kausal übersehbaren Erfolges (vgl. “Rote Taube”, hier Entscheidung Nr. 1).

Auch die automatische, computerisierte Bereitstellung der Information rechtfertige keine andere Beurteilung. Dadurch stehe zwar der technisch Charakter der das Verfahren durchführenden Rechner außer Zweifel. Ein konkretes technisches Problem ergebe sich daraus jedoch nicht. Gleiches gelte für die vorteilhafte Entlastung des Internets. Dieser Vorteil sei keine technische Wirkung, sondern eine Wirkung des veränderten Nutzerverhaltens. Damit umfasst der Hauptantrag Software “als solche” die somit von von einer Patentierung ausgeschlossen war.

Auch durch die im Hilfsantrag der beanspruchten Lehre hinzugefügte künstliche Intelligenz (“lernende Struktur”) werde ein konkretes technisches Problem nicht gelöst. “Als solche” wäre die KI ebenfalls vom Patentierungsausschluss betroffen.

18.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Ein Software-basiertes Verfahren sei nicht schon wegen der Nutzung einer DV-Anlage (Anmerkung des Autors: i.e. der Verwendung eines technischen Mittels) technisch. Vielmehr müsse ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werden, um den Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 – 4 und Abs. 3 PatG zu überwinden, gemäß den Entscheidungen “Elektronischer Zahlungsverkehr (hier Entscheidung Nr. 17) und “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (hier Entscheidung Nr. 16). Diese Voraussetzungen gelten für Verfahren und für Vorrichtung gleichermaßen.

Eine nicht auf technischem Gebiete liegende Aufgabe in der Patentanmeldung bestimme nicht bereits die Technizität der Erfindung. Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, sei objektiv nach dem zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Wie schon seit langem bekannt ist die in der Patentschrift angegebene Aufgabe nur als Hilfsmittel anzusehen für die Ermittlung des objektiven technischen Problems.

Sofern ein Teil der beanspruchten Lehre die o.g. Voraussetzung erfülle, sei zudem der o.g. Auschlusstatbestand überwunden, gemäß der Entscheidung “Elektronischer Zahlungsverkehr (hier Entscheidung Nr. 17).

18.5 Einordnung

In der Entscheidung “Anbieten interaktiver Hilfe” bestätigte der BGH seine, in den beiden vorangegangene entwickelte, Auffassung zur Überwindung des Patentierbarkeitsausschlusses gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG. Neben einer allgemeinen Technologie (i.e. einem technische Mittel) müsse ein konkretes technisches Problem gelöst werden.

 

19. Die BGH-Entscheidung “Rentabilitätsermittlung”, 2004

19.1 Leitsatz

Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Gerätes an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Gerätes errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

19.2 Streitgegenständliche Anspruch

Hauptantrag

Verfahren zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:
a) Automatisches Ermitteln von einen Einsatz des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreibenden ersten Daten (30) während des Einsatzes durch das erste medizintechnische Gerät (1a-1c),
b) automatisches Übertragen der ersten Daten (30) an eine zentrale Datenbank (10),
c) Ermitteln von zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) auf Grund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben,
d) Ermitteln von dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen,
e) basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten Ermitteln einer Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordneten Auswerteeinrichtung (12), und
f) basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c), Ermitteln einer potenziellen Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes beziehungsweise des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12).

Hilfsantrag

Vorrichtung zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend
i) – eine zentrale Datenbank (10), die an ein Kommunikationsnetz anschließbar ist,
ii) – das erste medizintechnische Gerät (1a-1c), das derart ausgeführt ist, dass es automatisch seinen Einsatz beschreibende ersten Daten (30) ermittelt und über das Kommunikationsnetz an die zentrale Datenbank (10) übermittelt, und
iii) – eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12), die derart ausgeführt ist, dass sie, basierend auf den ersten Daten (30), in der zentralen Datenbank (10) gespeicherten zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) auf Grund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben, und in der Datenbank (10) gespeicherten dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen, eine Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt und basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine potenzielle Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt.

19.3 Streitverlauf

Die Prüfungsstelle des DPMA hatte die Anmeldung mangels Technizität zurückgewiesen. Das BPatG wies den Hauptantrag ebenfalls mangels Technizität zurück und für den Hilfsantrag zurück an das BPatG. Es lies jedoch die Rechtsbeschwerde zu.

Der BGH kontrollierte sowohl Hauptantrag und Hilfsantrag und bestätigte die mangelnde Patentierbarkeit des Gegenstandes des Hauptanspruchs zwar im Ergebnis, nicht jedoch methodisch.

Die Erfindung betrifft eine wirtschaftliche Rentabilitätsermittlung für Medizingeräte und Aufgabe deren automatisierte Ermittlung. Laut BPatG dienten die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems. Eine Automatisierung eines betriebswirtschaftlichen Prozesses gebe der Gesamtbetrachtung keinen technischen Charakter. Sie stelle vielmehr nur einen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers für ein betriebswirtschaftliches Verfahren dar.

Die Beschwerdeführerin wendete demgegenüber ein, sämtliche, für das Verfahren benötigte Komponenten seien technischer Natur. Zudem würden “echte” Messgrößen verwendet, die sich auf eine leistungsmäßige Beanspruchung des Medizingerätes und nicht auf betriebswirtschaftliche Daten bezögen.

Der BGH konnte nicht erkennen, wie der beanspruchte Gegenstand vom Patentierbarkeitsausschluss gemäß § 1 Abs. 2, 3 PatG ausgenommen sein sollte. Anders als vom BPatG angenommen, lag das Verfahren jedoch grundsätzlich auf technischem Gebiet gemäß § 1 Abs. 1 PatG. Dies änderte aber nichts am Ergebnis. Auch der Verweis auf die Einbettung in einen technischen Kontext gemäß der BGH-Entscheidung “Logikverifikation” (hier Entscheidung 14) konnte der Anmelderin nicht helfen. Der BGH konnte einen technischen Kontext in der Beschaffung eines medizinischen Ersatzgerätes nicht erkennen.

19.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Zur Anwendung des Ausschlusskriteriums für Software konnte sich der BGH auf bestehende Rechtssprechung berufen:

Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 II Nr. 3 und III PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (Senat, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr, für BGHZ vorgesehen; BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten)“.

Er erweiterte diese Methodik auch für andere vom Ausschlusskriterium betroffene Gegenstände:

Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode (§ 1 II Nr. 1 PatG), als Regel oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (§ 1 II Nr. 3 PatG) oder als Wiedergabe von Informationen (§ 1 II Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzusehen ist“.

Der BGH stellte nochmals klar, dass ein Computer mit Software vom Patentausschlusskriterium gemäß § 1 Abs. 2  Nr. 3 ebenso betroffen ist wie die Software alleine:

…auch bei der vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung
bedient, deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen ist, sofern hierbei die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Mitteln gelehrt wird, […] (Senat, GRUR 2004, 667 – Elektronischer Zahlungsverkehr)“.

Jedoch schließe das Vorliegen einer nicht-technischen Aufgabe, das Vorliegen einer technischen Aufgabe nicht prinzipiell aus:

Hingegen hat das BPatG nicht festgestellt, dass die beanspruchten Verfahrensschritte – was grundsätzlich denkbar wäre – neben ihrer betriebswirtschaftlichen Funktion auch der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

19.5 Einordnung

Der BGH konnte sich bei der Beurteilung umfassend auf bereits etablierte Rechtsprechung beziehen. Er stellte jedoch einen wichtigen Aspekt klar: Die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln sei notwendige und hinreichende Voraussetzung (“muss … enthalten”) zur Überwindung aller Alternativen 1 – 4 des Patentierbarkeitsausschlusses gemäß § 1 Abs. 2, 3 PatG. Dieses Kriterium hatte der BGH damit als umfassendes Kriterium zur Identifikation eines technischen Gesamtgegenstandes etabliert.

 

20. Fazit

Die Rechtsprechung für Softwarepatente begann mit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” im Jahr 1976. In dieser erkannte der BGH, dass die Frage der Technizität das einzige Kriterium ist, um zwischen Softwareerfindungen, die patentrechtlich geschützt werden sollten, und solchen, für die kein patentrechtlicher Schutz beabsichtigt war, zu unterscheiden. In der Entscheidung “Dispositionsprogramm” wurden zudem die Beitragstheorie und die Kerntheorie als erste methodische Ansätze zur Bewertung der Technizität eingeführt. Grundlage dafür war die in der Entscheidung “Rote Taube” von 1969 ergangene Definition technischer Gegenstände.

Die Anwendung der Beitragstheorie sowie der Kerntheorie lieferten jedoch unbefriedigende Ergebnisse. Erfindungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als technisch galten, wurden als nicht technisch verworfen. Kritisiert wurde auch die stark subjektive Komponente, die von diesen Methoden ausging, und zu Rechtsunsicherheit führte. In der Entscheidung “Antiblockiersystem” wurde zunächst die Beitragstheorie kassiert. Dies wurde in der Entscheidung “Seitenpuffer” per Leitsatz nochmals betont. In der Entscheidung “Tauchcomputer” folgte dann – ebenfalls per Leitsatz – die Kerntheorie.

Eine weitere wichtige Entscheidung war “Logikverifikation” aus dem Jahr 2000. Hier führte der BGH einen neuen Typ technischer Erfindungen ein und betonte die Offenheit von Technologiedefinitionen. Insbesondere die in der Entscheidung “Rote Taube” benannte Definition war als hinreichendes Kriterium für Technizität zu verstehen und nicht als notwendiges. Darauf hatte der BGH zwar bereits im Jahr 1969 hingewiesen, dennoch wurde das dort entwickelte Kriterium oft als alleiniger Maßstab für Technizität erachtet.

In der Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung” aus dem Jahr 2000 betonte der BGH, die Unschädlichkeit eines menschlichen Eingriffs in einem Software-gesteuerten Verfahren für dessen Technizität.

Die bis dato bekannten Typen technischer Erfindungen wurden vom BGH in der Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” im Jahr 2001 aufgezählt:

  1. Software, die einen Aufbau eines Computers betrifft (BGH “Dispositionsprogramm”, hier Entscheidung 2);
  2. Software, die einen Gebrauch eines Computer betrifft (BGH “Dispositionsprogramm”);
  3. Software, die technische Abläufe, z.B. Steuerungen, betrifft (BGH “Antiblockiersystem”, hier Entscheidung 7);
  4. Software, die eine Funktionsfähigkeit, z.B. kürzere Berechnungszeiten, eines Computers betrifft (BGH “Seitenpuffer”, hier Entscheidung 11);
  5. Software, die einen Zwischenschritt im Rahmen eines Herstellungsverfahrens betrifft (BGH “Logikverifikation”, hier Entscheidung 14).

Eine Abstraktion dieser Typen sollten Software-basierte Erfindungen sein, welche die “Lösung eines konkreten Problems” betraf. Damit konnte das Ausschlusskriterium § 1 (3) (4) PatG überkommen werden. Software “als solche” war demnach Software ohne konkreten technischen Bezug. Die Entscheidung “Suche fehlerhafter Zeichenketten” setzte diesen Maßstab deutlich.

In der Entscheidung “elektronischer Zahlungsverkehr” aus dem Jahr 2004 bestätigte der BGH die in “Suche fehlerhafter Zeichenketten” neu formulierte Prüfungsmethodik. Demnach war “ein konkretes Problem mit technischen Mitteln” zu lösen,  um das Ausschlusskriterium § 1 (3), (4) PatG für Software zu überkommen. Die Verwendung eines Standardcomputers (Anm. des Autors: i.e. eines technischen Mittels) allein führe nicht zur Technizität einer Software. Des Weiteren führte der BGH hier erstmals an, dass zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nur technische Merkmale zu erfassen sind.

In den beiden folgenden Entscheidungen “Anbieten interaktiver Hilfe” und “Rentabilitätsermittlung” wurde diese Vorgehensweise bestätigt. Sicher war man sich mittlerweile zudem, dass Technizität ein notwendiges (nicht hinreichendes) Abgrenzungskriterium für alle im Ausschlusskriterium § 1 (3), (4) PatG aufgezählten Gegenstände war, nicht nur für Software. Letzteres wurde bereits in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” postuliert. Einer Gesetzesänderung im Jahr 2007 war damit ein Weg bereitet. Erfindungen sollten ab dann gemäß § 1 PatG für Erfindungen “auf allen Gebieten der Technik” erteilt werden.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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UPC

Letzte Neuigkeiten

Dezember 2023: Der Start des Einheitspatentgerichts (UPC) und des Einheitspatents wurde um zwei Monate verschoben. Grund dafür sind die noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen beim Case Management System. Entsprechend wird der Start der Sunrise-Periode für Anfang März under der Start der neuen Jurisdiktion für Anfang Juni erwartet.

Oktober 2023: Der Verwaltungsrat hat 34 juristisch und 51 technisch qualifizierte Personen (darunter 27 Personen aus Deutschland) als Richter bestimmt. Unter den designierten Richtern sind bekannte Personen, wie Klaus Grabinski vom BGH, Matthias Zigann vom OLG München, Ulrike Voß vom LG Düsseldorf.

Voraussichtlicher Start

Juni 2023

Wichtige Termine

18. Januar 2022: Ratifikation des Protokolls zur vorläufigen Anwendung durch Österreich als 13. EU-Mitgliedstaat

Seit 19. Januar 2022 laufend: Vorläufige Anwendungsphase zur Errichtung des Einheitsgerichts

März 2023: Start der 3-monatigen Sunrise-Periode zum Herauswählen bestehender Bündelpatente (“opt-out”)

Juni 2023: Start des Einheitsgericht und offizielle Verfügbarkeit des Einheitspatents

Ende 2029: Ende der Phase der parallelen Verfügbarkeit von Bündelpatent und Einheitspatent in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten

EU-Staaten, die bereits ratifiziert haben

Belgien,  Bulgarien,  Deutschland,  Dänemark,  Estland,  Finnland,  Frankreich,  Italien,  Lettland,  Litauen,  Luxemburg, Malta,  Niederlande,  Österreich,  Portugal,  Slovenien,  Schweden

EU-Staaten, deren Ratifikation noch aussteht

Griechenland, Irland, Kroatien, Rumänien, Tschechien, Slowakische Republik und Zypern haben das UPC-Agreement bereits signiert, aber noch nicht ratifiziert.

Polen, Spanien und Ungarn haben zunächst kein Interesse am UPC und am Einheitspatent bekundet, können aber später das UPC-Agreement jederzeit signieren und ratifizieren.

Weitere Informationen

Gerne empfehlen wir auch die anderen Artikel in diesem Blog:
– zum Einheitlichen Patentgericht im Detail;
– zum Opting-Out, der Errichtung des UPC und der Sunrise Periode;
– zur rechtlichen Basis des UPC und des Einheitspatents;
– zum Nutzen eines einheitlichen europäischen gewerblichen Rechtsschutzes.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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Unified Patent Court; Einheitliches Patentgericht

Funktion und der Architektur des Einheitlichen Patentgerichts (UPC)

In unserer Serie über das neue Einheitspatent und das neue Einheitliche Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) haben wir bereits zu den historischen Hintergründen (hier), zur EU-rechtlichen Basis (hier) und zur Vorbereitungsphase (hier) geschrieben. Eine stetig aktualisierte Übersicht zum Countdown vor dem Start der neuen Jurisdiktion finden sie hier.

Eine Beschreibung der Funktion und der Architektur des Einheitlichen Patentgerichts erfolgt in diesem Artikel.

I. Zuständigkeit des UPC

Das Einheitliche Patentgericht ist zuständig für Verletzungsklagen und Nichtigkeitsklagen auf Basis des Einheitspatentes sowie insbesondere für Klagen auf vorläufigen Rechtsschutz und Feststellungsklagen auf Nichtverletzung (Art. 32 UPC-A).

Außerdem besteht Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen gegen alle anhängigen und zukünftigen Europäischen Patente (als auch für Patente auf Basis von Euro-PCT-Anmeldungen), die in einem EU-Staat validiert wurden bzw. werden, wenn dieser am UPC teilnimmt. Für Europäische Patente besteht die Möglichkeit die Zuständigkeit des UPC abzuwählen (Opt-out).

II.  Architektur des UPC

Die Architektur als auch das Prozessrecht des UPC finden sich im UPC-Übereinkommen (UPC-A) und in dessen Verfahrensordnung.

1. Erste Instanz

Die erste Instanz des UPC, bei der Klagen auf Verletzung oder Nichtigkeit eines Einheitspatentes eingehen, wird aus einer Zentralkammer und Lokalkammern gebildet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für eine Gruppe von teilnehmenden EU-Staaten eine Regionalkammer zu bilden.

a. Zentralkammer

Die Zentralkammer wird auf Paris und München aufgeteilt. Ursprünglich war ein Teilstandort der Zentralkammer auch in London vorgesehen. Das hat sich aber spätestens seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem UPC-A erledigt.

Der Teilstandort in Paris wird für Patente aus den Bereichen der IPC Klassen B (Arbeitsverfahren; Transportieren), D (Textilien, Papier), E (Bauwesen; Bergbau), G (Physik) sowie H (Elektrotechnik) umfassen.

Der Teilstandort München wird für Patente aus der IPC Klasse F (Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen) zuständig sein.

An welchem Teilstandort das UPC Fälle verhandelt, die dem nun nicht mehr vorgesehenen Teilstandort London vorbehalten waren, ist noch nicht geklärt. Dies betrifft Fälle der IPC-Klassen A (täglicher Lebensbedarf) und C (Chemie; Hüttenwesen). Vermutlich werden sie auf die verbleibenden beiden Teilstandorte aufgeteilt. Der Gesetzgeber könnte aber auch einen Teilstandort in einem anderen teilnehmenden EU-Staat benennen.

Die Zentralkammer wird bei Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten immer mit einem technisch qualifizierten Richter und zwei Juristen agieren. Der technisch qualifizierte Richter wird gezielt hinsichtlich seiner technischen Kompetenz aus einem Pool von Richtern ausgewählt, welchen das UPC unterhält. Dadurch soll eine hohe Qualität der Urteile in technischen Details sichergestellt werden.

b. Lokalkammern

Lokalkammern können sich in jedem am UPC teilnehmenden EU-Staat befinden. Die Anzahl Lokalkammern in einem EU-Staat ist abhängig der Anzahl der Patente, die in diesem EU-Staat litigiert werden.

Eine Lokalkammer ist mit drei Juristen besetzt von denen einer den Vorsitz inne hat. Für größere Jurisdiktionen sollen zwei Richter eine Richterqualifikation des Staates der Lokalkammer besitzen und einer bzw. eine in einem anderen teilnehmenden EU-Staat eine Richterqualifikation besitzen. Für kleinere Jurisdiktionen ist es umgekehrt.

Auf Antrag einer Partei oder des Gerichts wird ein technisch qualifizierter Richter zu den drei Richtern hinzugezogen. Der technische Richter soll ein in dem betreffenden Fall technisch spezialisierter Richter sein. Genau wie das ausländische Mitglied wird er oder sie aus dem UPC-Pool von Richtern ausgewählt. Durch diese Möglichkeit soll die technische Kompetenz des Gerichtes sichergestellt werden.

In Deutschland sind Lokalkammern in Düs­sel­dorf, Ham­burg, Mann­heim und Mün­chen vorgesehen. Diese Städte beherbergen auch für nationale Verletzungsprozesse die am meisten frequentierten Gerichte. Deutschland ist durch die vier Lokalkammern das Land mit den meisten UPC-Kapazitäten der teilnehmenden EU-Staaten.

c. Regionalkammern

Eine Regionalkammer kann aus zwei teilnehmenden EU-Staaten bestehen. Ziel einer Regionalkammer ist es, für Staaten mit weniger Patentstreitigkeiten, Expertise bündeln und dadurch qualitativ hochwertige Entscheidungen erwirken zu können.

Eine Regionalkammer soll bestehen aus zwei Juristen mit Richterqualifikation aus der Region und einem Juristen mit Richterqualifikation eines anderen teilnehmenden EU-Staats. Wie bei der Zentralkammer oder bei einer Lokalkammer kann auf Antrag einer Partei oder auf Antrag der Kammer ein technisch qualifizierter Richter aus dem UPC-Richterpool hinzugezogen werden.

Derzeit hat sich erst eine Regionalkammer gebildet. Die Länder Litauen, Estland, Lettland und Schweden haben sich zur Nordisch-Baltischen Regionalkammer zusammengeschlossen.

d. Zuständigkeiten von Zentral-, Regional- und Lokalkammern

Zuständigkeit der Zentralkammer

Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen können mit Einverständnis beider Parteien an der Zentralkammer verhandelt werden (Art. 33 (7) UPC-A). Klagen auf Nichtigkeit eines Einheitspatentes oder eines Europäischen Patentes können als initiale Klagen nur bei der Zentralkammer eingereicht werden (Art. 33 (4) UPC-A) .

Die Zentralkammer ist zudem zuständig für Verletzungsklagen, gegen potentielle Patentverletzer, die keinen Sitz in einem beim UPC teilnehmenden EU-Staat haben, beispielsweise gegen Beklagte aus Spanien oder den USA (Art. 33 (1)  UPC-A). Diese können jedoch auch in einer Lokal- oder Regionalkammer eingereicht werden. Außerdem ist die Zentralkammer zuständig, wenn eine Verletzungsklage in einem teilnehmenden EU-Staat verhandelt werden könnte, dieser EU-Staat aber weder eine Lokalkammer besitzt noch Teil einer Regionalkammer ist (Art. 33 (1)  UPC-A).

Zuständigkeit von Regional- und Lokalkammern

Eine Lokalkammer ist zuständig, wenn eine Verletzung eines Schutzrechts in dem EU-Staat der Lokalkammer erfolgt ist oder erfolgen könnte, oder wenn der Beklagte in dem EU-Staat der Lokalkammer seinen Sitz hat. Ist eine Verletzungsklage an einer Lokalkammer erfolgt, muss auch die Nichtigkeitsklage dort verhandelt werden (Art. 33 (2) UPC-A). Dadurch kann ein kompletter Verletzungsprozess an einem Gerichtsstandort verhandelt werden. Eine Bifurkation einer Nichtigkeitsklage zu einem Spezialgericht (wie in Deutschland) ist nicht erforderlich (Art. 33 (1)  UPC-A).

Eine Regionalkammer ist zuständig, wenn eine Verletzung eines Schutzrechts in einem der Staaten der Regionalkammer erfolgt ist oder erfolgen könnte, oder wenn der Beklagte in dem EU-Staat der Regionalkammer seinen Sitz hat (Art. 33 (1)  UPC-A). Widerklagen auf Nichtigkeit müssen ebenfalls an der gleichen Regionalkammer eingereicht werden.

Im Rahmen einer Verletzungsklage an einer Lokalkammer oder einer Regionalkammer, kann diese entscheiden, eine Widerklage auf Nichtigkeit des betreffenden Einheitspatentes an die Zentralkammer abzugeben (Art. 33 (3) a) UPC-A). Mit Einverständnis der Parteien kann eine Lokal- oder Regionalkammer sogar entscheiden einen kompletten Streit zur Verhandlung an die Zentralkammer abzugeben (Art. 33 (3) b) UPC-A). Allerdings sind diese Möglichkeiten theoretischer Natur. Keine Lokal- bzw. Regionalkammer würde wohl den “Offenbarungseid” leisten, einen Rechtsstreit mangels Kompetenz oder Zeit nicht führen zu können.

Wegen der hohen technischen Kompetenz und der zwingenden Anziehung von Nichtigkeitswiderklagen, werden Lokalkammern bzw. die Regionalkammern voraussichtlich die wichtigste erstinstanzliche Gerichtsbarkeit darstellen. Dies wird insbesondere für die Lokalkammern an patentrechtlich bereits sehr erfahrenen Gerichtsstandorten, wie Düsseldorf und München, gelten.

2. Zweite Instanz

Das Beschwerdegericht ist für Beschwerden auf Entscheidungen der ersten Instanz zuständig und in Luxemburg angesiedelt (Art. 9 (5) UPC-A).

Für Patentstreitigkeiten wird die zweite Instanz mit drei Juristen und zwei technisch ausgebildeten Richtern aus unterschiedlichen teilnehmenden EU-Staaten besetzt. Die technisch ausgebildeten Richter werden gezielt nach geeigneter Qualifikation für das einer Streitigkeit zugrunde liegende Patent aus dem Richterpool des UPC ausgewählt (Art. 9 (1) UPC-A).

Vorsitzender wird ein erfahrener Richter werden. Zur Zeit im Gespräch für diese Position ist der deutsche Richter Klaus Grabinski vom BGH.

3. Rolle des EuGH

In jedem Stadium des Verfahrens, kann eine Frage zu EU-Recht aufgeworfen werden, zu welcher der UPC eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) benötigt. In diesem Fall kann jede Instanz des UPC den EuGH für eine Entscheidung in dieser Frage anrufen (R. 266 Vorläufige Verfahrensregeln UPC).

Der EuGH sollte ansonsten keine Rolle spielen. Diese Entmachtung ist beabsichtigt, weil der EuGH wegen seiner mangelnden technischen Spezialisierung für patentrechtliche Sachverhalte als ungeeignet angesehen wird. Deswegen wurde das UPC auf Basis eines internationalen Übereinkommens anstelle einer europäischen Verordnung errichtet.

III. Kosten

Die Gerichtskosten zahlt zunächst der Kläger und am Ende die unterlegene Partei. Dies gilt auch für die Kosten der Gegenpartei bis zu einer bestimmten Obergrenze. Im Vergleich zu Deutschland sind teurere Verfahren zu erwarten. Demgegenüber steht die wesentlich größere Jurisdiktion des UPC, in der Schadensersatz- oder Lizenzzahlungen ebenfalls wesentlich größer sein werden.

IV. Personalia

Im Oktober wurden vom Verwaltungsausschuss eine Liste der künftigen Richter an UPC veröffentlicht. Sowohl als juristische als auch als technische Richter wurden erfahrene Personen ausgewählt

12 der 34 benannten juristischen Richter werden aus Deutschland sein:

Dr. Klaus Grabinski Ri. BGH Berufungsgericht in Luxemburg
Prof. Maximilian Haedicke Professor Uni Freiburg Zentralkammer in Paris
Dr. Holger Kircher Vors. Ri. LG Mannheim Lokalkammer Mannheim
Sabine Klepsch Vors. Ri. LG Düsseldorf Lokalkammer Hamburg
Tobias Pichlmaier Vors. Ri. am LG München Lokalkammer München
Dr. Patricia Rombach Ri. BGH Berufungsgericht in Luxemburg
Stefan Schilling Ri. OLG Hamburg Lokalkammer Hamburg
Dr. Bérénice Thom Vors. Ri. LG Düsseldorf Lokalkammer Düsseldorf
Ronny Thomas Ri. OLG Düsseldorf Lokalkammer Düsseldorf
Dr. Peter Tochtermann Vors. Ri. LG Mannheim Lokalkammer Mannheim
Ulrike Voß Vors. Ri. OLG Düsseldorf Zentralkammer München
Dr. Matthias Zigann Vors. Ri. LG München Lokalkammer München

15 der 51 benannten technischen Richter werden aus Deutschland sein:

Dr. Michael Alt (Chemie/Pharma) Patenanwalt Bird & Bird
Uwe Ausfelder (Maschinenbau) Ri. BPatG
Dr. Arwed Burrichter (Biotechnologie) Patentanwalt Cohausz & Florack
Michael Fleuchaus (Physik) Patentanwalt Fleuchaus & Gallo
Dr. Rainer Friedrich Leiter Global IP CSL Behring
Ulrike Keltsch (Physik) Leiterin IP Airbus
Dr. Dennis Kretschmann (Elektronik) Patentanwalt Boehmert & Boehmert
Dr. Roman Maksymiw (Biotechnologie) Vors. Ri., 14. Senat BPatG
Dörte Otten-Dünnweber (Physik) Ri. BPatG
Stephanie Parchmann (Chemie/Pharma) Patentanwältin Maiwald
Christoph Schober (Physik) Patentanwalt Flügel Preissner Schober Seibel
Dr. Uwe Schwengelbeck (Maschinenbau) Ri. BPatG
Max Tillmann (Maschinenbau) Patentanwalt König Szynka Tillmann von Renesse
Carola Wagner (Chemie/Pharma) Ri. BPatG
Stefan Wilhelm (Maschinenbau) Assistant Chief IP Counsel 3M

V. Erster Eindruck

Praktiker haben das UPC konzipiert. Der Fokus auf technische Kompetenz, durch die fallbezogene Auswahl von Richtern mit technisch geeigneter Ausbildung, ist erfreulich. Sogar im Vergleich zum Bundespatentgericht, mit seinen technischen, aber nicht fallspezifisch ausgewählten Richtern, sollten die Entscheidungen des UPC hinsichtlich des technischen Verständnisses eine höhere Qualität aufweisen.

Die Möglichkeit einer Widerklage auf Nichtigkeit des Klagepatents in einem Verletzungsverfahren ist eine Abkehr vom deutschen Bifurkationssystem. Der Spezialisierungsvorteil beim Bifurkationssystem wird allerdings durch die technisch kompetenten Kammern des UPC kompensiert. Somit bleibt beim UPC der Vorteil eines kompakten Verfahrens, bei dem viele Aspekte (z.B. der Streitwert, die Auslegung eines Klagepatents, die Bestandsfähigkeit) nur einmal verhandelt werden müssen. Ein “Injunction Gap”, wie in Deutschland, ist beim UPC gar nicht erst möglich. Dies ist ebenfalls zu begrüßen.

Die Einflüsse aus dem Vereinigtem Königreich (einem Common-Law Staat) treten bei der Architektur des Gerichts nicht besonders hervor. Diese haben sich mehr im Prozessrecht niedergeschlagen. Wenn man wollte, könnte man den Einfluss des Vereinigten Königreichs an den gestiegenen Gerichtskosten erkennen. Insbesondere Firmen, die dem Patentschutz ihrer Entwicklungen einen hohen Stellenwert einräumen, könnten diese Kosten durch die große Jurisdiktion des UPC und die benannten Mittel für ein effektives, hochqualitatives Verfahren, jedoch als gerechtfertigt ansehen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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Patente auf Software

Softwarepatente bewegen die Welt. Sie sind oft umstritten und dennoch basiert heute ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug, sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In Teil 2 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden fünf Entscheidungen aus den Jahren zwischen 1980 bis 1992 vorgestellt. Deutlich werden die Schwierigkeiten, welche durch die Kerntheorie als Methode zur Bewertung der Technizität einer Erfindung entstehen. In der letzten vorgestellten Entscheidung dieses Teils nahm der BGH schließlich Abstand von dieser Methode.

In Teil 1 (hier verlinkt): 

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2:

8. Walzstabteilung, 1980
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Seitenpuffer, 1991
12. Tauchcomputer, 1992

In Teil 3 (hier verlinkt) :

13. Automatische Absatzsteuerung, 1999
14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
18. Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

 

8. Die BGH- Entscheidung “Walzstabteilung”, 1981

Der Entscheidung “Walzstabteilung” (BGH, GRUR 1981, 39) betraf ein Verfahren zum Steuern einer Walzstablänge auf Basis einer vorgegebene Verkaufslänge.

8.1 Leitsätze

Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfähig, wenn mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflußt wird (Ergänzung zu BGH “Dispositionsprogramm” und BGH “Straken”).

8.2 Streitgegenständliche Ansprüche

a) 1. Arbeitsverfahren beim Unterteilen von Walzstäben auf Kühlbettlängen hinter kontinuierlich arbeitenden Walzstraßen,
b) bei dem das Walzgut während der Auswalzung durch Meßeinrichtungen erfaßt wird und
c) die Meßwerte einem Rechner zugeführt werden, der die Gesamtlänge ermittelt und unter Berücksichtigung der maximalen, über das Kühlbett zu fördernden Länge und der minimalen, aus der Auslaufgeschwindigkeit des Walzgutes und dem Arbeitstakt des Kühlbettes sich ergebenden Länge, die Unterteilung in Teillängen von ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge steuert
d) mit der weiteren Maßgabe, daß die keine volle Verkaufslänge ergebende Restlänge unter Berücksichtigung der maximalen Kühlbettlänge einem ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge zugeschlagen wird und
e) keine der übrigen Teillängen mit einem größeren ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge geschnitten werden, als die mit der Restlänge behaftete Teillänge,
dadurch gekennzeichnet,
f) daß die Festlegung der Teillänge, zunächst ausgehend von einer aufgrund des Einsatzgewichtes voraus berechneten Gesamtwalzlänge mit der Maßgabe erfolgt, daß bei einer Gesamtzahl von Teillängen, die aus der Gesamtwalzlänge geschnitten werden, die (n-l)-te (vorletzte) Teillänge und gegebenenfalls weitere (dritt- oder auch viertletzte) Teillängen um mindestens eine Verkaufslänge kürzer als das ganzzahlige Vielfache der mit der Restlänge behafteten letzten Teillänge und um mindestens eine Verkaufslänge länger als ein über der minimalen Länge gelegenes ganzzahliges Vielfaches der Verkaufslänge vorgesehen wird bzw. werden, und
g) daß die sich aus den Messungen vor den letzten Teilschnitten ergebende tatsächliche Gesamtwalzlänge mit der voraus berechneten Gesamtwalzlänge verglichen wird und
h) der sich ergebende positive oder negative Unterschied durch Zugabe oder Abzug von Verkaufslängen an der vorletzten oder gegebenenfalls dritt- oder auch viertletzten Teillänge ausgeglichen wird.

8.3 Streitverlauf

Vom deutschen Patentamt wurde das Patent mangels Neuheit zurückgewiesen.

In der Beschwerde argumentierte die Anmelderin hinsichtlich der Technizität, es kämen Naturkräfte auf Basis technischer Mittel zu Einsatz, um zeit- und kostenaufwendiges Aussortieren von Resten beim Produzieren von Walzstäben zu vermeiden:

Das erfindungsgemäße Verfahren liefere am Ende der Abkühlungsphase Walzstäbe, deren Abmessungen ein müheloses Ausscheiden der Restlängen ermöglichten.

Das Vorsehen der Pufferzone und deren richtige Dimensionierung seien ohne Berücksichtigung des bei der Fertigung verwendeten Materials und der durch das Fertigungsverfahren bedingten potentiellen Abweichungen nicht möglich, anders als etwa bei einer Organisations- und Rechenregel, bei der eine solche Abhängigkeit von konkreten Anwendungstatbestand nicht bestehe.

Das BPatG versagte die Technizität des beanspruchten Gegenstandes, gab die Entscheidung aber zur Rechtsbeschwerde an den BGH frei, weil der Rechtssprechung eine Präzedenz fehle.

Der BGH bestätigte das BPatG und attestierte ihm eine korrekte Anwendung der in den BGH-Entscheidungen “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2), “Straken” (hier Entscheidung Nr. 3), “Prüfverfahren” (hier Entscheidung Nr. 4) und “Fehlerortung” (hier Entscheidung Nr. 5) entwickelten Methoden.

Die Aufgabe sah der BGH in dem Zuschneiden unbekannter Walzstablängen in Abhängigkeit einer Verkaufslänge:

Nach der Beschreibung liegt [] die Aufgabe zugrunde, ein Arbeitsverfahren zu schaffen, welches es ermöglicht, aus Walzstäben, deren Länge noch nicht genau festgestellt ist, wenn die Aufteilung in zu einer Kaltscherenlage zusammenkommende Teillängen beginnt, Teillängen so zu schneiden, daß Restlängen stets an dem größten ganzzahligen Vielfachen der Verkaufslänge anhängen.

Der BGH sah weder eine neue Struktur noch eine neue Brauchbarkeit in der beanspruchten Lösung:

… daß diese technischen Mittel – Meßeinrichtungen, Rechner, Kaltschere – aber dem Fachmann bekannt seien und in der Patentanmeldung keine nähere Darstellung, erst recht keine erfinderische Weiterentwicklung erführen; ebenso wenig lehre die Patentanmeldung, mit den bekannten technischen Mitteln auf eine neue, erfinderische Art umzugehen.

Er schlussfolgerte:

“Der hieraus gezogene Schluß […], die gegebene Lehre sei deshalb eine “reine Denkanweisung” und stelle lediglich “eine systematisch niedergeschriebene, vollständige Anweisung” dar, “nach der eine Aufgabe durch Berechnungen gelöst werden kann”, wird dem Gegenstand der Erfindung gerecht und hat nach der Rechtsprechung des Senats zur Folge, daß die angemeldete Lehre mangels eines technischen Gehalts dem Patentschutz nicht zugänglich ist.”

Gemäß der Kerntheorie sieht er den Kern der Erfindung in einer rechnerischen Überprüfung, die technisch eingebettet ist:

“Die Lehre der Patentanmeldung besagt im wesentlichen nichts anderes, als daß – unter Einsatz der geläufigen technischen Apparaturen – zur Erzielung eines wünschenswerten Ergebnisses bei der Aufteilung der Walzstäbe eine rechnerische Überprüfung vorher gewonnener, noch ungenauer Werte vorgenommen werden soll. Damit diese neu gewonnenen Werte noch sinnvoll zur Korrektur der ungenauen Resultate verwendet werden können, soll die rechnerische Aufteilung an Hand der vorläufigen Werte bereits so vorgenommen werden, daß für die Korrektur ein gewisser Spielraum (durch die variable Bemessung der vorletzten Teillängen) besteht.”

Er sah im Wesentlichen die gleiche Situation wie bei der Entscheidung “Dispositionsprgramm” (hier Entscheidung Nr. 2), nur in Verbindung mit einem technischen Verfahren:

“Im Vergleich zu dem von dem Senat in der genannten Entscheidung (BGHZ 67, 22 – GRUR 1977, 96 ) behandelten Dispositionsprogramm liegen Unterschiede der hier zu beurteilenden Lehre nur darin, daß die nach dem Programm verarbeiteten Werte eine Beziehung zu technischen Vorgängen haben und daß die mit Hilfe des Programms gewonnenen Ergebnisse Verwertung in einem technischen Verfahren finden. ” 

8.4 Kernaussagen des BGH

Der BGH bestätigte die bisherige Rechtssprechung seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm”:

Wie der Senat in seiner Entscheidung “Dispositionsprogramm” ausgeführt hat, entscheidet sich die Frage nach dem technischen Charakter einer Lehre nicht nach deren sprachlicher Einkleidung. Es ist deshalb ohne entscheidende Bedeutung, daß in dem Patentanspruch technische Vorrichtungen und Größen genannt sind.

Entscheidend ist auch nicht, daß für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens technische Mittel sinnvoll sind oder gar allein in Betracht kommen (Entscheidung des Senats “Prüfverfahren”).

Schließlich ist es ohne Bedeutung, daß das durch die Anwendung der Lehre gewonnene Ergebnis auf technischem Gebiet Verwendung findet (Senatsentscheidung “Straken”).

Es kommt vielmehr lediglich darauf an, in welchen Anweisungen der als neu und erfinderisch beanspruchte Kern der Lehre zu sehen ist, das heißt, in welchen Schritten das Problem der fertigen Lösung zugeführt wird. (Im Original ohne Leerzeilen.)

8.5 Einordnung

Aus der Entscheidung “Walzstabteilung” wurde hier umfangreich zitiert, um die Ambivalenz darzustellen, welche durch die Kerntheorie erzeugt wurde. Aus heutiger Sicht liest sich die Begründung des BGH teilweise wie eine Bestätigung der Technizität anstatt einer Abweisung.

In seiner Begründung geht der BGH zudem nicht auf den anspruchsgemäßen geschäftlichen Parameter der “Verkaufslänge” ein, sondern versucht die Abweisung allgemeiner zu begründen. Das Problem dieser Vorgehensweise sind Schlussfolgerungen die sich – nach heutiger Lesart – auch genau anders –  nämlich technisch – lesen lassen:

“Die Lehre erschöpft sich danach darin, relevante Meßwerte anzugeben sowie die rechnerischen Operationen zu bezeichnen, durch deren Anwendung auf die Meßwerte das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Fraglich ist auch, ob das Problem der Technizität überhaupt problematisiert worden wäre, wenn Aufgabe und Lösung (bzw. die gesamte Patentanmeldung) auf den betriebswirtschaftlichen Kontext verzichtet hätte, insbesondere auf den geschäftlichen Parameter “Verkaufslänge”. Dieser Parameter hätte durch den allgemeineren Begriff “vorgegebene Länge” ersetzt werden können (der den Begriff “Verkaufslänge” hinsichtlich des Schutzbereiches wohl umfasst hätte).

 

9. Die BGH-Entscheidung “Flugkostenminimierung”, 1986

In der Entscheidung “Flugkostenoptimierung” (BGH, GRUR, 1986, 531) wird die Kerntheorie rigoros angewendet. Durch den Rückgriff auf das geronnene Wissen etlicher Vorentscheidungen kann sie als Höhepunkt der Anwendung der Kerntheorie bezeichnet werden. Die Probleme dieser Methodik treten hier auch besonders stark hervor.

9.1 Leitsatz

Werden bei einem Verfahren (hier: Verfahren zur Minimierung von Flugkosten) sowohl von Naturkräften abgeleitete Meßwerte als auch betriebswirtschaftliche Faktoren rechnerisch in der Weise miteinander verknüpft, daß das Ergebnis der Rechnung einen Steuervorgang auslöst (hier: Änderung des Treibstoffdurchsatzes), so ist das Verfahren dann keine der Patentierung zugängliche technische Lehre, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den entscheidenden Beitrag zur Erreichung des erstrebten Erfolges liefern und die eingesetzten Naturkräfte demgegenüber an Bedeutung zurücktreten.

9.2 Streitgegenständliche Ansprüche

Hauptantrag

a) Verfahren zur optimalen Regelung des Treibstoffdurchsatzes eines Flugzeugs bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen
b) unter Verwendung eines Rechners mit einem Speicher und einem Vergleicher,
dadurch gekennzeichnet,
c) daß zunächst dem Rechner (R), dem der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten des Flugzeugs eingegeben sind, automatisch die im Flugzeug gemessenen Werte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit eingegeben werden,
d) woraufhin der Rechter (R) – der momentan aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit die Treibstoffkosten pro Entfernungseinheit und aus Flugzeitkosten und Geschwindigkeit den betreffenden Teil der Gesamtflugzeitkosten pro Entfernungseinheit ermittelt
e) und diese Treibstoffkosten und diesen Teil der Gesamtflugzeit kostet summiert und als Erstergebnis speichert
f) die Änderung des Treibstoffdurchsatzes um einen vorbestimmten Betrag veranlaßt,
g) daraufhin die sich ergebenden Werte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit erneut automatisch dem Rechter (R) eingegeben werden,
h) woraufhin nach Vergleich des aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz, Fluggeschwindigkeit und Flugzeitkosten ermittelten Zweitergebnisses mit dem gespeicherten Erstergebnis mittels des Vergleichers (C) eine weitere automatische schrittweise Verstellung des Treibstoffdurchsatzes in der vom Vergleicher (C) ermittelten Richtung zu geringeren Ergebniswerten jeweils unter Abspeicherung des letztet Ergebniswertes im Speicher angeschlossen wird,
i) bis der Vergleicher (C) zumindest eine Annäherung an einen minimalen Ergebniswert feststellt,
j) der daraufhin als Endergebnis gespeichert wird,
k) und daß nach Ablauf einer vorbestimmten Zeiteinheit das Verfahren wiederholt wird und so fort,
l) wobei jeweils das zuletzt ermittelte Endergebnis gespeichert wird und die Rolle des Erstergebnisses in dem jeweils folgenden Verfahrenszyklus spielt.

Hilfsantrag

a) Automatisches Verfahren zur optimalen Regelung des Treibstoffdurchsatzes eines Flugzeugs, bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen, um die Gesamtflugzeitkosten auf einen Minimalwert zu bringen, unter Verwendung eines Rechners mit Speicher und Vergleicher,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:
b) dem Rechner werden der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten eingegeben,
c) an vorbestimmten Zeitpunkten werden dem Rechner automatisch Meßwerte für den Treibstoffdurchsatz und die Fluggeschwindigkeit eingegeben,
d) der Treibstoffdurchsatz wird in vorbestimmten Zeitabständen um einen vorbestimmten Betrag schrittweise in Richtung auf geringere Ergebniswerte geändert, bis die anhand der jeweiligen Fluggeschwindigkeit und des Treibstoffdurchsatzes und der Treibstoffkosten pro Entfernungseinheit und der Flugzeitkosten pro Entfernungseinheit im Rechner wiederholt ermittelten Ergebniswerte der Gesamtflugzeitkosten pro Entfernungseinheit ein Minimum erreichen,
e) der sich so ergebende Treibstoffdurchsatz wird über eine vorbestimmte Zeit konstant gehalten,
f) die Verfahrensschritte b, c und d werden in vorbestimmten Zeitabständen unter Benutzung des jeweils letzten Ergebniswertes der vorangegangenen Verfahrensschritte b und c wiederholt.

9.3 Streitverlauf

Die Nichtigkeitsklägerin machte mangelnde Technizität des Gegenstandes des Streipatents geltend. Das BPatG hatte die Klage abgewiesen und das Patent aufrechterhalten. Mit der Berufung verfolgte die Nichtigkeitsklägerin ihr Ziel weiter.

Der BGH kritisierte zunächst das in der Beschreibung genannte Problem der Erfindung:

“[Soweit ] als Aufgabe der Erfindung herausgestellt wird, das bekannte Suchschrittverfahren so zu gestalten, daß die Regelung des Treibstoffdurchsatzes im Sinne der Erzielung minimaler Kosten automatisiert wird, sind dabei bereits Lösungsgedanken genannt, die nicht das der Lehre zugrunde liegende Problem bezeichnet.

Der BGH sah das Problem vielmehr in einer Parametierung eines – in der Beschreibung als bekannt geschilderten – Optimalregelalgorithmus:

Dieses besteht vielmehr darin, den Treibstoffdurchsatz eines Flugzeugs so zu regeln, daß das Flugzeug bezogen auf einen Flug zwischen zwei Flughäfen mit minimalen Kosten fliegt.

Zur Prüfung von Technizität zieht der BGH die Definition aus der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) heran und prüfte diese anhand der Kerntheorie, mit Verweis auf die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2).

Dabei kommt er zunächst zu dem Ergebnis, dass technische Parameter und betriebswirtschaftliche Parameter eine Rolle spielen:

“Es werden nicht allein die jeweiligen Änderungen des Treibstoffdurchsatzes und der Geschwindigkeit des Flugzeugs für zwei Teilstrecken automatisch ermittelt und für sich allein automatisch als Steuerungssignal für den Treibstoffdurchsatz eingesetzt, um das Ziel der Kostenminimierung zu erreichen, was als technische Lehre anzusehen wäre (vgl. BGH in GRUR 1980, 849 , 850 re. Sp. – Antiblockiersystem), sondern es werden auch die betriebswirtschaftlichen Faktoren “Treibstoffpreis” und “Flugzeitkosten” herangezogen, um dieses Ziel zu erreichen.”

Eine weitere Analyse ergebe den Schwerpunkt auf den betriebswirtschaftlichen Parametern, die somit den Kern der beanspruchten Lehre darstellten:

Eine Gewichtung der Maßnahmen, derer sich die beanspruchte Lehre bedient, um das Ziel der erstrebten Kostenminimierung zu erreichen, ergibt, daß markt- und betriebswirtschaftliche Aspekte unter Einschluß der hier in Rede stehenden Berechnungsregel gegenüber den eingesetzten Naturkräften im Vordergrund stehen. Zunächst ist der erstrebte Erfolg betriebswirtschaftlicher Art. Sodann liefern die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den wesentlichen Beitrag zu der Ermittlung des Steuerkriteriums. Dies zeigt sich daran, daß gleiche Naturkräfte und damit gleiche Meßwerte von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit je nach dem relativen Übergewicht von  Treibstoffkosten oder Flugzeitkosten zu verschiedenen Flugzuständen als Ergebnis der Regelung führen können.

Mit dem nicht-technischen Kern falle gemäß BGH die Technizität des gesamten Anspruchsgegenstands:

Bei dieser Sachlage rechtfertigt es die Mitursächlichkeit der eingesetzten Naturkräfte nicht, der Gesamtheit der Lehre einen technischen Charakter im Sinne der zitiertet Senatsrechtsprechung zuzubilligen.

Es sei keine neue Brauchbarkeit gelehrt:

Der technische Charakter der beanspruchten Lehre kann entgegen der Ansicht des Bekl. weder daraus hergeleitet werden, daß es sich im Kern um eine besondere (neue) Betriebsweise (Verwendung) eines Flugzeugs handele noch daraus, daß die im Flugzeug vorhandenen Meßgeräte für den Treibstoffdurchsatz und die Geschwindigkeit eine neue Verwendung erführen.

Dem Gegenstand des Hilfsantrags stünden dieselben Gründe entgegen.

9.4 Kernaussagen des BGH

Wie in fast jeder Entscheidung seit “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) bestätigt der BGH Patentschutz auch für nicht-technische Zwecke:

“Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, daß dieser Nutzeffekt der Lehre nicht auf technischem, sondern auf betriebswirtschaftlichem Gebiet liegt (vgl. BGH in GRUR 1966, 249 , 250 – Suppenrezept; BGH in GRUR 1967, 590 – Garagentor; BGHZ 67, 22, 25 – Dispositionsprogramm).”

Die Anwendung der Kerntheorie für die Analyse der Technizität einer Lehre sei zwingend:

Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt. Ist Kern der Lehre die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder gar allein sinnvoll, d. h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser technischen Mittel in den Ansprüchen oder in der Patentschrift hingewiesen ist (vgl. BGH in Bl.f.PMZ 1977, 341 Prüfverfahren 3; BGH – Dispositionsprogramm; BGH – Walzstabteilung).”

Der identifizierte Kern muss direkt den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte kontrollieren:

“Vielmehr muß das Ergebnis, der kausal übersehbare Erfolg, die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte sein (vgl. BGH in GRUR 1981, 39 Walzstabteilung; BGH in GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BGH in GRUR 1975, 549 Buchungsblatt), d.h. die Verwendung technischer Mittel muß nicht nur Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sondern die beanspruchte Lehre muß in ihrem technischen Aspekt auch eine vollständige Problemlösung bieten (BGHZ 67, 22, 27 1; BGH in GRUR 1978, 420 , 422 Sp. – Fehlerortung).” 

9.5 Einordnung

Die zu prüfende Erfindung in der Entscheidung “Flugkostenminimierung” wies prinzipielle Ähnlichkeiten zur Erfindung in der Entscheidung “Walzstabteilung” (hier Entscheidung Nr. 8) auf. Beide umfassten betriebswirtschaftliche und technische Merkmale. Durch konsistente Anwendung der Kerntheorie gelangte der BGH zu ähnlichen Ergebnissen – und stand am Ende vor ähnlichen Problemen.

Die Kerntheorie zwang zur subjektiven Bewertung nicht-technischer und technischer Effekte. Was gehörte zum “Kern” der Erfindung und was “dient[e]” nur der Erfindung oder war nur “sprachliche Einkleidung” und war deshalb bei der Bewertung außer Acht zu lassen? Entsprechend des Ergebnisses war dann der gesamte beanspruchte Gegenstand – nicht nur der Kern – als technisch oder nicht-technisch zu qualifizieren.

Dadurch konnte sich – wie im vorliegenden Fall – eine Divergenz ergeben zwischen dem rechtlichen Begriff “Technizität”/”technisch” und dem herkömmlichen Sprachgebrauch bzw. dem Sprachgebrauch technischer Experten. Deutlicher als im Leitsatz konnte das kaum hervortreten. Denn dort wurde nichts anderes vorgegeben, als bestimmte automatische Steuerungsverfahren für Flugzeuge rechtlich als nicht-technisch einzustufen. Ein aus heutiger Sicht befremdliches Ergebnis.

 

10. Die BGH-Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen”, 1991

Die Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” (BGH, GRUR 1992, 36) betraf eine Erfindung zur effizienten Eingabe von chinesischen Schriftzeichen in einen Computer auf Basis phonetischer Information.

10.1 Leitsätze

Es fehlt an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der zum Patentschutz angemeldeten Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.

10.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme,
(1) wobei das Textsystem mindestens folgende gegenständlichen Merkmale aufweist:
(1.1) eine Eingabetastatur,
(1.2) eine Steuer- und Speichereinheit mit
(1.2.1) einem ersten Speicher (SP1),
(1.2.2) einem zweiten Speicher (SP2),
(1.2.3) einem dritten Speicher (SP3), (1.2.4) einem vierten Speicher (SP4), (1.3) eine Anzeigeeinheit (D)
(1.4) und/oder ein Druckwerk (DW), (2) und in den Speichern folgende Informationen gespeichert sind:
(2.1) im ersten Speicher (SP1)
(2.1.1) Kennzeichen von Zeichen, und zwar
(2.1.1.1) die phonetischen Kennzeichen
(2.1.1.2) und bedarfsweise die graphischen Kennzeichen (G)
(2.1.2) als Adressen unter fortlaufenden Ordnungszahlen (1 bis 104 )entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens in der chinesischen Sprache,
(2.2) im zweiten Speicher (SP2)
(2.2.1) Zeichenfolgen (Wörter) der im ersten Speicher (SP1) gespeicherten Zeichen
(2.2.1.1) mit mindestens zwei Zeichen,
(2.2.1.2) nach der Häufigkeit des ersten Zeichens geordnet, (2.2.2) in jedem adressierten Speicherbereich die zu Gruppen (G1 bis G4) zusammengefaßten Zeichenfolgen,
(2.2.2.1) wobei die Gruppen umfassen
(2.2.2.1.1) G1 die Zeichenfolgen mit zwei Zeichen,
(2.2.2.1.2) G2 die Zeichenfolgen mit drei Zeichen, (2.2.2.1.3) G3 die Zeichenfolgen mit vier Zeichen, (2.2.2.1.4) G4 die Zeichenfolgen mit fünf Zeichen, (2.2.2.2) und innerhalb jeder Gruppe die Zeichenfolgen jeweils nach Häufigkeit geordnet sind,
(2.2.2.3) als Kombination der Ordnungszahlen (1 bis 104 ), die die Adressen des ersten Speichers bilden,
(2.3) im dritten Speicher (SP3)
(2.3.1) Informationen (TZN, TZL) für Teilzeichen (TZ), die ein Zeichen bilden,
(2.3.2) unter den Adressen (1 bis 104 ) des ersten Speichers (SP1),
(3) mit folgenden Verfahrensschritten:
(3.1) mittels der Tasten der Eingabetastatur (ET) werden sowohl für Einzelzeichen als auch für Wörter bildende Zeichenfolgen eingegeben:
(3.1.1) phonetische Kennzeichen (PV, PE, B),
(3.1.2) und/oder graphische Kennzeichen (G), (3.2) im ersten Speicher findet entsprechend den eingegebenen Kennzeichen (PV, PE, B, G) jeweils ein assoziativer Suchvorgang nach zugehörigen Zeichen statt,
(3.3) die Adressen (ADR) der dabei ermittelten Zeichen werden als Ordnungszahlen (1 bis 104 ) festgestellt,
(3.4) mit einer solchen Adresse (1 bis 104 ) werden der zweite und der dritte Speicher (SP2, SP3) angesteuert,
(3.5) nach Adressierung eines Bereichs im zweiten Speicher (SP2) durch die dem ersten Zeichen einer Gruppe (G1 bis G4) zugeordnete Adresse (z.B. 99) werden
(3.5.1) die Kombination jeweils einer Gruppe (G1 bis G5) von Zeichen ausgelesen und
(3.5.2) aufeinanderfolgend verglichen mit den Adressen weiterer Zeichen (z.B. 99/13), die ermittelt worden sind
(3.5.2.1) im ersten Speicher (SP1)
(3.5.2.2) aufgrund aufeinanderfolgender Eingabe weiterer Kennzeichen (PV, PE, B, G),
(3.6) bei positivem Vergleichsergebnis dient die ermittelte Kombination (z.B. 99/13) zur Adressierung des dritten Speichers (SP3),
(3.7) die aus den adressierten Bereichen (z.B. 99, 13) des dritten Speichers (SP3) ausgelesene Information (TZN, TZL) dient zur Adressierung des vierten Speichers (SP4),
(3.8) über den vierten Speicher (SP4) werden die der ermittelten Kombination (z.B. 99, 13) entsprechenden Informationen (DI) angeboten
(3.9) der Anzeigeeinheit (D)
(3.10) und/oder dem Druckwerk (DW).

10.3 Streitverlauf

Vorliegend wurde ein Patent von der Prüfungsstelle mangels Technizität des Gegenstandes des Hauptanspruchs versagt. Das BPatG bestätigte diese Entscheidung. Auf die Rechtsbeschwerde bestätigte auch der BGH die Entscheidung des Patentamtes.

Das BPatG hatte nach Anwendung der Kerntheorie den Erfindungsgedanken in einer Organisation- und Verarbeitungsregel gesehen. Diese stelle sich nur als Computerprogramm für ein Textsystem dar.

Der technischer Vorteil, nämlich die Verringerung von Zugriffszeit und die Erhöhung der Geschwindigkeit des Berechnungsvorgangs in einem Computer mache ein nicht-technisches System nicht zu einem technischen. Weder sei ein erfinderischer Aufbau noch eine erfinderische Benutzung gelehrt. Lediglich eine Informationsverarbeitung ohne Auswirkung auf die physikalische Umwelt finde statt. Die Erfindung erschöpft sich in der vorteilhaften Ermittlung von chinesischen Schriftzeichen auf Basis ihrer phonetischen Merkmale. Dies sei jedoch allein eine gedanklich-logische Anweisung, welche durch Verwendung technischer Mittel nicht technisch werde.

Das BPatG erkannte darin eine Software “als solche”, gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981.

Die Anmelderin beschwerte sich. Das BPatG habe mittels der Kerntheorie die Erfindung zu stark abstrahiert. Es habe die spezifischen Anweisungen zu Speicherverwaltung sowie Such- und Adressiervorgängen und zur Ansteuerung des Druckwerks zu wenig gewürdigt. Für die Technizität des Verfahrens spreche auch dessen Realisierbarkeit durch eine festverdrahtete Schaltungsanordnung.

Der BGH folgte dem nicht und gab dem BPatG Recht.

Dabei sah der BGH das der Erfindung zugrunde liegende Problem als eine Reduktion des Speicherplatzbedarfs bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit, insbesondere durch Verringerung der Zugriffszeiten des ausführenden Computers.

Mangels einer gesetzlichen Grundlage für Technizität verwies der BGH auf die eigene Rechtsprechung:

Ebenso wie § 1 PatG 1968 verhält sich die auf die Anmeldung anwendbare Regelung nicht darüber, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird. Der beschließende Senat hat dies für die vor Inkrafttreten des harmonisierten Patentrechts geltende Rechtslage in ständiger Rechtsprechung bejaht (BGHZ 52, 74 ff. 1 – Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 ff. 2 – Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1986, 531 , 533 Flugkostenminimierung). Er hat dies damit begründet, daß der Begriff der Technik das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen sei, denen Patentschutz nicht zukomme (BGHZ 67, 22, 33 2 – Dispositionsprogramm). Hieran hat das PatG 1981 nichts geändert.

So sehen das auch die Beschwerdekammern des EPA: sie verlangen, daß der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln löse oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste (CR 1991, 21 ff. – Schriftzeichenform/SIEMENS; GRUR Int. 1990, 465 ff. – Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM)“.

Der BGH prüfte das betreffende Auschlusskriterium in § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981 nicht mehr. Denn er sah Technizität der Erfindung nicht gegeben an.

Gemäß der Kerntheorie analysierte er:

Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. Dieses Ordnungssystem ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit auf technischem Gebiet befinden“.

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind für den Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung.

Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der verarbeiteten Daten.

Ausdrücklich grenzte sich der Senat von der am gleichen Tag ergangenen Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung Nr. 11) ab:

Im Gegensatz zu dem der zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung bestimmten Entscheidung “Seitenpuffer” vom selben Tage (X ZB 13/88 3 ) zugrunde liegenden Sachverhalt betrifft die Lehre der vorliegenden Anmeldung nicht die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, da sie nicht darin besteht, das unmittelbare  Zusammenwirken ihrer Elemente zu ermöglichen.

Nochmals formuliert er rigoros nach der Kerntheorie:

Die im Patentanspruch genannten gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der Lehre nicht das entscheidende Gepräge, die mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der verarbeiteten Daten steht und fällt.”

10.4 Kernaussagen des BGH

Die vom BPatG getroffene Aussage, dass ein technischer Vorteil (Speicherplatzreduktion, Zugriffszeitverringerung, etc.) ein nicht-technisches Programm nicht zu einem technischen mache, blieb vom BGH unkommentiert.

Die Kerntheorie sei die maßgebliche Methode zur Analyse der Technizität einer Erfindung. Technizität stellt ein notwendiges Kriterium für die Patentierbarkeit einer Erfindung dar.

10.5 Einordnung

Die Argumente der Patentinhaberin trafen die Kerntheorie an einer schwachen Stelle. Mit welchen Merkmalen die beanspruchte Erfindung “steht und fällt” und welche Merkmale von “untergeordneter Bedeutung” sind wurde nicht anhand objektiver Kriterien festgestellt. Die Entscheidung, ob eine Erfindung technisch oder nicht-technisch ist, basierte letztendlich auf einer subjektiven, kaum vorhersagbaren Abstraktion des in der Patentanmeldung beschriebenen Gegenstandes durch den BGH (oder, falls der Rechtsstreit nicht bis dorthin vordrang, durch das BPatG oder durch das Deutsche Patentamt).

Unklarheit bestand auch über die weitere Prüfung des mittels Kerntheorie identifizierten Erfindungskerns. Das BPatG hatte den identifizierten Erfindungskern auf Basis des Ausschlusskriteriums gemäß § 1 Abs. 3 und Abs. 4 PatG 1981 von einer Patentierung ausgeschlossen, weil es darin ein Computerprogramm “also solches” erkannte (auch wenn ein “solches” nicht allein beansprucht war). Der BGH hingegen prüfte den Erfindungskern gemäß richterrechtlicher Technizität und ließ das Ausschlusskriterium dahinstehen.

Auch die vom BGH unwidersprochene BPatG-Aussage, dass ein technischer Vorteil ein nicht-technisches Programm nicht zu einem technischen mache, erscheint zumindest aus heutiger Sicht verwirrend. Denn der technische Vorteil wird aus dem Betreiben des Computers mit dem Programms erzeugt, nicht aus dem Programm alleine. Der Vorteil könnte – wie von der Patentinhaberin vorgetragen – auch durch einen Schaltungsaufbau komplett in Hardware erreicht werden – würde auch dann ebenfalls keine Technizität vorgelegen haben? Ohne weitere Erläuterung war diese Aussage des BPatG jedenfalls unbefriedigend.

 

11. Die BGH-Entscheidung “Seitenpuffer”, 1991

Die Entscheidung “Seitenpuffer” (BGH, GRUR 1992, 33) wurde am gleichen Tag wie die zuvor beschriebene Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” veröffentlicht. Die Ergebnisse der Prüfung nach der Kerntheorie waren jedoch unterschiedlich.

11.1 Leitsätze

1. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (Ergänzung zu BGHZ 67, 22, 291, Dispositionsprogramm).

2. Ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in einer bestimmten Ladestrategie für einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher (Seitenpuffer) besteht, betrifft die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche; es enthält die Anweisung, die Elemente einer Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen.

3. Ob eine Lehre zum technischen Handeln vorliegt, hängt nicht davon ab, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

11.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Verfahren zum Betreiben eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystems einer simultan mehrere Prozesse bearbeitenden datenverarbeitenden Anlage,
b) dessen zwei niederste Speicherstufen aus einem alle Daten der simultan ablaufenden Prozesses enthaltenden Hauptspeicher
c) und aus einem nur eine Auswahl von Speicherseiten umfassenden Seitenpuffer bestehen,
d) zu dem gesteuert durch eine Speichersteuereinheit bevorzugt zugegriffen wird und in den eine bei einem Speicherzugriff fehlende Speicherseite übertragen wird,
dadurch gekennzeichnet,
e) daß beim Ablauf eines Prozesses jede Anforderung auf einen Speicherzugriff zum Seitenpuffer (SSP) in der Speichersteuereinheit (SST) durch Zwischenspeichern der Adresse (MA, SLP) der ausgewählten Speicherseite (Sm; m = 1 bis 32) registriert und damit der aktuelle Speicherbereich des laufenden Prozesses ermittelt wird,
f) daß die zwischengespeicherten Seitenadressen bei einem Prozeßwechsel in den Hauptspeicher (HSP) übertragen werden,
g) daß bei einer späteren erneuten Aktivierung des Prozesses durch einen Prozessor (ZP) der datenverarbeitenden Anlage aus dem Hauptspeicher zunächst die Information über den bisher aktuellen Speicherbereich ausgelesen und mit diesen gespeicherten Seitenadressen sequentiell die zugeordneten Speicherseiten im Hauptspeicher ausgewählt und in den Seitenpuffer übertragen werden,
h) sofern sie inzwischen beim Verarbeiten anderer Prozesse daraus verdrängt wurden und
i) daß nach dem Bereitstellen des bisher aktuellen Speicherbereichs des zu aktivierenden Prozesses im Seitenpuffer dieser Prozeß unbehindert durch Seitenwechselanforderungen abläuft, solange sich der aktuelle Speicherbereich nicht ändert,
j) wobei solche durch Anforderungen bisher nicht benötigter Speicherseiten bedingten Änderungen des aktuellen Speicherbereichs wieder in der Speichersteuereinheit registriert werden.

11.3 Streitverlauf

Das Patent wurde im Einspruchsverfahren mangels Technizität versagt. In der Einspruchsbeschwerde hatte das BPatG den Mangel an Technizität bestätigt. Es war der Meinung, wie in der Entscheidung “Dispositonsprogramm” sei die Lehre auf die Auswahl, Gliederung und Zuordnung von Informationen gerichtet und erschöpfe sich in einer gedanklich-logischen Anweisung in Form einer Organisationsregel.

Der Rechtsbeschwerde vor dem BGH war auch der Präsident des DPA beigetreten – auf Seiten der Patentinhaberin.

In der Rechtsbeschwerde argumentierte die Patentinhaberin, durch die Festlegung der Reihenfolge der Mikrobefehle und der Aneinanderreihung zu Programmen (Software) ergäben sich bei ein und derselben Geräteanordnung (Hardware) die verschiedendsten schaltungstechnischen Möglichkeiten, ohne daß die noch bestehende Verdrahtung (Hardware) als solche geändert werden müsse. Dieselbe schaltungstechnische Lösung könne als fest verdrahtete Anordnung oder als programmierte Anordnung verwirklicht werden. Die Anmelderin meinte, es dürfe keine Rolle spielen, ob nur die Hardware, nur die Software oder beide eine Problemlösung verwirklichten.

Zudem erschöpfe sich die Lehre nicht in einer bloßen Organisationsregel, weil deren Umsetzung in der Datenverarbeitungsanlage eine Steuerungsfunktion innerhalb des beanspruchten Verfahrens auslöse. Damit sei eine neue Brauchbarkeit der Datenverarbeitungsanlage verbunden.

Der Präsident des DPA trug zum bestimmungsgemäßen Gebrauch einer bekannten Anlage vor. Für neue oder sogar erfinderische Programmabläufe einer bekannten Anlage könne kein bestimmungsgemäßer Gebrauch stattfinden. Dies wäre ein Widerspruch in sich. Konsequenterweise wäre ein neuer Programmablauf (i.e. eine neue Fähigkeit oder eine neue Nutzung des Computers) auch immer ein neuer Gebrauch eines Computers und damit technisch.

Der BGH sah die Erfindung ausgehend von dem Problem…

… den Seitenpuffer einer simultan mehrere Prozesse bearbeitenden Datenverarbeitungsanlage mit einem hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystem, auf den schnell zugegriffen werden kann, der aber nur über eine begrenzte Speicherkapazität verfügt, optimal für die gerade zu bearbeitenden Prozesse mit  Speicherseiten aus dem alle Daten enthaltenden Hauptspeicher zu belegen, auf den nur ein langsamerer Zugriff möglich ist.

Auf Basis dieses Problems und auf Basis der Technikdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) kassierte der BGH die Auffassung des BPatG und stellte Technizität der beanspruchten Erfindung fest.

11.4 Kernaussagen des BGH

In der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) hatte der BGH ausgeführt, die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur dann patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen.

Diese Aussage bedürfe laut BGH der Klarstellung.

Für die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt hat, ist ohne Bedeutung, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht.

Eine DV-Anlage mit einer besseren Ausnutzung des Arbeitsspeichers oder mit kürzeren Speicherzeiten ist technisch:

Zwar ist nicht erkennbar, daß sich durch die beanspruchte Lehre für die Datenverarbeitungsanlage  Einsatzmöglichkeiten zu anderen als den bisher gegebenen Zwecken eröffnet hätten; die Anmelderin macht das auch nicht geltend. Die Lehre ermöglicht es aber, eine Datenverarbeitungsanlage unter besserer Ausnutzung des Arbeitsspeichers und mit kürzeren Speicherzugriffszeiten zu betreiben. Da dies durch die unmittelbare Benutzung der Elemente der Datenverarbeitungsanlage auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt, kann der technische Charakter der Lehre nicht verneint werden.

11.5 Einordnung

Mit seiner Klarstellung, dass Technizität und Neuheit/Erfindungshöhe unabhängig voneinander zu betrachten sind, brach der BGH mit einer in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellten Anforderung, nämlich der Beitragstheorie. Die Abkehr von der Beitragstheorie hatte er schon fünf Jahre zuvor in der Entscheidung “Antiblockiersystem” formuliert – damals allerdings nicht in einem Leitsatz.

Auch die Verwendung der Kerntheorie wird in dieser Entscheidung nicht besonders herausgestellt. Die Kerntheorie verkürzte er auf die Anforderung das Kriterium der Technizität (gemäß “Rote Taube) bei Rechen- und Organisationsregeln unabhängig ihrer sprachlichen Einkleidung zu prüfen:

[Der Senat] hat eine Lehre zum technischen Handeln in einer Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs gesehen, und dies bei bloßen Rechen- und Organisationsregeln unabhängig von ihrer sprachlichen Einkleidung verneint (BGHZ 67, 22, 27 1 – Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1977, 657 , 658 Straken; GRUR 1978, 102 f. – Prüfverfahren; GRUR 1980, 849 f. Antiblockiersystem; BGHZ 78, 98 f. 3 – Walzstabteilung; GRUR 1986, 531 , 533 Flugkostenminimierung). An diesen Grundsätzen hält er fest.

Die Kerntheorie war also nicht mehr der umfassende Ausgangspunkt zur Prüfung der Technizität wie noch in der Entscheidung “Chinesische Schriftzeichen” zuvor.

 

12. Die BGH-Entscheidung “Tauchcomputer”, 1992

Die Entscheidung “Tauchcomputer” (GRUR 1992, 430) bildet den Abschluss des zweiten Teils dieser Retrospektive. Mit ihr wurden die Beitragstheorie nochmals und die Kerntheorie erstmals aufgegeben. Sie bildet damit eine Zäsur in der Geschichte der Rechtssprechung zu Softwarepatenten.

12.1 Leitsätze

1. (nicht zu Technizität)

2. Wer Tiefenmesser, Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema), d. h. in Abhängigkeit der anzuzeigenden Gesamtauftauchzeit von durchtauchten Tiefen und Zeiten, betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen, gibt eine Lehre zum technischen Handeln.

3. Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, so ist bei deren Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.

12.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchganges, wie z. B. aktuelle Tiefe, maximal getauchte Tiefe, bisherige Tauchzeit oder dergleichen, die über
b) wenigstens einen Speicher für die Dekompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen und -zeiten, und
c) eine Auswerte- und Verknüpfungsstufe für die gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit den im Speicher gespeicherten Werten angesteuert ist, dadurch gekennzeichnet,
d) daß in jedem Zeitpunkt des Tauchganges die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtauftauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte anzeigbar ist und/oder
e) eine Wandlereinrichtung (5) für die Umwandlung der jeweils aktuellen Grundzeit (Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe in die dieser neuen Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit vorgesehen ist, die jener Zeit entspricht, während welcher der Taucher sich an der maximalen Tiefe seines Tauchprofiles befunden hätte.

12.3 Streitverlauf

Auf eine Nichtigkeitsklage hin widerruf das BPatG das Patent, weil es die beanspruchte Lehre als nicht technisch erachtete. Dabei argumentierte es auf Basis der Beitragstheorie und der Kerntheorie:

Es handele sich lediglich um eine bisher nicht vorgenommene Interpretation des Tauchganges. Das Auffinden und Nutzen eines bisher nicht erkannten Informationsgehalts der Tauchtabellen sei im Kern ein untechnisches Denkschema. Das Gebiet der Technik werde erst nach der Lösung des eigentlichen Problems betreten, die im Auffinden der Auswertemethode für Tauchtabellen bestehe.”

Auch das letzte Merkmal e), welches definiert, wie die Gesamtauftauchzeit von den Durchlauchten Tiefen und Zeiten abhängt…

“… sei im Kern nur ein besonderes Vorgehen beim Auswerten der Tauchtabellen. Auch wenn das mittels der bei Tauchcomputern bereits vorhandenen Wandlereinrichtung erfolgen solle, liege der Kerngedanke auch hier in der besonderen Interpretation und Auswertung der aus den Tauchtabellen stammenden Daten, was nicht zum Gebiet der Technik gehöre.

Die beanspruchten technischen Mittel erachtete das BPatG nur als eine Umschreibung, die nicht den Kern der Erfindung bilde:

Die genannten technischen Mittel vom Tiefenmesser bis zur Anzeige dienten nur als Grundlage für die den Kern der Erfindung bildende besondere Art und Weise der Interpretation und Auswertung bekannter Tauchtabellen. Auch die automatische Ermittlung und Anzeige der Gesamtauftauchzeit begründe keinen technischen Charakter des Patentgegenstandes, sondern sei nur die andersartige Interpretation und Auswertung der Tauchtabellen, bei der der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte keine Rolle spiele.

Der BGH kritisierte dieses Vorgehen des BPatG mit deutlichen Worten:

Diese Betrachtung des Erfindungsgegenstandes ist zu einseitig auf die neuartige Berechnung der Gesamtauftauchwerte anhand der Dekompressionsparameter fixiert. Sie zieht nicht gebührend die gesamten technischen Mittel vom Tiefenmesser über die Speicher und Wandler bis zur Anzeige in Betracht, die die Dekompressionsbedingungen automatisch anzeigen.

Beansprucht sei laut BGH vielmehr eine enge Beziehung der Rechenregel (Programm, Denkschema) mit denen im Anspruch genannten Mitteln, wie Anzeige, Speicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandler, Tiefen- und Zeitmesser.

Der BGH erkannte eine technische Lehre:

“[Der BGH] sieht eine Lehre zum technischen Handeln darin, daß mit einem Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) ermöglicht wird, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit anzuzeigen.

12.4 Kernaussagen des BGH

Wie auch in der vorherigen Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung Nr. 11) wies der Beitragstheorie zurück (vgl. 3. Leitsatz):

Der ständige Blick des BPatG auf das, was bekannt war, und auf das, was neu oder neuartig war, hat den Blick auf eine unbefangene Wertung verstellt.

Der BGH mahnte ausdrücklich bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit den gesamten Anspruchsgegenstand zu prüfen, inklusive nicht-technischer Merkmale, wenn diese mit technischen Merkmalen “verknüpft” sind:

Bei der Prüfung von Erfindungen, die Merkmale technischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art verknüpfen, auf erfinderische Tätigkeit muß der genannte Erfindungsgegenstand unter Einschluß der etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Es darf der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, d. h. Naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen besteht. Das bedeutet im vorliegenden Falle, daß auch die neuartige Rechenregel, die das BPatG als neue Interpretation an sich bekannter Tauchtabellen (Denkschema) bezeichnet hat, zusammen mit den technischen Merkmalen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen ist.

12.5 Einordnung

In der Entscheidung “Tauchcomputer” wies der BGH nochmals die Beitragstheorie zurück. Dies hatte er zwar schon in der Entscheidung “Antiblockiersystem” (hier Entscheidung Nr. 7) und – per Leitsatz – in der Entscheidung “Seitenpuffer” (hier Entscheidung 11) getan. Allerdings schien das BPatG dieser neuen Vorgabe noch nicht folgen zu wollen.

Als rechtliche Innovation verabschiedete er erstmals auch die Kerntheorie. Er mahnte ausdrücklich bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit den gesamten Anspruchsgegenstand zu prüfen, inklusive nicht-technischer Merkmale, wenn diese mit technischen Merkmalen “verknüpft” sind. Mit dieser Wortwahl stellte er sich direkt gegen den Leitsatz seiner vorherigen Entscheidung “Flugkostenminimierung” (hier Entscheidung Nr. 9).

Damit waren die zwei wesentlichen Prüfungsmethodiken, die durch die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1) eingeführt wurden, Geschichte. Eine neue Methodik war noch nicht vollständig formuliert. Allerdings hatte zukünftig die Feststellung einer Erfindung auf Basis aller Anspruchsmerkmale zu umfassen, sofern diese technisch oder mit technischen Merkmalen verknüpft waren.

Nach der wegweisenden Entscheidung “Tauchcomputer” ruhte die Rechtsprechung zu Softwarepatenten einige Jahre. Der dritte Teil der Retrospektive wird mit einer Entscheidung aus dem Jahr 1999 beginnen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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Patente auf Software

Softwarepatente bewegen die Welt. Oft umstritten basiert heute ein hoher Anteil Patente in irgendeinem Aspekt auf Software. Grund genug, sich die frühe Entwicklung der Rechtssprechung zu Softwarepatenten genauer anzusehen.

In dem Beitrag, der sich auf drei Teile erstreckt, wird die Entwicklung der deutschen Rechtsprechung zu Softwarepatenten bis zum Jahr 2007 rekapituliert. In dieser ersten Phase wurden wesentliche Beiträge für die Patentierung von Software erarbeitet. Die Retrospektive beginnt mit der Entscheidung “Rote Taube” aus dem Jahr 1969 und endet mit der Entscheidung “Renatbilitätsermittlung” aus dem Jahr 2004. Die Entscheidungen bilden die Grundlage für die Gesetzesänderung im Jahr 2007 nach der Patente nur “auf allen Bereichen der Technik” zu erteilen sind.

Insgesamt werden 19 BGH-Entscheidungen vorgestellt. Die inhaltliche Analyse umfasst die Leitsätze, die strittigen Patentansprüche, den Streitverlauf sowie die vom BGH geäußerten allgemeinen Aussagen. Ziel ist es, soweit wie möglich am originalen Sachverhalt zu bleiben und die Bewertung durch den BGH zu analysieren.

Information für die Bewertung aktueller Fälle lässt sich daraus vor allem prinzipiell entnehmen. Die Rechtsprechung hat sich auch nach dem Jahr 2007 weiterentwickelt. Dies wird in anderen Blog-Artikeln zu behandeln sein.

Aus der Retrospektive lassen sich Argumente identifizieren, welche bis heute ihre Wirkung entfalten. Manche haben es bis zur Entscheidung G 1/19 des Europäischen Patentamtes geschafft. Der jüngsten höchstrichterlichen Entscheidung auf diesem Gebiet. Zudem werden richterrechtliche Anforderungen und Prüfungsmethoden, wie die Kerntheorie und die Beitragstheorie, gewürdigt, die im Zuge der Entwicklung der Rechtssprechung aufgegeben wurden. Die Gründe dafür liefern ebenfalls wichtige Informationen für die aktuelle Diskussion.

Der Anteil Richterrecht bei der Frage, ob eine Softwareerfindung patentfähig ist, ist groß. Der Gesetzgeber gab und gibt kaum konkrete Anforderungen vor, nach denen geprüft werden kann, ob eine Softwareerfindung dem Patentschutz (oder Gebrauchsmusterschutz) zugänglich ist. Die o.g. Einschränkung auf technische Gegenstände fehlte bis 2007 gar. Dadurch existierte und existiert eine Regelungslücke, die schwer zu füllen ist. Voraussetzung dafür ist jedenfalls ein zu Rechtssprechung geronnener Erkenntnisprozess, der – wie diese Retrospektive zeigt – eine zeitgemäße Auffassung von Technik in seinen vielen Nuancen reflektiert. Dieser kann niemals abgeschlossen sein.


Aufgrund der Anzahl der vorgestellten Entscheidungen, erstreckt sich der Beitrag auf drei Teile. Diese können als einzelne Blog-Beiträge aufgerufen werden.

In Teil 1 der Retrospektive zur frühen Rechtssprechung von Softwarepatenten werden sieben Entscheidungen zwischen 1969 bis 1980 vorgestellt. Dabei wird die Verwendung und die Einschränkung der berühmten Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” deutlich, die nicht auf Software gerichtet war. In der wohl ersten Software-spezifischen Entscheidung “Dispositionsprogramm” werden die Kerntheorie und die Beitragstheorie formuliert und in den nachfolgenden Entscheidungen verwendet. In der letzten Entscheidung “Antiblockiersystem” wird die Beitragstheorie wieder aufgegeben. Sie hatte sich nicht bewährt. Die Kerntheorie sollte dieses Schicksal erst später erleiden.

In Teil 1:

1. Rote Taube, 1969
2. Dispositionsprogramm, 1976
3. Straken, 1977
4. Prüfverfahren, 1977
5. Kennungsscheibe, 1977
6. Fehlerortung, 1978
7. Antiblockiersystem, 1980

In Teil 2 (hier verlinkt):

8. Walzstabteilung, 1981
9. Flugkostenminimierung, 1986
10. Chinesische Schriftzeichen, 1991
11. Tauchcomputer, 1992
12. Seitenpuffer, 1992
13. Automatische Absatzsteuerung, 1999

In Teil 3 (hier verlinkt):

14. Logikverifikation, 2000
15. Sprachanalyseeinrichtung, 2000
16. Suche fehlerhafter Zeichenketten, 2001
17. Anbieten interaktiver Hilfe, 2004
18. Elektronischer Zahlungsverkehr, 2004
19. Rentabilitätsermittlung, 2004

0. Gesetzliche Grundlagen der Patentierbarkeit von Software

Die gesetzlichen Grundlagen der Patentierbarkeit von Software ergaben und ergeben sich aus § 1 PatG.

Die gleich Anfangs erwähnte grundsätzliche Einschränkung in der aktuellen Gesetzesfassung, gemäß der Patente (nur)

auf allen Gebieten der Technik erteilt

werden, war in der betrachteten Phase noch nicht Teil des Gesetzes. Diese Einschränkung ist erst seit dem 13. Dezember 2007 gesetzlich. Bis dahin waren grundsätzlich allein die Anforderungen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen.

Im dritten Absatz von § 1 PatG waren bereits im betrachten Zeitraum beispielhafte Gegenstände aufgezählt, die nicht als Erfindungen gemäß dem ersten Absatz gelten. Darunter befinden sich:

Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen“.

Der vierte Absatz von § 1 PatG stellt klar, dass die im dritten Absatz ausgeschlossenen Gegenstände nur “als solche” vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

 

1. Die BGH-Entscheidung “Rote Taube” von 1969

Die Entscheidung “Rote Taube” (BGH, GRUR 1969, 672) hat sich zu einer der wichtigsten Entscheidung für die Patentierung von Software entwickelt. Dabei thematisiert sie biologische Erfindungen und geht auf Software oder Computer nicht ein. Doch die im ersten Leitsatz verlautbarte Definition von Technizität stellt bis ein oft genutztes Kriterium dar, um zu beurteilen, ob eine Erfindung dem Patentschutz zugänglich ist oder davon ausgeschlossen bleibt.

1.1 Leitsätze

1. Dem Patentschutz zugänglich ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal überseh­baren Erfolges; auch die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen ist nicht grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlos­sen.

2. Notwendige Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens ist seine Wiederholbarkeit.

1.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder,
b) die gegenüber anderen Tauben gleicher Farbe wesentlich größer ist,
c) eine wesentlich größere Spannweite der Flügel aufweist,
d) deren Gefiederfarbe wesentlich verschönt und verintensiviert ist und
e) deren Ballon im Verhältnis zur Körpergröße extrem groß ist,
f) bei dem ein “Altdeutscher Kröpfer” in erster Stufe mit einer “Roten Römertaube” gekreuzt wird,
g) die aus dieser Kreuzung hervorgegangenen Tauben auf Größe und Farbe selektioniert werden,
h) ein ausgewähltes Produkt dieser Kreuzung in zwei­ter Stufe mit einem “Roten Hessenkröpfer” gekreuzt wird und
i) die aus dieser Kreu­zung nach abermaliger Auslese hervor­gegangene Taube in dritter Stufe mit einem “Altdeutschen Kröpfer” rückgekreuzt wird.

1.3 Streitverlauf

Im vorliegenden Fall wies die Prüfungsstelle die Anmeldung mangels “technischer Maßnahmen” des beanspruchten Gegenstandes ab. Die daraufhin eingelegte Beschwerde wies das BPatG ebenfalls ab.

Auf die Rechtsbeschwerde stellte der BGH jedoch Technizität des angemeldeten Gegenstandes fest. Er führte an, dass der Begriff “technisch” zur Definition einer Erfindung im Patentgesetz (a.F. siehe oben in Abschnitt 0) nicht gebraucht wird. Allein implizit könne Technizität als Anforderung daraus geschlussfolgert werden, dass “technische Mitglieder” des Patentamts in einem Bereich der “Technik” verständig sein müssten.

Dabei ging es im vorliegenden Fall nicht um eine Abgrenzung von technischen zu geistigen oder künstlerischen Leistungen:

Im vorliegenden Falle geht es nicht um den Gegensatz des Technischen zur Welt des rein Geistigen (Anweisung an den menschlichen Geist, reine Erkennt­nisse, wissenschaftliche Lehren) oder zur Kunst (Urheberrecht, Geschmacksmuster usw.), sondern um die Frage, ob auch die Erscheinungen und Kräfte der belebten Natur dem Bereich des Technischen gleichbe­handelt werden können.

Letztendlich versagte jedoch auch der BGH eine Patentierung, weil es der beanspruchten Lehre an der erforderlichen Wiederholbarkeit mangelte (vgl. 2. Leitsatz).

1.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Eine zeitgemäße Auslegung des Begriffs Technik sah der BGH als notwendig an:

Dabei ist wiederum nicht ent­scheidend, was der Gesetzgeber im Jahre 1877 unter “Technik” verstanden hat, sondern wie die biologischen Erscheinungen und Kräfte nach dem heutigen Stande der Wissenschaft zu verstehen und einzuordnen sind.

Die bisherige Begrenzung auf physikalische und chemische Mittel als technische Mittel sei nicht mehr zeitgemäß:

Diese damalige Auffassung kann jedoch heute bei der Auslegung des Patentgesetzes nicht mehr maßgebend sein, weil sich inzwischen Naturwissenschaft und Technik ganz erheblich geändert haben, insbesondere z.B. die Landwirtschaft weitgehend technisiert worden ist, die chemischen Verfahren weitgehend berechen­bar geworden sind und auch die biologischen Er­scheinungsformen und Kräfte seit langem in den Be­reich exakter naturwissenschaftlicher Forschung einbezogen worden sind.

Jedenfalls führt die Er­kenntnis, daß nach heutiger Sicht auch biologische Verfahren für einen bestimmten Erfolg kausal und da­mit berechenbar und beherrschbar sein können, zu einer Abwandlung früherer Umschreibungen in der Richtung” des ersten Leitsatzes.

Damals war man also bemüht auf Basis einer zeitgemäßen Definition alle kontrollierbaren Naturerscheinungen in den Patentschutz miteinzubeziehen. Erklärtes Ziel war, zeitgenössischen Technologien Patentschutz zu ermöglichen.

1.5. Einordnung

Die im Leitsatz der Entscheidung formulierte Technikdefinition gilt auch heute noch als erster Anlaufpunkt für die Prüfung einer beanspruchten Lehre auf Technizität.

Sowohl der deutsche Gesetzgeber als auch die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens hatten eine Legaldefinition abgelehnt mit dem Hinweis eine Konkretisierung dessen, was als technisch angesehen wird, müsse offengehalten werden, um gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen zu können. Unter dieser Bedingung hatte auch der BGH in dieser Entscheidung seine Definition aufgestellt. Die Zeitabhängigkeit ist ein untrennbares Merkmal jeder Technikdefinition.

Sollte eine Erfindung nicht unter eine geltende Definition von Technik subsumierter sein, müsste diese folglich auch immer daraufhin geprüft werden, ob sie eine aktualisierte, zeitgemäßere Technik-Definition erfüllt.

 

2. Die BGH-Entscheidung “Dispositionsprogramm” von 1976

Die Entscheidung “Dispositionsprogramm” (BGH GRUR 1977, 96) bildet den eigentlichen Ausgangspunkt der Rechtssprechung zu Softwarepatenten. Sie stellte wesentliche Methodiken bereit, die in den nachfolgenden Entscheidungen aufgegriffen, bestätigt und konkretisiert wurden. Zudem lenkte sie den Fokus auf Technizität als das wesentliche Kriterium zur Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht-patentierbaren Softwarerfindungen.

2.1 Leitstatz

Organisations- und Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind nicht patentfähig.

2.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Verfahren zum Ermitteln von Veränderungen einer Vielzahl von Hauptgrößen und Teilgrößen, aus denen sich die Hauptgrößen stufenweise zusammen­setzen,
b) mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage,
c) die mindestens je zwei externe Speichereinheiten auf der Eingabe- und auf der Ausgabeseite besitzt, wobei
d) in der ersten, der Eingabeseite zugeordneten Speichereinheit, dem sogenannten Bestandsspeicher, satzweise die wesentlichen Bestandsdaten jeder zu verarbei­tenden Größe, geordnet in der Reihenfolge ihrer Adressen,
e) in der zweiten, ebenfalls der Eingabe­seite zugeordneten Speichereinheit, dem Bewe­gungsspeicher, die zugehörigen Bewegungsdaten satzweise und mit übereinstimmenden Bezugsadressen bezeichnet in beliebiger Reihenfolge, und
f) in einer dritten, der Ausgabeseite der datenverarbeitenden Anlage zugeordneten Speichereinheit, dem sogenannten Ergebnisspeicher, die neuen berichtigten Bestands­daten gespeichert werden,
dadurch gekennzeichnet,
g) daß in dem Bestandsspeicher (Ml) in bezug auf die Gliederung der Hauptgrößen in untergeordnete Teil­ größen gleichwertige Bestandssätze einen Abschnitt bilden, die Abschnitte nach der Rangordnung der Gliederung hintereinander angeordnet sind und
h) jeder Abschnitt wiederum in Blöcke unterteilt ist, deren Größe von der verfügbaren Speicherkapazität eines internen Arbeitsspeichers der datenverarbei­tenden Anlage abhängt,
i) wobei in den so geordneten und durch eine entsprechend ausgebildete Adresse bezeichneten Bestandssätzen neben den Bestands­daten der entsprechenden Größe auch die Anzahl und die Adresse der nachgeordneten Teilgrößen enthalten sind,
j) daß aus dem externen Bestandsspeicher (MI) jeweils ein Block von Bestandssätzen (1) und anschließend aus dem Beweguingsspeicher (M2) nacheinander sämt­liche Bewegungsdaten (2) in den internen Arbeits­speicher eingelesen werden und
k) dabei auf Grund der Adresse jedes Satzes der Beweguingsdaten festge­stellt wird, ob er einem der in den Arbeitsspeicher eingelesenen Bestandssätze zuzuordnen ist (3, 5) und in diesem Fall in ein Datenfeld des entsprechen­ den Bestandssatzes aufgenommen wird (6) oder nicht und dann in eine vierte, der Ausgabeseite der daten­verarbeitenden Anlage zugeordnete externe Speicher­einheit, den sogenannten Hilfsspeicher (M 4), über­tragen wird (4), daß
l) nach dem Auslesen sämtlicher in dem Bewegungsspeicher (M 4 /richtig: M 27) ge­speicherter Bewegungsdaten (7) durch Verarbeiten der Bestandssätze des im Arbeitsspeicher gespeicher­ten Blockes unter Berücksichtigung der Bewegungsdaten die Veränderungen der entsprechenden Größen ermittelt (8), dabei neu aufgetretene Bewegungs­daten von untergeordneten Teilgrößen als Sätze mit neuen Bewegungsdaten ebenfalls in den Hilfs­speicher (M 4) übertragen (9) und
m) die verän­derten Bestandssätze in dem Ergebnisspeicher (M3) gespeichert werden,
n) daß vor dem Einlesen des nächsten Blocks von Bestandssätzen in den Arbeitsspeicher der Bewegungsspeicher (M2) und der Hilfsspeicher (M 4) in ihrer Wirkungsweise gegeneinander ausgetauscht werden (12) und
n) dieser Zyklus so lange fortgesetzt wird, bis sämtliche Bestandssätze abgearbeitet sind (11).

2.3 Streitverlauf

Das Patent betraf ein Computerprogramm, welches in Verbindung mit einem Computer, der einen Bestandspeicher, einen Bewegungsspeicher, einen Hilfsspeicher und einen Ergebnisspeicher aufwies, verschiedene abstrakte Datensätze auf Basis festgelegter Parameter strukturierte und den vier Speichern zuwies.

Neuheit und Erfindung lagen nach Darlegungen der Anmelderin allein auf der Organisations- und Rechenregel und nicht in den spezifischen Verbindungen mit der Computerhardware.

Die Anmelderin beschwerte sich, das BPatG habe der Beantwortung der Frage, ob der zu patentierende Gegenstand Technizität besitze, Erwägungen zur Neuheit und Erfindungshöhe einfließen lassen. Technizität sei jedoch vorrangig und unabhängig zu prüfen.

Nach ihrer Ansicht war die Organisations- und Rechenregel auf die Datenverarbeitungsanlage abgestimmt und demnach technisch.

Der BGH war jedoch anderer Auffassung.

Bereits die Aufgabe sei nicht auf eine konkrete Technologie gerichtet, sondern darauf:

Veränderungen einer Vielzahl von Hauptgrößen unter Berücksichtigung von Bewegungsdaten mit Hilfe einer datenverarbeitenden Anlage festzustellen.

Entgegen dem Argumente der Anmelderin prüfte der BGH nach der Beitragstheorie:

Die als neu und erfinderisch beanspruchte Lehre gehört nicht dem Bereich der Technik an.”

Dabei räumte er ein, dass ein kaufmännisch-organisatorischer Nutzeffekt einer technischen Erfindung nicht grundsätzlich entgegenstehe.

In der anspruchsgemäßen Organisations- und Rechenregel erkannte er jedoch keine technische Lösung. Die Ausführung durch eine Datenverarbeitungsanlage erachtete er allein als sprachlichen Trick:

Es handelt sich damit um eine Regel, durch deren schematische Befolgung gleichgelagerte Aufgaben lösbar sind, um dasjenige also, was in der mathematischen Terminologie als Algorithmus bezeichnet wird. Daß der Patentanspruch diese Rechenregel anders, nämlich in steter Verknüpfung mit den technischen Merkmalen der Anlage und des Verarbeitungsablaufs, formuliert, än­dert daran nichts: Nicht die sprachliche Einkleidung entscheidet darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt.

Eine Organisations- und Rechenregel als fertige Lösung zur Vereinfachung und Beschleunigung von Sortierarbeiten sei als menschliche Verstandestätigkeit (= gedanklich-logische Anweisung) vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn sie durch ein Computer automatisiert würde. Dabei griff er auf die Technizitätsdefinition aus “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) zurück:

Die Verwendung technischer Mittel muß vielmehr Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sie muß die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolges bezwecken und darf nicht entfallen, ohne daß zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.

Auch die Ausführung dieser Regel auf einem Computer, sei weder durch eine neuartige Konstruktion des Computers begleitet noch durch einen neuen Gebrauch:

Die Anwendung der Organisations- und Rechenregel auf eine elektronische Datenverarbeitungsanlage erfordert, wie die Anmelderin einräumt, keine neue, im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht geläufige Anordnung oder Konstruktion der Anlage im ganzen oder in ihren Einzelteilen.

Das Betreiben der Datenverarbeitungsanlage zur Durch­führung von Dispositions- und ähnlichen Rechnungen nach dem vorgeschlagenen Algorithmus […] macht lediglich von den bekannten Eigen­schaften der Anlage den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Es wird mithin auch keine neue Brauchbarkeit der Anlage gelehrt“.

Die Erfindung verknüpfe die Organisations- und Rechenregel nur nach Art einer “Gebrauchsanweisung“.

Es fehle deswegen am Einsatz beherrschbarer Naturkräfte und und technischer Überlegungen.

2.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Technische Mittel im Anspruch seien nicht hinreichend für Technizität:

Die Regel, die als solche eine gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nicht dadurch technisch, daß bei ihrer Anwendung tech­nische Mittel – mag dies das Schreibgerät des nach ihr rechnenden Menschen oder eine Datenverarbeitungsanlage sein – benutzt werden.

Vielmehr müssten “im Technischen liegenden Überlegungen” erforderlich gewesen sein:

“Die Verwendung technischer Mittel muß vielmehr Bestandteil der Problemlösung selbst sein, sie muß die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolges bezwecken und darf nicht entfallen, ohne daß zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.”

Grundsätzlich könne der Effekt einer Erfindung auf nicht-technischem Gebiet liegen (mit Verweis auf BGH, GRUR 1966, 249, 250 – Suppenrezept; BGH, GRUR 1967, 590 – Garagentor).

Eine Verknüpfung einer untechnischen Rechenregel mit technischen Merkmalen könne zwar technisch sein. Allerdings entscheide nicht die sprachliche Einkleidung darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt. Damit war die Kerntheorie ins Leben gerufen.

Ebenso könne eine Gebrauchanweisung für eine Technologie technisch sein. Allerdings müsse diese dazu auf technischen Überlegungen beruhen.

Grundsätzlich könne Software als Regel für eine Schaltung eines elektronischen Rechners patentierbar sein. Dann müsse jedoch ein neuer Aufbau eines Computers oder ein neuer Gebrauch gelehrt werden:

Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann vielmehr nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage er­fordert und lehrt oder wenn ihm die Anweisung zu ent­nehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen“.

In neuartigen Maßnahmen zur Problemanalyse und zur Darstellung von Informationen konnte der BGH keine technischen Maßnahmen erkennen:

Daß eine schöpferische Lei­stung in der Problemanalyse sowie der Auffindung und Dar­stellung des Rechenprozesses liegt, begründet deshalb die Patentierbarkeit nicht.”

Im Kriterium der Technik, sah der BGH allerdings das einig mögliche Abgrenzungskriterium zwischen patentierbaren  und nicht-patentierbaren softwarebasierten Erfindungen. Damit legte er in dieser Entscheidung auch den Grundstein für die spätere Gesetzesänderung im Jahr 2007:

Denn der Begriff der Technik erscheint auch sachlich als das ein­zig brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersar­tigen geistigen Leistungen des Menschen, für die ein Patentschutz weder vorgesehen noch geeignet ist.

2.5 Einordnung

Das Hauptargument der Anmelderin war Ihre Organisations- und Rechenregel als auf den Computer abgestimmt darzustellen, so dass damit der gesamte Anspruchsgegenstand als technisch qualifiziert werden müsste.

Diesem Argument ist der BGH durch eine Aufteilung beigekommen, die später als “Kerntheorie” Schule machen sollte. Er bestimmte einen wesentlichen Teil (Rechen- und Organisationsregel) des Anspruchs, den er als “sachlichen Gehalt” beschrieb und einen unwesentlichen Teil (Computer), den er zur “sprachliche Einkleidung” herabsetzte. Der wesentliche Teil müsse technisch sein. Für die an kaufmännischen-organisatorischen aber nicht an technischen Überlegungen orientierte Rechen- und Organisationsregel konnte dies nicht gelten. Damit war die Erfindung nicht technisch. Sie führte weder zu einem neuen Aufbau noch zu einem neuen Gebrauch eines bekannten technischen Mittels.

Auch die Beitragstheorie, gemäß der nur neue und erfinderische Aspekte auf Technizität geprüft werden sollten, scheint in dieser Entscheidung ihre Ausgangspunkt genommen zu haben.

Zumindest aus heutiger Sicht ebenfalls problematisch erscheint die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers mit einem neuen Programm und einem durch das neue Programm begründeten neuen Gebrauch des Computers. Der BGH erkannte vorliegend auf einen bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computers mit einer neuen Organisations- und Rechenregel, wodurch der Regel keine Technizität zukommt. Mit anderen Worten, sie stelle nur eine “Gebrauchsanweisung” dar. Der BGH verneinte in der neuen Organisations- und Rechenregel einen neuen Gebrauch des Computers, der nach der damaligen Auffassung des BGH’s technisch einzuordnen gewesen wäre.

 

3. Die BGH-Entscheidung “Straken” von 1977

Die BGH Entscheidung “Straken” (GRUR 1977, 657) war die zweite anfängliche Entscheidung zu Softwarepatenten. Sie ist vor allem deswegen relevant, weil sie sich mit einer Simulation als Erfindung befasste. Ein Strak betrifft Linien einer Oberfläche im Boots-, Fahrzeug- und Flugzeugbau. Wie die jüngste höchstrichterliche Entscheidung G1/19 des Europäischen Patentamts zeigt, ist die Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von  softwarebasierten Simulationen im Speziellen immer noch nicht abgeschlossen.

3.1 Leitsatz

Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfähig, wenn das bei der Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist (Ergänzung zu BGH-Dispositionsprogramm).

3.2 Streitgegenständliche Ansprüche

Hauptanspruch

a) Rechenprogramm für eine datenverarbeitende Maschine zur Berechnung einer Linienschar zur Beschreibung der Oberfläche eines Körpers (Straken) nach vorgegebenen empirisch ermittelten, mit Fehlern behafteten Punktfolgen, die den angestrebten Verlauf von charakteristischen Kurven annähernd beschreiben,
dadurch gekennzeichnet,
b) daß durch Simulation der Verbiegung einer an geeigneten Punkten mit Gewichten belasteten, leicht biegbaren Latte und ihre Fixierung an einigen Stützpunkten derart, daß der angestrebte Kurvenverlauf weitestgehend erreicht wird, eine funktionale Abhängigkeit ermittelt wird, indem die Koeffizienten ai eines stückweise kubischen Polynoms f(x)=… nacheinander berechnet und in der angegebenen Weise in Beziehung gesetzt werden,
c) wobei T eine (M + 2) * (M + 2)-Matrix ist, die sich als Linearkombination von zwei Matrizen <<P->>und <<Q->>in der Form (…), (…)=(…) darstellt,
d) <<P->>die Matrix der Koeffizienten P_ik der linearen Ausdrücke, die bei der partiellen Ableitung der Summe der Abstandsquadrate T=… nach einem der unbekannten Koeffizienten q_ik der linearen Ausdrücke, die bei der partiellen Ableitung des Integrals der Verbiegungsenergie Sum(…) nach a_i entstehen,
e) M die Anzahl der vorgegebenen Stützwerte nach ai entstehen,
e) << eta gross>> eine Näherung des Energieintegrals,
f) LAMBDA ein frei zu wählender Parameter, der die Glätte der resultierenden Funktion beeinflußt;
g) U die Matrix der Koeffizienten der zu berücksichtigenden linearen Nebenbedingungen,
h) <<a Pfeil>>der Vektor der zu bestimmenden unbekannten Koeffizienten,
i) << kappa Pfeil>>der Vektor der zur Berücksichtigung der Nebenbedingungen eingeführten Lagrange’schen Multiplikatoren,
j) <<r Pfeil>> der Vektor der konstanten Glieder in den linearen Ausdrücken aus der Differentiation der Summe der Abstandsquadrate und
k) << eta Pfeil>> der Vektor der konstanten Glieder in den zu berücksichtigenden linearen Nebenbedingungen.

Hilfsantrag

a) Rechenprogramm für eine datenverarbeitende Maschine zur Berechnung einer Linienschar zur Beschreibung der Oberfläche eines Körpers (Straken) nach vorgegebenen empirisch ermittelten, mit Fehlern behafteten Punktfolgen, die den angestrebten Verlauf von charakteristischen Kurven annähernd beschreiben,
dadurch gekennzeichnet,
b) die folgenden Steuerbefehle in FORTRAN-Sprache für die datenverarbeitende Maschine:
[Befehle zur Umsetzung der gemäß Hauptantrag b) – k) in Fortran].

3.3 Streitverlauf

Patentamt und BPatG hatten eine Patentierung abgeleht. Beide hatten den zu patentierenden Gegenstand als nicht technisch erachtet.

Die Anmelderin meinte den technischen Charkter der Anmelderin daraus herleiten zu können, dass das Ergebnis eine Benutzung auf technischem Gebiet gestatte – nämlich die Berechnung einer Fahrzeugraumfläche, die auch als “Strak” bezeichnet wird. Dadurch sei eine neue Art gezeigt, eine Datenverarbeitungsanlage zu benutzen. Seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) sei dies eine hinreichende Bedingung für Technizität einer Erfindung.

Das BPatG argumentierte bei der Erfindung handelte es sich um eine “ihrem Wesen” untechnische Erfindung für eine technische Anwendung. Ein neuer Aufbau einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage sei weder durch den Hauptanspruch noch durch den Hilfsantrag beschrieben. Ebensowenig sei beschrieben eine bekannte Anlage auf neue und erfinderische Art zu benutzen.

Weder der Algorithmus gemäß Hauptantrag noch die Befehlsfolge des Hilfsantrags beschrieben laut BGH einen konkreten Gegenstand oder ein erfinderisches Verfahren:

In dem zur Entscheidung stehenden Fall beschreiben indes weder der Algorithmus nach dem Hauptanspruch noch die Programmfolge nach dem Hilfsanspruch einen konkreten Gegenstand. Formel und Befehlsfolge sind vielmehr nur abstrakte Denk- und Rechenschemata, mit deren Aufstellung die Erfindung abgeschlossen ist.”

“Ebensowenig wird aber durch die Formel oder die Befehlsfolge ein erfinderisches technisches Verfahren des Strakens beschrieben.

Die Erfindung gehe zwar von technischen Stand der Technik aus (manuell-empirisches Straken mit “physikalischen-technischen” Hilfsmitteln), sie verbessert diese Verfahren aber nicht, sondern macht sie überflüssig:

Die Erfindung erschöpft sich auch unter diesem Blickwinkel in der Auffindung einer Formel, eines Rechenverfahrens, das nicht selbst technisches Handeln ist, sondern ein bisher benutztes technisches Verfahren überflüssig macht. Technisches Gebiet wird erst wieder betreten bei der Verwertung der Ergebnisse, die die Anwendung des Rechenverfahrens auf konkrete Sachverhalte liefert.

3.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Eine Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau oder einen neuen und erfinderischen Gebrauch der Anlage lehre (gemäß “Dispositionsprogramm”).

Hinsichtliche einer neuen Brauchbarkeit konkretisiert der BGH die Entscheidung “Dispositionsprogramm”. Diese sei nicht so zu verstehen…

,,…, daß für die Patentierbarkeit einer neuen, für sich gesehen des technischen Charakters entbehrenden Rechenregel (eines Rechenprogramms) allein die Verwendbarkeit der mit Hilfe der Regel (des Programms) erzielten Ergebnisse auf technischem Gebiet ausreichen könne.

Entsprechend der Entscheidung “Suppenrezept” (GRUR 1966, 249 ) und “Garagentor” (GRUR 1967, 590), stehe der Anerkennung eines Erfindungsgegenstands als technisch nicht entgegen, daß der Nutzeffekt der Erfindung auf nichttechnischem Gebiet liege. Diese Auffassung beruhe darauf, daß das durch die Anwendung der Erfindung erzielbare Ergebnis nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gehört:

“Ist der so umschriebene Erfindungsgegenstand technischer Natur, dann wird seine Patentierbarkeit nicht dadurch beeinträchtigt, daß er in einer der Erfindung nachgeordneten Stufe seiner Anwendung zu untechnischen Ergebnissen führt. Daraus ergibt sich zwingend, daß umgekehrt ein seiner Natur nach untechnischer Erfindungsgegenstand nicht durch den technischen Charakter oder die technische Verwertbarkeit seiner Anwendungsergebnisse zu einem technischen Gegenstand werden kann, da diese Anwendungsergebnisse selbst nicht Bestandteil der erfinderischen Aufgabenlösung sind.

Rechenregeln könnten zwar eine Technologie beschreiben (RGBl. 1907, 107 – Sprengkammer). Allerdings können sie ebenso wie das beschreibende Wort nicht selbst technischer Gegenstand sein. Technisch könne nur der beschriebene Gegenstand sein.

Zudem meinte der BGH, dass ein nicht-technisches Verfahren ein technisches Verfahren ersetzen könne.

3.5 Einordnung

Die oben zitierte Konkretisierung der Brauchbarkeit dahingehend, dass eine Verwendbarkeit in einem technischen Gegenstand für  Technizität nicht ausreiche, war ein unpräzise anzuwendendes Kriterium. Wann ein nicht-technisches Merkmal zu einer neuen technischen Brauchbarkeit führen könne, war damit nicht klarer geworden.  

Die Aussage des BGH, ein nicht-technisches Verfahren könne ein technisches Verfahren ersetzen, wirkt aus heutiger Sicht ebenfalls verwirrend. Man könnte auch andersherum argumentieren. Eine Ersetzung eines technischen Verfahrens kann nur durch ein technisches Verfahren erfolgen. Damit wäre ein hinreichendes Kriterium für Technizität formuliert gewesen.

Leider wurde im Verfahren nicht thematisiert, ob ein Straken, der mit der neuen Rechenregel ausgeführt wurde – anstelle des beanspruchten Rechenprogramms – patentierbar gewesen wäre – ob also das Problem in der Anspruchsformulierung lag. Aus heutiger Sicht lässt sich das vermuten.

 

4. Die BGH-Entscheidung “Prüfverfahren” von 1977

Die Entscheidung “Prüfverfahren” (BGH, GRUR 1978, 102) war die dritte anfängliche Entscheidung zu Softwarepatenten. Sie hat zum Gegenstand einen Algorithmus, den man auch als “Debugger” bezeichnen kann.

4.1 Leitsätze

Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Prüfung des Programmablaufs einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage.

4.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Verfahren zur Prüfung des Programmablaufes in einer programmgesteuerten Datenverarbei­tungsanlage,
b) bei dem bei den Befehlen Wieder­holungen vorgesehen sind und
c) bei dem die Befehle für die Programmschritte nacheinander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abgerufen werden, die in einem Befehlszähler auftreten, dadurch gekenn­zeichnet,
d) daß zur Erfassung von feh­lerhaften Programmschritten Programmschleifen wiederholt abgewickelt werden, für die die Adresse für den jeweils ersten Programmschritt in ein Anfangsregister (A) und die Adresse für den jeweils letzten Programmschritt in ein Enderegister (E) eingegeben ist,
e) daß eine Programmschleife jeweils durch Übertragung der Adresse für den ersten Programmschritt in den Befehlszähler (B) wiederholt wird, wenn ein Vergleich die Gleichheit der im Befehlszähler (B) infolge dessen Weiterzählens erreichten Adresse mit der im Enderegister (E) stehenden Adresse meldet, und
f) daß die Programmschleife durch Eingeben anderer Adressen in Register jeweils verändert wird, wenn die Sichtbar­machung und die Überwachung der Befehle der durchlaufenden Porgrammschleife keinen Fehler anzeigt.

4.3 Streitverlauf

In einem Einspruchsverfahren hatte das DPMA das Patent zunächst erteilt. Der daraufhin eingelegten Beschwerde hatte das BPatG stattgegeben und das Patent mangels Technizität widerrufen, weil das letzte Anspruchsmerkmal f ein “abwägendes und entscheidendes Tätigwerden des Menschen” umfasste.

Der BGH konnte der Vorgehensweise des BPatG nicht zustimmen. Er verlangte zunächst eine Identifikation des Kerns der Erfindung und ob …

… demzu­folge die Verknüpfung der Gedankenschritte mit technischen Merkmalen (Schaltungsanordnung, Maschinenteile) der als erfinderisch beanspruchten Lehre in Wahrheit nicht zuge­hört.

Dementsprechend wies er den Sachverhalt zur erneuten Prüfung an das BPatG zurück. Er schloss dabei nicht aus, dass vorliegend ein neuer, erfinderischer Aufbau oder eine neue Verwendung eines Computers gelehrt würde, insbesondere weil nicht abzusehen sei…

… unter welchen möglicherweise wesent­lich veränderten Gesichtspunkten das vom Patentgericht als nicht technisch bezeichnete Merkmal f zu beurteilen sein wird“.

Nach Auffassung des BGH mache das Argument des gedanklich-logischen Konzeptes in diesem Fall wenig Sinn, weil ein konkretes Verfahren beansprucht würde:

“In diesem Zusammenhang besteht Anlaß zu dem Hinweis, daß auch der zuweilen zur Charakte­risierung eines Verfahrens unter Einsatz einer EDV-Anlage verwendete Begriff des gedanklich-logischen Konzepts für die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes wenig ergiebig ist. Die Anmeldung hat nicht ein Konzept – das heißt einen gedanklichen Entwurf, wie er letztlich allen Verfah­ren, technischen wie untechnischen, zugrunde liegt – zum Gegenstand, sondern ein Verfahren, das heißt eine Regel zum praktischen Handeln, die das Stadium des Konzipierens bereits hinter sich gelassen hat.”

Das Merkmal f sei zudem möglicherweise nicht mehr Bestandteil der Erfindung. In diesem Fall könne es nicht technizitätshindernd sein:

“[G]egebenenfalls [habe sich das BPatG] ] auch der Frage zuzuwen­den […], ob das Merkmal f – falls es als einziges von allen Merkmalen der Erfindung untechnischer Art ist – der Patenterteilung etwa deshalb nicht entgegenstehen würde, weil es in Wahrheit nicht Bestandteil der Erfin­dung ist, sondern lediglich einen Hinweis auf eine Mög­lichkeit der Auswertung der bei Anwendung des angemelde­ten Verfahrens erzielten Ergebnisse darstellt.

4.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Für den technischen Charakter und damit die Patentierbarkeit einer Lehre komme es nicht auf deren sprachliche Einkleidung an, insbe­sondere nicht darauf, ob die Lehre in den Patentansprüchen unter ständiger Verknüpfung mit den zu ihrer Ausführung zweckmäßig heranzuziehenden technischen Einrichtungen formuliert worden sei, mit Verweis auf “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1).

Entscheidend sei vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr “erfinderischer Kern” liege.

Zudem betont der BGH die Offenheit des technischen Erfindungsbegriffes für Computersoftware:

“Auf der anderen Seite hat der Senat keinen Rechtssatz des Inhalts aufgestellt, daß Computerprogramme schlecht­hin nicht patentierbar seien. An einer solchen generellen Aussage würde sich der Senat schon deshalb gehindert sehen, weil sich nicht absehen läßt, welche Arten von Aufgaben in Zukunft einer Lösung mit Hilfe des Einsatzes datenverarbeitender Maschinen zugeführt werden können.”

4.5 Einordnung

Der BGH bestätigte in der Entscheidung “Prüfverfahren” die Kerntheorie, welche in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” angelegt wurde. Er bezieht sich dabei explizit auf den “Kern” einer Lehre.

Der “Kern” einer Lehre entspricht deren sachlichem Gehalt und müsse bestimmt werden. Die vom BPatG verwendete Methodik sei dagegen “vordergründig und erschöpft die Problematik nicht“.

Ein neues und interessantes Argument, welches zumindest noch nicht im Zusammenhang mit Softwarepatenten geäußert  wurde, beinhaltet der Beschluss auch. Demnach müsse nicht jedes Anspruchsmerkmal zur Erfindung gehören, sondern könne sich auch auf dessen Anwendung beziehen. Dieses Argument war relevant, weil z.B. in der Entscheidung “Straken” mit Verweis auf noch frühere Entscheidungen die Beziehung zwischen technischem Sachverhalt und nicht-technischem Ergebnis klargestellt wurde (siehe oben). Demnach konnte ein technischer Gegenstand sich durchaus auf ein nicht-technisches Ergebnis beziehen. Wenn ein Anspruch in ein technisches Mittel auf der einen Seite und nicht-technisches Ergebnis bzw. nicht-technische Anwendung auf der anderen Seite aufteilbar wäre, wäre die Lehre dieses Anspruchs gemäß BGH technisch.

 

5. Die BGH-Entscheidung “Kennungsscheibe”, 1977

Die Entscheidung “Kennungsscheibe” (BGH, GRUR 1977, 152) beschäftigt sich nicht mit einer Software sondern mit dem Problem der Darstellung einer Information. Dennoch wird sie hier vorgestellt, da Informationsdarstellungen oft von Softwareprogrammen auf Computern generiert werden. Sie erging zudem im Gebrauchsmusterrecht, für das die gleichen gesetzlichen Vorgaben für Technizität gelten und galten wie im Patentrecht.

5.1 Leitsätze

Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als eines Markierungsträgers besteht, verkörpert eine technische Lehre und ist gebrauchsmusterschutzfähig.

5.2 Streitgegenständlicher Anspruch

Hauptanspruch

a) Im Betriebszustand optisch erkennbare Markierungen an einem Plattenstapel für einen Plattenspeicher,
b) bei dem als Speichermedium mehrere magnetisierbare, in der Drehbewegung abtastbare Platten übereinander konzentrisch auf einer Nabe festgelegt und an der Oberseite des Plattenstapels durch eine Abdeckplatte gegen Verstaubung geschützt sind,
gekennzeichnet durch
c) eine konzentrisch zu der Achse des Plattenstapels auf der Oberseite der Abdeckplatte angeordnete Kennungsscheibe, die axialsymmetrisch aufgebrachte, farbige Markierungen trägt.

Hilfsantrag

a) Kennungsscheibe für einen Plattenstapel eines Plattenspeichers,
b) bei dem als Speichermedium mehrere magnetisierbare, in der Drehbewegung abtastbare Platten übereinander konzentrisch auf einer Nabe festgelegt und an der Oberseite des Plattenstapels durch eine Abdeckplatte gegen Verstaubung geschützt sind,
dadurch gekennzeichnet,
c) daß sie konzentrisch zu der Achse des Plattenstapels auf der Oberseite der Abdeckplatte angeordnet ist und axialsymmetrisch aufgebrachte, farbige Kennzeichen trägt, die aufgrund der Drehbewegung des Plattenstapels Kreisringe bilden.

5.3 Streitverlauf

Das Patent betraf eine Kennungsscheibe, welche optisch wahrnehmbare Markierungen aufwies, so dass ein Ablesen von Information möglich war, während sich die Kennungsscheibe dreht.

Die Gebrauchsmusterstelle hatte die Anmeldung zurückgewiesen, weil neben technischen Merkmalen auch Markierungen mit Bedeutungsgehalt beansprucht waren.

Das BPatG wies die Beschwerde des Anmelders zurück. Es hatte im Hauptantrag allein eine Verwirklichung eines nicht-technischen Gebrauchszwecks gesehen. Den Hilfsantrag hatte es ebenfalls zurückgewiesen.

Die Anmelderin beschwerte sich. Insbesondere im Hilfsantrag seien keine Merkmale mehr enthalten, die “durch ihre Bedeutungsfunktion wirksam würden“.

Der BGH konnte dieser Auffassung nicht folgen. Technizität sei methodisch durch die Kerntheorie zu identifizieren:

Die Beurteilung der Frage, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, entscheidet deren sachlicher Gehalt” (zitierend: “Dispositionsprogramm”).

Ob eine Technologie vorliege, bestimme sich anhand der Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube”. Die gelte für Patente ebenso wie für Gebrauchsmuster.

Dabei gehört die menschliche Verstandestätigkeit nicht zu den Naturkräften gemäß dieser Definition:

Die menschliche Verstandestätigkeit selbst gehört nicht zu den beherrschbaren Naturkräften im Sinn dieser Begriffsbestimmung; vielmehr sind nur solche Naturkräfte gemeint, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit deren Hilfe von Menschen beherrscht werden (zitierend: “Dispositionsprogramm”).

Der kausal übersehbare Erfolg muss zudem unmittelbare Folge des Einsatzes der Naturkräfte sein (gem. BGH  GRUR 1975, 549 – Buchungsblatt).

Der BGH stellte ebenfalls fest, dass ein nicht-technischer Zweck (der nicht mit dem notwendigen kausal übersehbaren Erfolg gleichgesetzt werden darf) kein hinreichender Grund für mangelnde Technizität sei:

Der Gebrauchszweck dieser Neuerung, die Plattenstapel im Betriebszustand unterscheidbar und deren Inhalt während der Umdrehung ablesbar zu machen, steht der Zugehörigkeit der Vorrichtung zum Bereich der Technik nicht entgegen, auch wenn dieser Gebrauchszweck nicht technisch ist.

Dabei legte der BGH großes Gewicht auf die Formulierung der Ansprüche:

Die den Markierungen beigelegte Bedeutung, deren Erkennung allerdings eine rein geistige Tätigkeit des Menschen erfordert und die deshalb kein technisches Merkmal ist, liegt außerhalb der technischen Raumform und vermag Bedenken gegen den technischen Charakter des Anmeldungsgegenstandes nicht zu begründen, vorausgesetzt, daß die Schutzansprüche entsprechend gefaßt werden.

Zudem vermisste der BGH vom BPatG eine Ermittlung des sachlichen Gehalts, nicht nur des Hauptanspruchs, sondern der Anmeldung:

Es hätte sich deshalb mit dem sachlichen Gehalt der Anmeldung befassen und insbesondere prüfen müssen, ob in dem Vorschlag, auf der Oberseite der Abdeckplatte des Plattenstapels eine mit Markierungen versehene Kennungsscheibe anzuordnen, ein technischer Raumformgedanke zu erblicken ist. Es hätte die Beschwerde gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle erst zurückweisen dürfen, wenn sich die Anmelderin nach der gebotenen Erörterung (§ 41 f. PatG) nicht bereit gefunden hätte, die Schutzansprüche auf die technischen Merkmale der beschriebenen Neuerung abzustellen.

Der BGH erkannte in der Anmeldung eine konstruktuive Umgestaltung einer technischen Vorrichtung (der Kennscheibe):

Derartige konstruktive Neu- und Umgestaltungen gehören zum Bereich der Technik, denn sie setzen die physikalische Einwirkung auf geeignetes Material – die planmäßige Benutzung von außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegenden, von dieser beherrschten Naturkräfte – mit einem unmittelbar in Erscheinung tretenden konstruktiven Ergebnis voraus“.

Der Gebrauchszweck, den Plattenstapel im Betriebszustand unterscheidbar und deren Inhalt ablesbar zu machen, sei zwar nicht-technisch. Dies stehe der Technizität der hilfsweise beantragen Vorrichtung (s.o.) nicht entgegen. Damit wurde der Sachverhalt an das BPatG zurückverwiesen.

5.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Der BGH bestätige auch für das Gebrauchsmusterrecht, dass nicht-technische Ergebnisse einer Patentierung nicht entgegenstehen:

Von dem technischen Ergebnis, dem kausal übersehbaren Erfolg, ist die Wirkung zu unterscheiden, die das technische Ergebnis auslöst. Diese kann nicht-technischer sein, z.B. auf geschmacklichem, ästhetischem, betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen.

Diese Ergebnisse seien aber vom kausal übersehbaren Erfolg gemäß der Technizitätsdefinition aus der Entscheidung “Rote Taube” zu unterscheiden:

Von dem erforderlichen unmittelbaren technischen Ergebnis, dem kausal übersehbaren Erfolg, ist nämlich die Wirkung zu unterscheiden, die das technische Ergebnis auslöst und die außertechnischer Natur sein, z. B. auf geschmacklichem, ästhetischem, betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen kann” (mit Verweis auf die Entscheidungen BGH in GRUR 1966, 249, 250 – Suppenrezept; 1967, 590, 591 – Garagentor; 1975, 549 – Buchungsblatt; “Dispositionsprogramm”).

Die Erkennung einer Bedeutung einer Information (hier: den Markierungen der Kennscheibe), erfordert eine rein geistige Tätigkeit. Sie ist deshalb kein technisches Merkmal.

Für die Beurteilung der Technizität ist der sachliche Gehalt der Anmeldung maßgeblich.

5.5 Einordnung

Der BGH bestätigte in der Entscheidung “Kennungsscheibe” auch für das Gebrauchsmusterrecht die Kerntheorie als notwendiges methodisches Mittel zur Ermittlung der Technizität einer Erfindung mit technischen und nicht-technischen Merkmalen. Gleichzeitig betonte er abermals, dass ein nicht-technisches Ergebnis der Technizität nicht im Weg stehen muss.

Letztendlich müsse sich ein nicht-technisches Ergebnis von dem notwendigen kausal übersehbaren Erfolg, der technisch sein muss, unterscheiden.

Das BPatG, so rügte der BGH, hätte zudem auf das Problem der richtigen Formulierung der Schutzansprüche eingehen müssen. Zudem hätte es den Sinngehalt der Erfindung aus den kompletten Anmeldungsunterlagen und nicht allein aus dem Hauptanspruch, erfassen müssen.

 

6. Die BGH-Entscheidung “Fehlerortung”, 1978

Die Entscheidung “Fehlerortung” (BGH, GRUR 1978, 420) betraf ein Verfahren zum automatischen Testen eines Computers. Automatisierte Testverfahren sind weit verbreitet, um komplizierte technische Systeme hinsichtlich ihrer Funktionen strukturiert prüfen zu können.

6.1 Leitsätze

1. Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Ortung eines Fehlers einer Datenverarbeitungsanlage.

2. – nicht relevant für Softwarepatente –

6.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Verfahren zur Ortung eines Fehlers von mehreren möglichen Fehlern einer Speicher, Register o.dgl. enthaltenden Einheit einer Datenverarbeitungsanlage,
b) bei dem die Einheit durch die Ausführung von Testfällen geprüft wird und die Reihenfolge der auszuführenden Testfälle vom Ergebnis der vorhergehenden Testfälle unabhängig ist,
dadurch gekennzeichnet,
c) daß auf die Einheit nacheinander Testfälle als Folge von Testketten gegeben werden,
d) wobei jede Testkette aus einer solchen Reihenfolge von Testfällen besteht, daß ein bei jedem Testfall einer Testkette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziert, und
e) daß diejenige Testkette signalisiert wird, von der alle Testfälle durch die Einheit negativ beantwortet werden.

6.3 Streitverlauf

Das DPA hatte auf einen Einspruch hin das Patent wegen fehlender Technizität versagt.

Das BPatG hatte die Beschwerde abgewiesen. Es erachtete den wesentlichen Teil der Erfindung in Merkmal d) und erkannte darin eine nicht-technische Organisationsregel, die es gemäß der Kerntheorie für die Analyse zur Technizität allein zu beachten hätte. Das “Schwergewicht” sei die Erstellung eines Testprogramms mit den Eigenschaften von Merkmal d.

Dagegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Sie sah in der Erfindung eine spezielle Art der Einwirkung auf die zu prüfende Einheit eines Computers. Dies bedinge ein neuartiges Prüfgerät. Die Auswahl der Testfälle beziehe sich nicht auf kaufmännische oder organisatorische Regeln. Auch seien die Signalfolgen, welche die Testfälle im Computer repräsentierten, nur unter Ausnutzung von Naturkräften zu erzeugen.

Im Gegensatz zur Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) könne das beanspruchte Testverfahren zudem nicht ohne Computer ausgeführt werden. Und gedanklich-logische Konzeptionen würden bei allen technischen Erfindungen eine Rolle spielen und dürften bei Softwareerfindungen nicht diskriminierend zu einem Ausschluss führen.

Diesen Argumenten folgte der BGH nicht.

Den Kern der Erfindung sah er (wie das BPatG) in der Auswahl der Testfälle gemäß dem Anspruchsmerkmal d, die eine Organisationsregel darstelle:

Der Erfindungsgedanke besteht in seinem Kern darin, das vorbekannte, aber umständliche, zeitraubende und unwirtschaftliche Kombinationstestverfahren dadurch zu verbessern, daß vor der Eingabe der Testfälle deren Ordnung nach einem bestimmten, die Erreichung des Erfindungszwecks sicherstellenden Prinzip vorgenommen wird.

Solche Organisationsregeln sind ihrem Wesen nach nicht technisch; sie stellen gedanklich-logische Anweisungen dar, auch dann, wenn sie so formuliert werden, daß die Formulierung auf eine Verwendung technischer Mittel wie einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage abzielt.

Dass das Verfahren ein neuartiges Prüfgerät bedingt, sei nicht als technische Lösung beansprucht, sondern nur als Aufgabe beschrieben:

Voraussetzung für die Patentfähigkeit wäre aber selbstverständlich, daß die als Organisationsregel formulierte Lehre auch in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bietet. Dies trägt die Anmelderin selbst nicht vor. Sie beschränkt sich vielmehr auf die Behauptung, die Durchführung der von ihr aufgefundenen Regel erfordere den Einsatz einer im Stand der Technik nicht vorhandenen Datenverarbeitungsanlage. Damit ist aber allenfalls dargelegt, daß die untechnische Organisationsregel nach dem Anspruch 1 des Hauptantrags zugleich eine auf technisches Gebiet übergreifende Aufgabenstellung enthält, nicht jedoch bereits die Lösung; daß der Aufgabenstellung schon ein erfinderischer Gehalt zuzuerkennen sei, ist dem Vorbringen der Anmelderin nicht zu entnehmen.

Auch in der Auswahl der Testfälle konnte der BGH keine Technizität begründet sehen:

Es trifft zwar zu, daß in der Wahl unter mehreren zur Verfügung stehenden Gegenständen oder Maßnahmen eine technische Lehre zu sehen sein kann. Allein dies setzt zumindest voraus, daß es sich bei den Auswahlobjekten um technische Gegenstände oder Maßnahmen handelt, und das ist hier gerade nicht der Fall.”

Auch die Technizität der den Testfällen zugrunde liegenden Signalfolgen könne die Technizität der vorgeschlagen Lösung nicht begründen, denn das würde Technizität für alle computergelösten Probleme bedeuten (mit Verweis auf “Dispositionsprogramm”).

In der Formulierung des Hauptanspruchs konnte somit kein Patent erteilt werden.

6.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

“Bei der Erörterung der Frage, ob das entscheidende Merkmal technischer oder untechnischer Art ist, ist […] von den Grundsätzen [auszugehen], die der beschließende Senat in seinen Entscheidungen “Dispositionsprogramm” (BGHZ 67, 22), “Straken” (GRUR 1977, 657 ) und “Prüfverfahren” (NJW 1977, 1635 2 ) aufgestellt hat.”

Insbesondere ist dabei durch Anwendung der Kerntheorie, der wesentliche Aspekt der Erfindung zu identifizieren und dieser auf Technizität zu prüfen. Dabei können auch nicht-technische Aspekte im Sinne eines Programms einer Organisations- und Rechenregel für einen Computer…

… zugleich eine technische, dem Patentschutz zugängliche Anweisung sein […], wenn sie zugleich den neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage oder eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer bekannten Anlage lehrt.

Das Vorhandensein gedanklich-logische Konzepte sei nicht als Kriterium für Technizität geeignet, mit Verweis auf “Prüfverfahren” (hier Entscheidung Nr. 4)

6.5 Einordnung

Der BGH wendete in der Entscheidung “Fehlerortung” die seit der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) entwickelten Prüfungskriterien für Software an. Neues zu Patenten auf Software ist der Entscheidung kaum zu entnehmen. Entsprechend fehlt auch ein konkreter Leitsatz. Trotzdem enthält die Entscheidung einige für die Praxis wichtige Aspekte.

Gemäß der Kerntheorie sei bei einer Erfindung mit nicht-technischen und technischen Merkmalen festzustellen, auf welchem Aspekt der Kern der beanspruchten Lehre liege. Dieser müsse zudem in einer (technischen) Lösung liegen, wenn nicht zusätzlich die Kriterien für eine Aufgabenerfindung erfüllt seien.

Daraus ergibt sich das Problem den Anspruch so zu formulieren, dass dieser eine technische Problemlösung lehrt (vgl. Storch GRUR 1978, 422f.). Dies stellt für den Anmelder von Technologien mit nicht-technischen Merkmalen auch heute noch eine große Herausforderung dar.

 

7. Die BGH-Entscheidung “Antiblockiersystem”, 1980

Der Entscheidung “Antiblockiersystem” (BGH, GRUR 1980, 849) aus dem Jahr 1980 bildet den Abschluss des ersten Teils der Rechtsprechungsübersicht zu Softwarepatenten von 1969 bis 2007. Sie spielte deswegen eine wichtige Rolle, weil durch sie die Gefahr korrigiert wurde, dass Software – und damit auch technische Software – per se als Organisations- und Rechenregel qualifiziert und daraufhin vom Patentschutz ausgeschlossen würde. Damit war eine bedeutende Konkretisierung der in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 2) eingeführten methodischen Analyse der Technizität von Softwarepatenten verbunden.

7.1 Leitsätze

Zur Frage der technischen Erfindung.

7.2 Streitgegenständlicher Anspruch

a) Antiblockierregelsystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen mit einer Drehverzögerungs-Schaltvorrichtung,
b) die in Abhängigkeit vom Drehverhalten des überwachten Rades elektrische Signale erzeugt und ein Ein- und Auslaßventil betätigt,
c) wobei – wenn kein Signal vorhanden ist – das Einlaßventil geöffnet und
d) das Auslaßventil geschlossen ist, so daß der Bremsdruck ansteigen kann, wobei weiterhin während des Auftretens eines bestimmten Verzögerungssignals das Einlaßventil schließt und
e) das Auslaßventil öffnet, so daß der Bremsdruck fällt, und
f) wobei schließlich nach der Druckabsenkung unter Verwendung einer Drehbeschleunigungs-Schaltvorrichtung ein Signal erzeugt wird, das bei wieder geschlossenem Auslaßventil das Eingangsventil geschlossen hält, so daß der Druck bis zum Unterschreiten eines Beschleunigungswertes im wesentlichen konstant gehalten wird,
dadurch gekennzeichnet,
g) daß in bekannter Weise eine bistabile Schaltvorrichtung (6, 52, 63) vorgesehen ist und daß diese bistabile Schaltvorrichtung (6, 52, 63) mit der Drehverzögerungs-Schaltvorrichtung (V 2 -, V 2* -Geber) und mit der Drehbeschleunigungs-Schaltvorrichtung (B-, B * -Geber) derart verbunden ist,
h) daß sie bei Auftreten des Verzögerungssignals (V 2, V 2*) in einen Schaltzustand gelangt, in der sie über die Ventile (E, A) eine Druckabsenkung bewirkt und
i) daß sie bei Auftreten eines Beschleunigungssignals (B, B *) in eine Schaltstellung rückgekippt wird, in der sie keinen Einfluß auf die Ventile (E, A) ausübt,
j) so daß nunmehr allein durch das Beschleunigungssignal die Druckkonstanthaltung bewirkt wird.

7.3 Streitverlauf

Das Patent war auf eine Regelung für ein Antiblockiersystem gerichtet, wobei der Regler auf Basis technischer Größen teilweise in Software implementiert wurde.

Das BPatG hatte eine Patentierung mangels Technizität versagt. Es konnte keinen neuen und erfinderischen Aufbau eines Antiblockiersystems erkennen. Es sah im Programm nur eine Bremsregel, welche “nach Art eines Programms” aufzeige, welche Signale eine Bremse steuerten.

Dem trat der BGH deutlich entgegen.

Gemäß der Technizitätsdefinition von “Rote Taube” (hier Entscheidung Nr. 1) stellte der BGH fest, dass vorliegend eine Anweisung zum planmäßigen Handeln vorlag. Dieses Handeln erfolgte zudem unter Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkräfte. Damit war der beanspruchte Gegenstand technisch.

In dem Einsatz von Naturkräften sah der BGH den Unterschied zum Hauptantrag in der Entscheidung “Dispositionsprogramm”. Dort wurde das Problem ausschließlich mit Mitteln der Logik gelöst, d.h. ohne Zuhilfenahme von Naturkräften allein mit der menschlichen Verstandestätigkeit.

Somit ging die Sache zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an das BPatG zurück.

7.4 Allgemeingültige Aussagen des BGH

Die Frage nach einem neuen und erfinderischen Aufbau eines bekannten Systems stelle sich nur, wenn das Programm nicht-technischer Natur ist:

“Nur in einem solchen Fall sind die Ausführungen des erkennenden Senats in der Dispositionsprogramm-Entscheidung von Bedeutung, daß die (nicht technische) Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, nur patentfähig sein könne, wenn das (nicht technische) Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn dem (nicht technischen) Programm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. Dann erfordere das nicht-technische Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau oder dessen neue und erfinderische Nutzung.”

Der BGH erklärte zudem die Beitragstheorie aus “Dispositionsprogramm” (hier Entscheidung Nr. 1) für überholt:

Für den technischen Charakter einer Erfindung ist es gleichgültig, ob die zum Einsatz gelangenden Vorrichtungen als solche bekannt sind oder nicht.

Eine Beschreibung durch Wirkungsangaben, z.B. ein zu erreichendes Schaltergebnis, stehe einem technischen Charakter nicht entgegen.:

Bei einer Lehre, die sich mit verschiedenartigen technischen Mitteln verwirklichen läßt, um damit unmittelbar einen übersehbaren Erfolg zu erzielen, ist der Anmelder nicht genötigt, in den Patentanspruch die konkreten Mittel aufzunehmen, mit denen die neue, als erfinderisch beanspruchte prinzipielle Lehre verwirklicht werden kann. Vielmehr genügt es, die Lehre mit dem alle vorgeschlagenen Mittel kennzeichnenden Prinzip im Patentanspruch zu umzuschreiben, wenn der Fachmann die Erfindung aufgrund des Gesamtinhalts der Anmeldungsunterlagen an Hand seines Fachkönnens ohne weiteres verwirklichen kann“.

7.5 Einordnung

Obwohl die Entscheidung “Antiblockiersystem” ohne Leitsatz blieb, hat sie den Kurs der Patentierung von Software wesentlich beeinflusst.

Zunächst hat der BGH die Beitragstheorie gekippt. Gemäß dieser Methodik, die in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellt wurde, sollten die neuen und erfinderischen Teile eines beanspruchten Gegenstandes technisch sein. Die neue Vorgabe, nach der Technizität unabhängig von Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen ist, hat sich bis heute gehalten.

Vor allem aber hat der BGH in dieser Entscheidung die in der Entscheidung “Dispositionsprogramm” aufgestellte Anforderung konkretisiert, dass ein Programm zu einer neuen und erfinderischen Datenverarbeitungsanlage oder zu einem neuen und erfinderischen Gebrauch führen müsse. – Dies sollte – so die Konkretisierung – allein für nicht-technische Programme gelten. Technische Programme, z.B. der vorliegende Regelalgorithmus, müssen diese Anforderung nicht erfüllen.

Zusätzlich hatte der BGH auch noch funktionale Merkmale im Anspruch erlaubt, wenn diese ausreichend offenbart seien. Dies wurde erst viel später wieder aufgegriffen, in der Entscheidung “Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren” (BGH GRUR 2013, 120).

Alle drei Neuerungen wären wohl leitsatzfähig gewesen. Leider sah der BGH das anders.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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Financial Times IP Award

Die Financial Times hat PAUSTIAN & PARTNER zu den 167 besten IP-Kanzleien Europas gewählt. Wir sind hocherfreut über dieses Ergebnis!

Bedanken möchten wir uns dafür bei unseren Mandanten. Sie haben uns durch ihr Vertrauen und ihre Bewertungen zu dieser Ehrung geführt.

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Mitgliedern und Angestellten der Kanzlei. Nur ein motiviertes, exzellentes und sorgfältig arbeitendes Team mit verschiedenen Funktionen kann in einer komplexen IP-Landschaft optimale Lösungen erbringen. Dieses Team schafft den Mehrwert für unsere Mandaten. Dies gilt für alle Schutzrechtsarten – sowohl für deren Produktion als auch für deren Nutzung.

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Mitinhaber Patente

Wer jemals an einer Wohneigentümerversammlung teilgenommen hat, kennt die Probleme, die sich für mit einander verbundene  Eigentümer ergeben können. Dies gilt auch für Patente. Allerdings ergeben sich für immaterielle Rechte auch Unterschiede zu gemeinschaftlichem Sacheigentum. Kenntnisse der Rechtslage und zur vertraglichen Steuerung einer gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von Patenten (und Gebrauchsmustern) sind empfehlenswert.

I. Was ist Mitinhaberschaft ?

1. Mithinhaber nicht gleich Miterfinder

Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu einer Erfindung geleistet hat. Der Beitrag muss nicht zwingend erfinderisch sein (BGH GRUR 2004, 50 – Verkranzungsverfahren). Die Miterfinderschaft ist ein nicht übertragbares Persönlichkeitsrecht.

Mitinhaber ist dagegen jeder Teileigentümer eines Patentes oder einer Patentanmeldung. Mitinhaber kann auch jemand sein, der nicht Erfinder der zu patentierenden oder patentierten Technologie war. Gleichsam bedeutet Mitinhaberschaft den Mangel an Alleininhaberschaft. Vor allem diese Eigenschaft ist es, die bei der Mitinhaberschaft eines Patentes zu Problemen führt und ggf. regelungsbedürftig ist.

2. Wie entsteht Mitinhaberschaft ?

Mitinhaberschaft kann bei Anmeldung eines Schutzrechtes durch mehrere Erfinder als Anmelder, oder, wenn diese unterschiedlichen Arbeitgebern zugeordnet sind, auf Basis des Gesetzes für Arbeitnehmererfindungen entstehen. Nach Einreichen einer Patentanmeldung kann Mitinhaberschaft durch Verkauf oder bei Vorliegen einer Vindikationslage entstehen.

Im Patentgesetz regelt § 6 S. 2 PatG, dass Personen ein Patent gemeinschaftlich zusteht, wenn sie die Erfindung gemeinsam gemacht haben. Beim Patentamt gilt zunächst die Anmelderfiktion, um das Erteilungsverfahren nicht zu verzögern. Demnach gelten alle Anmelder – unabhängig davon, wer Erfinder ist – zunächst als berechtigte Mitinhaber der Patentanmeldung (§ 7 Abs. 1 PatG).

Mitinhaberschaft bei Nichterfindern kann durch Vertrag oder sonstige Schuldverhältnisse zwischen Parteien entstehen. Für denjenigen, der keinen schöpferischen Beitrag zur Erfindung geleistet hat, kann eine Mitinhaberschaft vertraglich sogar im Voraus abgetreten werden. Einem Arbeitgeber steht eine Erfindung eines Arbeitnehmers ebenfalls zu, wenn diese in Bezug zum Arbeitsverhältnis steht. Allerdings muss der Arbeitgeber diese dazu gemäß § 6 ArbErfG in Anspruch nehmen.

Im Falle eines unberechtigten Patentinhabers (“Vindikationslage”) hat der berechtige Patentinhaber einen Anspruch auf volle Übertragung der Patentanmeldung oder des Patentes, gemäß § 8 PatG. Der Anspruch auf Einräumung einer Mitinhaberschaft ist zwar in § 8 PatG nicht explizit formuliert, stellt gegenüber dem vollen Übertragungsanspruch gegen den oder die Patentinhaber jedoch ein Minus dar, das in dem Verlangen nach voller Übertragung von vornherein mit enthalten ist (BGH GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse).

II. Wie wirkt sich eine Mitinhaberschaft aus ?

Das deutsche Patentgesetz trifft zum Innen- und Außenverhältnis zwischen Mitinhabern keine Aussage.

Ohne weitere vertragliche Regelung bilden Mitinhaber eines Patents eine Bruchteilsgemeinschaft, ähnliche wie Mitinhaber einer Eigentumswohnung. Dies ergibt sich aus § 6 S. 2 PatG. Die Bruchteilsgemeinschaft ist geregelt in §§ 741 ff. BGB. Bei diesen Regelungen hatte der Gesetzgeber jedoch die gemeinschaftliche Inhaberschaft an einem Patent nicht im Fokus. Dementsprechend sind die Gesetze für Mitinhaber von Patenten lückenhaft.

1. Ausgleich bei Eigennutz eines anderen Mitinhabers

Gesetzlich nicht eindeutig normiert sind Ausgleichsansprüche für Eigennutz eines andern Mitinhabers, z.B. die Vergabe einer (nicht-ausschließlichen) Lizenz oder den Verkauf eines Produktes, welches im Schutzbereich des Patentes liegt. Auch für Klagen, die prinzipiell von jedem Mitinhaber angestrengt werden können (siehe oben), ist nicht eindeutig geklärt, ob die anderen Mitinhaber an einem Klagegewinn zu partizipieren dürfen.

a. Gesetzlich Regelungen

Eine grundsätzliche Erlaubnis zum entschädigungsfreien Eigennutz für jeden Miterfinder geht aus § 743 Abs. 2 BGB hervor. Der Mitinhaber kann das Patent unabhängig seines eigentlichen Anteils nutzen. Eine Lizensierung an Subunternehmer ist damit ebenfalls möglich.

Ein erster Anknüpfungspunkt für einen Gewinnausgleich ergibt sich ebenfalls aus § 743 Abs. 2 BGB. Eigennutz ist zumindest dann ausgleichsbedürftig, wenn die anderen Mitinhaber durch den Eigennutz beeinträchtigt würden. Des Weiteren könnte auch eine Mehrheitsentscheidung dazu dienen, Ausgleichsansprüche gegen den das Patent nutzenden Mitinhaber zu erwirken, gemäß § 745 Abs. 1 BGB. Ohne vertragliche Regelung, könnte ein Gewinnausgleich aus billigem Ermessen infrage kommen, gemäß § 745 Abs. 2 BGB.

b. Rechtssprechung

Solange es jedoch an einem gemeinschaftlichen Beschluss der Bruchteilsgemeinschaft fehlt, ein Ausgleich gemäß billigem Ermessen nicht verlangt wird und auch keine Beeinträchtigung anderer Mitinhaber erfolgt, ist jeder Mitinhaber gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt – ohne Ausgleichsansprüchen nachkommen zu müssen (BGH NJW-RR 2005, 1200 – Gummieleastische Masse II).

Fehlende explizite Regelungen können zum einen dadurch überbrückt werden, dass tatsächlich existierender Wille von vertragsschließenden Mitinhabern auch konkludenten Ausdruck finden kann. Im Übrigen können Regelungslücken durch eine ergänzende Vertragsauslegung geschlossen werden. An eine solche werden allerdings hohe rechtliche Anforderungen gestellt (BGH GRUR 2006, 401 – Zylinderrohr).

Demgegenüber empfiehlt es sich, grundsätzlich Ausgleichsansprüche zwischen den Mitinhabern so früh wie möglich und so umfassend wir möglich vertraglich zu regeln. Dabei können insbesondere auch die für die Mitinhaber erlaubten Nutzungen und die Bruchteile der einzelnen Mitinhaber spezifiziert werden.

2. Klagebefugnis des Mitinhabers

Inhaberschaft an einem Patent ist Prozessvoraussetzung. Somit führt fehlende Inhaberschaft zur Unzukässigkeit der Klage. Nur wer gemäß im Register als Inhaber (oder exklusiver Lizenznehmer) eingetragen ist, ist aktivlegitimiert und darf klagen (§30 Abs. 3 S. 2 PatG). Fraglich ist ob ein Mitinhaber, dem das Patent also nicht alleine gehört, klagen darf, wenn dieser nur als Mitinhaber (und nicht als Alleininhaber) im Patentregister eingetragen ist.

a. Gesetzliche Klagebefugnis

Bilden Mitinhaber eines Patentes eine Bruchteilsgemeinschaft, dann ist jeder Mitinhaber auch klagebefugt. Dies ergibt sich analog aus dem für Mieteigentümer konzipierten § 1011 BGB. Jeder Mitinhaber kann einen Dritten also eigenständig nach § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Analog ergibt sich auch, dass jeder Miteigentümer eigenständig auf Schadensersatz klagen darf. Dabei kann jedoch nur Leistung an alle Mitinhaber erwirkt werden (§ 1011 BGB i.V.m § 432 BGB). Die Klagebefugnis jedes einzelnen Mitinhabers wird auch als unabhängiges Sonderrecht eines jeden Erfinders angesehen (NJW 1993, 727).

Eine Einschränkung ist die Selbstzerstörung. Wie der einzelne Patentinhaber, darf auch der Mitinhaber eines Patentes gegen sein eigenes Patent nicht einsprechen oder Nichtigkeitsklage einlegen. Berufung eines Mitinhabers in einem Nichtigkeitsverfahren wirkt auch für die anderen Mitinhaber (BGH GRUR 1998, 138 – Staubfilter).

b. Vertraglich vereinbarte Klagebefugnis

Zusätzlich ist es den Mitinhabern eines Patents möglich, die Klagebefugnis durch vertragliche Vereinbarung zu regeln (§ 745 Abs. 1 S. 1 BGB). Dabei ist jedoch noch nicht ganz genau geklärt, in welchen Situationen diese Regelungen wegen der grundsätzlichen Relativität von Schuldverhältnissen nur zwischen den Mitinhabern wirken oder auch nach außen.

Die Relativität eines Schuldverhältnisses wird im Patentrecht regelmäßig durchbrochen. Zum Beispiel erwirbt der ausschließliche Lizenznehmer allein durch Lizenzvertrag eine selbstständige Klagebefugnis, die auch nach außen wirkt. Allein deswegen kann es gut möglich sein, dass auch eine andere vertragliche Regelung zur Gestaltung der Klagebefugnis eines oder mehrerer Mitinhaber auch nach außen wirkt. Dadurch könnte im Einzelfall selbst ein im Patentregister eingetragener Mitinhaber (und somit der nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG Klageberechtigte) durch eine vertragliche Regelung nicht aktivlegitimiert sein kann.

Im Klagefall hat das Gericht also zu klären, ob ein im Register eingetragener Mitinhaber des Klagepatentes auch wirklich aktivlegitimiert ist.

c. Mangelnde Klagebefugnis wegen Erschöpfung

Patentschutz für einen Gegenstand (Produkt, Vorrichtung, Verfahren) ist erschöpft, wenn dieser durch Verkauf oder andere Weise mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gelangt.

Vorrichtungspatente

Ein Mitinhaber eines Patentes darf ein in den Schutzbereich des Patentes fallendes Produkt (Vorrichtung, Herstellungserzeugnis) in Verkehr bringen, ohne dazu eine Erlaubnis eines anderen Mitinhabers zu benötigen. Dies ergibt sich für Bruchteilsgemeinschaften aus § 743 Abs. 2 BGB. Der Zwang zur gemeinschaftlichen Verwaltung gemäß § 745 Abs. 1 BGB findet keine Anwendung, da ein Patent ein nicht-rivales Gut ist.

Ist das Patent für ein Produkt erschöpft, fehlt auch dem anderen Mitinhaber (oder einem oder mehreren neuen Inhabern) die Aktivlegitimation zur Klage gegen den neuen Eigentümer der Vorrichtung. Denn Erschöpfung ist nicht teilbar. Mit anderen Worten, Erschöpfung wirkt auf das Patent in seiner Gesamtheit. Ein Kunde eines Mitinhabers, der ein patentgeschütztes Produkt gekauft hat, kann also auch von einem anderen Mitinhaber des Patentes nicht verklagt werden.

Verfahrenspatente

Bei Verfahrenspatenten ist die Lage komplizierter. Wenn eine Vorrichtung in Verkehr gebracht wurde, ist damit nicht zwangsläufig auch ein patentiertes Verfahren erschöpft, welches für das bestimmungsgemäße Betreiben der Vorrichtung erforderlich ist (BGH GRUR 2001, 723 – Bodenwaschanlage.) Allerdings ist die Situation einzelfallabhängig. Zweck des Erschöpfungsrechts ist und bleibt ein doppeltes Abkassieren eines Patentinhabers für eine Erfindung zu vermeiden. Insbesondere, wenn die Patentansprüche einheitlich gemäß § 34 Abs. 5 PatG sind (also eine einzige Erfindung schützen), wird ein nebengeordneter Verfahrensanspruch mit dem Vorrichtungsanspruch erschöpft sein.

Sollte ein Verfahrensanspruch nicht erschöpft sein (z.B. weil dieser uneinheitlich einem Vorrichtungsanspruch im gleichen Patent ist oder der  Verfahrensanspruch und der Vorrichtungsanspruch aus unterschiedlichen Patenten stammen) ist die Situation anders. Es stellt sich die Frage, ob der Erwerber von dem Verkäufer bei Kauf der Vorrichtung zumindest konkludent eine Lizenz zum Betreiben der gekauften Vorrichtung erwirbt. Dies führt zu weiteren Schwierigkeiten, da eine solche Lizenz, im Falle von mehreren Mitinhabern auch gemeinsam erteilt werden müsste, gemäß § 744 Abs. 1 BGB. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn der Erstkäufer mit (konkludenter) Lizenz für ein Verfahren, die Vorrichtung verkauft. Erstreckt sich die Lizenz dann auch auf den neuen Käufer? Und kann ein Mitinhaber des Patentes den neuen Käufer eventuell verklagen?

3. Veräußerungsbefugnis des Mitinhabers

Ein Patent kann von seinen Mitinhabern gemäß § 747 S. 2 BGB im Ganzen nur übertragen werden, wenn das Einverständnis aller Parteien vorliegt. Allerdings kann jeder Mitinhaber über seinen Anteil allein verfügen § 747 S. 1 BGB. Dieses Recht unterliegt zudem dem rechtsgeschäftlichen Verfügungsverbot § 137 BGB. Anderslautende Vereinbarungen (z.B. ein vertraglich vereinbartes Vorkausfsrecht) haben nur schuldrechtliche Wirkung.

Somit kann ein Mitinhaber beispielsweise seinen Anteil an einen Konkurrenten eines anderen Mitinhabers veräußern. Gegensätzliche Verabredungen zwischen den Mitinhabern könnten allein Schadensersatzansprüche auslösen. An der Wirksamkeit der Übertragung änderten sie nichts.

III. Zusammenfassung

Mitinhaber von Patenten sehen sich regelmäßig einer schwierigen Situation gegenüber, wenn sie unabhänig von Gemeinschaftsentscheidungen ihr Patent nutzen wollen. Eindeutige gesetzliche Regelungen gibt es nur wenige. Die Regelung der Mitinhaberschaft ist deswegen Voraussetzung für Lizenzverträge und der harte Kern jedes F&E-Vertrages .

Wir empfehlen die Mitinhaberschaft frühstmöglich, am besten schon vor Produktion der Erfindung, vertraglich zu regeln. Die Vertragspartner sollten auf ihre zukünftigen Bedürfnisse als einzelne Mitinhaber eingehen. Nicht alles sollte Gemeinschaftsentscheidungen überlassen werden. Dann kann die Mitinhaberschaft so geregelt werden, dass durch die Gemeinschaftsposition nicht noch zusätzliche Hürden für eine Nutzung des Patentes entstehen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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Unified Patent Court

Am 19. Januar 2022 ist das “Protokoll zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht über die vorläufige Anwendung” in Kraft getreten. Dadurch wird der Countdown zum Einheitspatent (“Unified Patent”, UP) und zum Einheitlichen Patentgericht (“Unified Patent Court”, UPC) gestartet. Ein Überblick über die nächsten Schritte, bald erforderliche Maßnahmen und bestehende Probleme:

Provisional Application Period (PAP) gestartet

Der Start des Protokolls zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht und über die vorläufige Anwendung war an die 13. Ratifikation eines Mitgliedsstaats geknüpft. Dies ist mit der Ratifikation Österreichs am 18. Januar 2022 erfolgt. Die mit dem Protokoll verbundene Provisional Application Period (PAP) wurde somit am 19. Januar 2022 gestartet.

Die PAP dient dazu die Organisation des UPC betriebsfähig einzurichten. Formelle Leitungsgremien des UPC werden ihre Arbeit aufnehmen. Technische Infrastruktur, wie das elektronische Aktenmanagementsystem (CMS), soll eingerichtet und getestet werden. Außerdem können die Vorstellungsgespräche mit den zukünftigen Richtern des UPC beginnen und schließlich Ernennungen erfolgen.

Erst wenn die Betriebsfähigkeit des UPC sichergestellt ist, wird Deutschland seine Ratifikationsurkunde für das UPC-Übereinkommen beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegen. Erst dann kann das UPC-Übereinkommen in Kraft treten und das UPC und das UP können starten. Es wird erwartet, dass die PAP zwischen sechs und zehn Monate dauern wird. Ein vorgegebenes Ende gibt es nicht. Deutschland übernimmt somit eine Überwachungsfunktion für die Betriebsfähigkeit des UPC.

17 EU-Mitgliedstaaten nehmen bisher am UP/UPC teil: Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slovenien und Schweden. Nur Polen, Spanien und Ungarn haben verkündet, dem UPC in nächster Zeit nicht beitreten zu wollen.

Europäische Patentanmeldungen können während der PAP noch nicht als UP deklariert werden. Falls Anmelder dies jedoch beabsichtigen, kommt eine entsprechende Verzögerung der Mitteilung nach R.71(3) EPÜ in Betracht. Darauf hat auch das EPA bereits explizit hingewiesen.

Entscheidung zum Opt-Out in der Sunrise Periode notwendig

Nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Deutschlands beginnt die “Sunrise-Periode”. Während der Sunrise-Periode können bestehende, validierte Bündelpatente, die nach dem EPÜ 2000 erteilt wurden, aus der Jurisdiktion des UPC herausgewählt werden (“opt-out”). Dies ist wichtig für Patentinhaber, die nicht wollen, dass ein validiertes Bündelpatent auf einen Schlag, d.h. in allen validierten und teilnehmenden EPÜ-Staaten beim UPC vernichtet werden kann.

Die Sunrise-Periode wird drei Monate dauern. Wird danach – z.B. gleich am ersten Tag des Inkrafttretens des UPC – Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Bündelpatent vor dem UPC eingelegt, ist ein opt-out nicht mehr möglich. Patentinhaber sollten sich also frühzeitig überlegen, ob sie ihr Bündelpatent für das UPC freigeben wollen oder nicht. Technisch wird ein Opt-Out über das CMS erfolgen können. Ein solcher Opt-Out ist auch reversibel, solange kein nationales Verfahren für das entsprechende Patent angestrengt wird.

Bereits in der Sunrise Periode können zudem Europäische Patentanmeldungen als UP deklariert werden. Auch hierauf hat das EPA bereits hingewiesen. Eine Deklaration als Bündelpatent wird darüberhinaus weiterhin möglich sein, zumindest während der ersten sieben Jahre das UPC. Letztendlich wird das Bündelpatent jedoch für die am UPC teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten auslaufen und nur noch das UP zu Verfügung stehen.

Bestehende Probleme

Auch nach dem Inkrafttreten gibt es beim UP und beim UPC etliche Probleme zu lösen.

Die bisher festgelegten Jahresgebühren, als Summe der Jahresgebühren der vier erteilungsstärksten Länder (“Top-4”), erscheint nach dem Brexit zu hoch. Die Briten hatten ihre Ratifikation im Zuge des Austritts aus der EU wieder zurückgenommen. Da eine Ratifikation nur durch Mitgliedstaaten erfolgen kann, ist eine erneute Ratifizierung unmöglich. Das Vereinigte Königreich wird am UP/UPC auch zukünftig nicht teilnehmen. Damit fällt jedoch eine rechtserfahrene, marktstarke Region aus der Jurisdiktion. Demgegenüber erscheint eine Orientierung der Jahresgebühren an dem Prinzip der Top-4 (jetzt: Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande) hoch gegriffen. Für Anmelder, die Patentschutz in mehr als vier oder fünf teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten wünschen, wird das UP im Vergleich zum Bündelpatent dennoch die kostengünstigere Alternative sein.

Ein weiteres Problemfeld ist ebenfalls durch den Brexit begründet. Der in London angesiedelte Teil der Zentralkammer des UPC kann dort nicht mehr realisiert werden, da das Vereinigte Königreich weder EU Mitgliedstaat ist noch am UP/UPC teilnimmt. Die Geschäfte des Londoner Standortes sollen zunächst auf die anderen beiden Kammerteile in Paris und München aufgeteilt werden. Fraglich ist jedoch, ob diese Lösung von Bestand ist. Der für London bestimmte Zentralkammerteil könnte auch in eine andere europäische Metropole verlagert werden, z.B. Mailand, Madrid, Wien oder Stockholm.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

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LG München

Die gesetzliche Einschränkung des “automatischen” Unterlassungsanspruchs wurde zwar seitens des Gesetzgebers als Konkretisierung aktueller Rechtssprechung beschrieben. Durch die Innovation ergeben sich jedoch Möglichkeiten, die sich durch Rechtssprechung nicht hätten begründen lassen. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird trotzdem weiterhin der Ausnahmefall bleiben.

1. Der neue § 139 (1) des Patentgesetzes

Durch das “Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“, welches am 17. August 2021 verkündet wurde, wird der patentrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß § 139 Abs. 1 wie folgt konkretisiert: 

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu- und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

2. Szenarien und Umstände für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Der Gesetzestext gibt keine Beispiele an. Die Gesetzesbegründung erwähnt jedoch einige Szenarien und Umstände, bei denen eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Betracht kommen kann bzw. die einer Einschränkung zumindest zuträglich sind:

♦ Dem Patentinhaber geht es primär um die Monetarisierung seiner Rechte, und nicht “um die Ausführung der Erfindung als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems”. Der Patentinhaber müsse dazu “eindeutig überzogene Lizenzforderungen” – “in treuwidriger Weise” durchsetzen. Allein eine fehlende Nutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber (z.B. eine NPE) sei jedoch nicht ausreichend für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs.

♦ Der Verletzer hat bereits umfangreiche Investitionen in die Entwicklung und Herstellung eines Produktes getätigt. Dies soll z.B. bei langen Forschungs- und Entwicklungszeiträumen der Fall sein. Dabei müssten jedoch die Investitionen “völlig außer Verhältnis” zum Wert des verletzenden Patentes stehen.

♦ Der Patentinhaber zielt mit dem Unterlassungsanspruch auf ein funktionswesentliches Bauteil für ein komplexes Produkt. Und eine Umgehungslösung würde zu hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwänden führen, insbesondere wenn diese durch gesetzliche und behördliche Zulassungsvorschriften verursacht sind.

♦ Der Patentinhaber wartet mit seiner Klage gezielt ab, bis der Verletzer erhebliche Investitionen vorgenommen hat, obwohl er auch früher hätte klagen können.

♦ Dritte erhalten durch eine Unterlassungsverfügung eine mangelhafte Versorgung mit lebenswichtigen Produkten oder Dienstleistungen. Dabei sei die bloße Beeinträchtigung Dritter oder (mittelbare) Nachteile für jene nicht ausreichend.

♦ Wenn der Verletzer eine Freedom-to-Operate-Analsye durchgeführt hat oder sich zuvor um eine Lizenz bemühte, kann ihm das positiv für die begehrte Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ausgelegt werden.

Erkennbar wurden die beispielhaften Szenarien und Umstände in der Gesetzesbegründung jeweils mit zusätzlichen Vorraussetzungen versehen, um den Ausnahmecharakter der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs zu bekräftigen. An 14 Stellen der Gesetzesbegründung wird explizit auf den Ausnahmecharakter der Einschränkung hingewiesen.

Wie sich reale Fälle unter den neuen Gesetzestext subsumieren lassen, ergibt sich jedoch nicht ohne Weiteres.

3. Die Tatbestandsmerkmale der Gesetzesänderung

Außer der Einbeziehung Dritter, findet sich der Text der Gesetzesänderung wortwörtlich und vereinzelt an verschiedenen Stellen der BGH Entscheidung “Wärmetauscher” (BGH GRUR 2016, 1031). Dort dient er der Begründung, warum in dem zugrunde liegenden Fall eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ungerecht war. Die nunmehr erfolgte Abstraktion dieser teilweise redundanten Begründungsargumente zu gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen bringt jedoch Schwierigkeiten mit sich. 

3.1 Die besonderen Umstände des Einzelfalls

Zunächst müssen “besondere Umstände” vorliegen. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Charakter der Einschränkung als Ausnahmeregelung. Im Gesetz sind die besonderen Umstände nicht näher konkretisiert. Die Anwendungsfälle der Ausnahmeregelung sollen nicht von vornherein eingeschränkt werden, sondern müssen durch Rechtsprechung geklärt werden. Die besonderen Umstände sind zudem auf den “Einzelfall” bezogen. Die dadurch bedingte Erschwerung fallübergreifender Rechtssprechung erscheint vor dem Hintergrund unklarer Anwendungsfälle ebenfalls sinnvoll. Der Gesetzgeber muss sich jedoch die Kritik gefallen lassen, legislative Entscheidungen der Judikative zu überlassen. Der Begriff “besondere” hat Kritik entfacht, weil darin bei gleichwertig schutzwürdigen Interessen auf beiden Seiten ein Überwiegen der Interessen des Patentinhabers gegenüber denen des Patentverletzers vermutet wurde (z.B. Stellungnahme NVIDIA).

3.2 Die Gebote von Treu und Glauben

Gesetzesgemäß scheint das Vorliegen “besonderere Umstände des Einzelfalls” alleine nicht ausreichend. Zusätzlich müssen auch “die Gebote von Treu und Glauben” zu einer “nicht gerechtfertigten Härte führen”. Was diese Voraussetzung für das Gesetz bedeutet ist nicht klar. Die Formulierung wurde in der BGH-Entscheidung “Wärmetauscher” mit explizitem Hinweis auf § 242 BGB genutzt. Eine Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs, die zu einer unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Härte führe, wäre “treuwidrig” (BGH, “Wärmtauscher”, Rnd. 42).

‘Treu und Glauben’ ist Tatbestandsmerkmal

Im neuen Gesetz stellt der Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben nun jedoch ein Tatbestandsmerkmal dar. Der Verletzte muss durch den Unterlassungsanspruch in eine treuwidrige Situation gelangen. Anders gesehen, müsste der Patentinhaber gegen die Gebote von Treu und Glauben verstoßen, d.h. rechtsmissbräuchlich handeln, wenn dieser sein Patent gegen den in einer bestimmten Situation befindlichen Verletzer per Unterlassungsanspruch durchsetzt.

Gemäß § 226 BGB ist solches Handeln unzulässig, das dazu dient, dem anderen zu schaden (Schikaneverbot). Diese Voraussetzung wurde vom britischen High Court als hinreichend für eine Versagung des Unterlassungsanspruchs angesehen ([2005] EWHC 282 (Ch) – Navitaire Inc v EasyJet Airline Co Ltd.). Als schikanös ist bereits ein grobes Missverhältnis anzusehen. 

Aus § 826 BGB ergibt sich ferner, dass vorsätzlich sittenwidriges Handeln unzulässig ist. Sittenwidriges Handeln ist insbesondere als Verstoß gegen die herrschende Verkehrsitte anzusehen. Hier könnte ein Anknüpfungspunkt für einen Antrag auf Einschränkung des Unterlassungsanspruchs liegen, wenn es sich um ein komplexes Produkt handelt, bei dem das Patent nur einen kleinen, aber notwendigen Teil eines technischen Systems schützt. Die Schutzwirkung würde sich demnach effektiv auf das komplette System erstrecken. Eine solche nicht durch die Erfindung gerechtfertigte Schutzerweiterung könnte wider die Verkehrssitte sein. Fraglich wäre dann aber, was zusätzlich für das zuvor diskutierte Merkmal – die “besondere[n] Umstände des Einzelfalls” – gelten müsste und wie die beiden unterschiedlichen Tatbestandsmerkmale zu unterscheiden sind.

Auch die Königsnorm § 242 BGB, die auch in der Entscheidung “Wärmetauscher” angeführt wird, hilft nicht unmittelbar weiter. Danach ist ein Schuldner verpflichtet, eine Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Ein einfaches Modell zur Übertragung auf den patentgemäßen Unterlassungsanspruch ist das nicht.

Ausschluss der Leistungspflicht als Model

Die Gesetzesbegründung mag deswegen vielleicht den § 242 BGB nicht aufgreifen. Stattdessen bezieht sie sich, gleich am Anfang, auf § 275 BGB (“Ausschluss der Leistungspflicht”). Dort werden Treu und Glauben in ähnlicher Formulierung einbezogen: “Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht.” Die Norm bezieht sich auf die Unmöglichkeit der Erbringung einer geschuldeten Leistung und scheint – bezogen auf eine Unterlassungspflicht – der vorliegenden Änderung am nächsten zu kommen. Eine Befreiung von der Leistungspflicht gemäß § 275 BGB kommt nach allgemeiner Auffassung nur in extrem gelagerten Ausnahmefällen in Betracht. Interessanterweise wird der Bezug zu Treu und Glauben im § 275 BGB von der Kommentarliteratur jedoch weitgehend als sinnlos erachtet (z.B. MüKoBGB/Ernst, 8. Aufl. 2019, BGB § 275 Rn. 92, 93). 

‘Treu und Glauben’ als gerichtliche Ermächtigung

Weithin anerkannt ist allerdings, dass die Grundsätze von Treu und Glauben einen Container für Vertrauenselemente, Anstands- und Fairnessmaßstäbe und letztlich allgemeine Gerechtigkeitserwägungen darstellen. Seit langem sieht der BGH in dem Verweis auf Treu und Glauben eine Beauftragung der Rechtssprechung: „Höher als der Wortlaut des Gesetzes steht kein Zweck und Sinn. Diesen im Einzelfall der Rechtsanwendung nutzbar zu machen und danach unter Berücksichtigung von Treu und Glauben den Streitfall einer vernünftigen und billigen Lösung zuzuführen, ist die Aufgabe des Richters“ (BGHZ 2, 176 [184] = NJW 1951, 602). 

Demnach gibt die zusätzliche Einbeziehung von Treu und Glauben dem Gericht den Auftrag im konkreten Einzelfall nach Anhaltspunkten für eine Anwendung der Ausnahmeregelung zu suchen. Dies unterstreicht nochmals die Absicht des Gesetzgebers, eine Ausnahmeregel für treuwidrige Effekte aller Art schaffen zu wollen, ohne diese auf bereits bekannte Tatbestände einzuschränken.

3.3 Die unverhältnismäßige, nicht gerechtfertigte Härte

Was ist “unverhältnismäßige” und “durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte” ist? Das Tatbestandsmerkmal müsste sich als Konsequenz einer die o.g. Tatbstandsmerkmale erfüllenden Unterlassungsverfügung ergeben. Die Abgrenzung einer “unverhältnismäßig[en]” Härte von einer “nicht gerechtfertigt[en]” Härte ist nicht klar. Vielleicht ist mit letzterer eine treuwidrige Härte gemeint, die sich zusätzlich zu einer unverhältnismäßigen Härte bei Gewährung der Unterlassung einstellen müsste. In der Gesetzesbegründung findet sich dazu nur die allgemeine Aussage, dass eine unverhältnismäßige, nicht gerechtfertigte Härte jedenfalls treuwidrig sei (S. 33). Sollten die Gerichte darin eine kumulative Vorraussetzung sehen, dann würde dies die Anzahl der Fälle, für die eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Betracht kommt, weiter reduzieren.

Die untere Grenze einer “unverhältnismäßigen“, “nicht gerechtfertigte[n] Härte” wird dazu bereits in der BGH-Entscheidung “Wärmetauscher” gezogen. Die zwangsläufig mit einem Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung verbundenen Härten (z.B. Einstellung der patentverletzenden Produktion oder des patenverletzenden Betriebs bzw. Vertriebs) sind als verhältnismäßige, durch das Ausschlussrecht gerechtfertigte Härten anzusehen (BGH, “Wärmetauscher”, Rdn 41). Diese konkrete Auffassung übernimmt auch die Gesetzesbegründung.

3.4 Zusammenschau der Tatbestandsmerkmale

In Summe ergibt sich durch die verschiedenen Tatbestandsmerkmale ein schwer überschaubares System von Anforderungen. Die Rechtsprechung muss hier erst noch strukturieren. Normalerweise müssten alle Tatbestandsmerkmale gewürdigt werden. Eine allgemeine Interessensabwägung ist nicht erlaubt. Durch eventuelle Redundanzen, gegenseitige Abhängigkeiten und rechtliche Unbestimmtheit der Tatbestandsmerkmale wird eine effiziente, stückweise Prüfung erschwert. Die Gesetzesänderung umfasst jedenfalls mehrere Anknüpfungspunkte für die Einbeziehung von Verhältnismäßigkeitserwägungen. Über eine Ausnahmeregelung für extrem gelagerte Einzelfälle soll die Gesetzesänderung jedoch nicht hinausgehen. 

4. Flexible Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Die Gesetzesänderung ermöglicht eine flexible Rechtsfolge (“soweit“). Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann zeitlich begrenzt oder zeitlich unbegrenzt erfolgen. Auch andere Differenzierungen erlaubt das neue Gesetz.

Als Beispiele für eine zeitbegrenzte Einschränkung werden in der Gesetzesbegründung die Aufbrauchfrist und die Umstellungsfrist genannt. Eine begrenzte Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird als Regelfall angesehen. Eine unbefristete, vollumfängliche Versagung des Unterlassungsanspruchs wird nach herrschender Meinung dagegen äußerst selten Anwendung finden. Die Gesetzesbegründung ist dazu überbordend eindeutig: “in sehr wenigen besonders gelagerten extremen Fallkonstellationen“.

Die Aufbrauchfrist bedeutet eine Nichtanwendung des Unterlassungsanspruchs für den Verbrauch patentverletzender Produkte. Dies gilt auch für den Vertrieb bereits hergestellter Produkte. Eine Aufbrauchfrist beschränkt den Unterlassungsanspruch somit auf die bereits produzierten Produkte. Auf eine Herstellung neuer Produkte oder das Anbieten von immateriellen Dienstleistungen würde eine Unterlassungsverfügung uneingeschränkt Anwendung finden. Somit dient eine Aufbrauchfrist nur der Verwertung des Lagerbestandes eines Patentverletzers.

Die Umstellungsfrist geht weiter. Sie erlaubt auch die Generierung patentverletzender Gegenstände. Sie kann sich deswegen auf Produkte und auf Dienstleistungen beziehen. Die Herstellung neuer Produkte bzw. das Anbieten patentverletzender Verfahren ist während der Umstellungsfrist möglich. Eine Umstellungsfrist könnte dann in Betracht kommen, wenn der Verletzer einen Markt für einige Zeit weiterversorgen soll bzw. muss. Die “re-training”-Frist, die in einem britischen Verfahren ([2018] EWHC 1256 (Ch) – Edwards Lifescience v Bosten Scientific.) verfügt wurde, ist dafür ein Beispiel. In der “re-training”-Frist konnten sich Chirurgen auf Verwendung patentfreier Herzklappen umstellen.

5. Was ändert sich?

Rufe nach Änderungen der Gesetzeslage fort von einem ‘automatischen’ Unterlassungsanspruch hin zu einem einschränkbaren Unterlassungsanspruch kamen zum einen aus der Großindustrie. Dort sorgt man sich vor Effekten einer Unterlassungsverfügung, die vor dem Hintergrund komplexer Produkte und komplexer Lieferketten, über einen angemessenen Schutz der Erfindung hinausgehen. Des Weiteren wurde angemahnt (z.B. von der englischen Richterschaft), ein ‘automatischer’ Unterlassungsanspruch entspreche nicht den Vorgaben der EU Enforcement Richtlinie, weil diese insbesondere in Artikel 3 “verhältnismäßige” Maßnahmen fordert.

5.1 Einschränkung per Gesetz

Die offensichtlichste Innovation ist die gesetzliche Normierung der Einschränkung. Zuvor existierten entsprechende Einschränkungen nur für Vernichtungs- und Rückrufansprüche (§ 140a PatG). Für den Unterlassungsanspruch, so lässt sich bei systematischer Auslegung schlussfolgern, sollten entsprechende Einschränkungen gerade nicht gelten. Dann hätte auch keine durch Rechtsprechung zu füllende Gesetzeslücke bestanden. Durch die Einschränkung wird eine Verletzung nicht legalisiert (wie beispielsweise bei der Zwangslizenz), sondern lediglich ermöglicht.

5.2 Einwand für Dritte

Eine weitere Innovation ist die Möglichkeit für Dritte eine Unterlassungsverfügung zu verhindern bzw. einzuschränken. Dritte wurden bis zur Gesetzesänderung weder gesetzlich noch richterrechtlich berücksichtigt. Höchstrichterliche Rechtsprechung, welche die Interessen Dritter oder der Öffentlichkeit durch Einschränkung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigten, gab es bis zur Gesetzesänderung nicht. Anders die gesetzlichen Schranken für Vernichtungs- und Rückrufansprüche. Diese umfassen explizit auch die Interessen Dritter (§ 140a Abs. 4 Satz 2 PatG). Außerdem sind die öffentlichen Interessen durch die Zwangslizenz (§ 24 PatG) geschützt.

Ein praktischer Fall in dem Interessen Dritter eine Rolle hätten spielen können, wurde durch das LG Düsseldorf im Jahr 2017 entschieden (4a O 137/15). Das Patent betraf eine Herzklappenprothese. Die Beklagte hatte beantragt, die Unterlassung mit einer Umstellungsfrist einzuschränken. Ansonsten drohe Unterversorgung des (deutschen) Marktes und Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Patienten. Das Landgericht hatte mangels gesetzlicher Grundlagen eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs abgelehnt. Ansprüchen auf Rückruf und Vernichtung hatte es dagegen auf Basis mangelnder Verhältnismäßigkeit nicht stattgegeben. Für ein Patent aus der gleichen Patentfamilie hatte der britische High Court (wie bereits erläutert) dagegen eine 12-monatige Umstellungsfrist (“re-training Frist”) gewährt.

5.3 Ausgleichsanspruch

Absolut innovativ ist der gesetzlich normierte Ausgleichsanspruch. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs muss dem Patentinhaber zwingend in Geld ausgeglichen werden. Der Ausgleichsanspruch wird auch dann fällig, wenn ein Schadensersatzanspruch zu versagen wäre. Der Ausgleich wird den Wegfall des Drohpotenzials umfassen müssen. Weil der Unterlasssungsanspruch auf die Zukunft gerichtet ist, muss auch der Ausgleichsanspruch auf die Zukunft gerichtet sein. Dieser darf – wie das Gesetz jetzt explizit feststellt – den zu entrichtenden Schadensersatz für vergangene Verletzungen nicht betreffen.

Die Einschränkung der Unterlassung soll damit durch eine Geldzahlung ausgeglichen werden. Die Zahlung muss “angemessen” sein. In der Gesetztesbegründung wird vorgeschlagen, die Höhe des Ausgleichsanspruchs gerichtlich im gleichen Urteil festzusetzen (auf Antrag), in dem auch die Einschränkung der Unterlassung verfügt wurde. Diese schnelle Festsetzung kann für Patentinhaber attraktiv sein, da diese Zahlung dann früher als der Schadensersatz durchgesetzt werden könnte. Wie die Höhe des Ausgleichsanspruchs berechnet werden soll, wird nicht erklärt. Verschiedene Vorschläge reichen von einer einfachen bis zu einer dreifachen Lizenzgebühr. Im Falle der patentverletzenden Herzklappen würde es jedoch ökonomisch wenig Sinn machen, dem Verletzer zur Zahlung eines Ausgleichs zu verpflichten, der nahe seinem Gewinn an den Herzklappen liegt. Denn dann würde der Patentverletzer von sich aus die Belieferung des Marktes einstellen, also das beenden, was mit der Umstellungsfrist erreicht werden sollte.

5.4 Aufweichung des Verfügungsrechts

Strikte Zuweisung der Verfügungsgewalt eigentlich effizient

In der Gesetzesänderung kann eine grundsätzliche Verschiebung des Charakters eines Patentes als Eigentumsrecht gesehen werden. Bis zur Gesetzesänderung, so das Narrativ, war ein Patent als absolutes Verfügungsrecht ausgestattet. Die Möglichkeit andere von einer Benutzung der patentgemäßen Erfindung auszuschließen, also die strikte Zuweisung der Verfügungsgewalt, ermöglicht eine optimale Ressourcen-Allokation.

Diese Konfiguration des Patentrechts als exklusives Eigentumsrecht kann mit Ronald Coase und seinem “Coase-Theorem” erklärt werden, für das dieser 1991 den Nobelpreis erhielt. Demnach ist ein volkswirtschaftlich optimaler Schaden bzw. Schadensersatz durch bilaterale Verhandlungen zwischen zwei Parteien erreichbar, sofern eine eindeutige (i.e. exklusive) Zuweisung der schadenverursachenden Resource (i.e. der Verletzung) erfolgt und Transaktionskosten geringfügig ausfallen.

Ausnahmen von dieser eindeutigen Zuweisung gab es im Patentrecht bisher nur, wenn ein Patent eine solch umfassende Monopolstellung verschafft, so dass deutliche Wohlfahrtsverluste für eine Vielzahl von Fällen zu erwarten sind (z.B. bei standardessentiellen Patenten). Allerdings können Abweichungen vom Coase Theorem dann Sinn machen, wenn die Transaktionskosten, der verhandelnden Parteien hoch sind. Dann ergibt sich auch durch bilaterale Verhandlungen keine optimale Lösungen.

Hohe bzw. zu hohe Transaktionskosten können dann anfallen, wenn der Verletzer nur durch eine sehr umfangreiche FTO die Verletzung im Vorfeld hätte feststellen können. Oder wenn eine Umgehungslösung für die verletzende Technologie nur schwer zu implementieren ist. Zum Beispiel, weil dies technisch innerhalb eines komplexen Produktes (ein Produkt mit vielen voneinander abhängigen Teilsystemen) sehr aufwendig ist oder weil für eine Umgehungslösung eine zeitlich aufwendige oder teure Zulassung benötigt würde. Dann könnte eine Abweichung von der Verhandlungslösung gerechtfertigt sein.

Aufweichung verringert Motivationseffekt

Durch die neue Möglichkeit der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ergibt sich – nunmehr auch für den entsprechenden Einzelfall – eine Abkehr vom Coase-Theorem. Damit wird das Patent von einem Eigentumsrecht zu einem Recht herabgesetzt, dessen Verletzung geduldet werden muss – also nicht mehr exklusiv ist. Dem Wesen eines Patentes könnte eine solche Bewertung mehr gerecht werden. Denn anders als ein materielles Eigentum ist eine Information über eine Erfindung ein nicht-rivales Gut, deren Wert sich steigert, je mehr Menschen diese nutzen können. Dabei wird jedoch der Zweck des Patentrechts geschwächt. Nämlich diejenigen zu motivieren, die erfinderisch tätig werden wollen.

Wert der Aufweichung schwer zu ermitteln

Eine weitere Abkehr von der vorherigen Rechtslage und der von Coase favorisierten außergerichtlichen Lösung liegt darin, dass nunmehr im entsprechenden Einzelfall das Gericht die Bewertung eines versagten Unterlassungsanspruchs zu übernehmen hat. Im Normalfall einer Unterlassungsverfügung wird diese Bewertung dagegen den Parteien überlassen. Wenn sich die Parteien außergerichtlich einigen, werden sie, im Sinne des Coase-Theorems, den für die Parteien optimalen Wert für den Verletzungsschaden bzw. dessen Schadensersatz ermitteln.

Für ein Gericht, das die Zustände und Absichten keiner der beiden Parteien vollständig kennt und somit erheblichen Informationsasymmetrien ausgesetzt ist, ist eine solche Bewertung eine schwierige Aufgabe. Das Gericht könnte sich jedoch an der Argumentation des Verletzers orientieren, mit der dieser seinen Antrag auf Einschränkung des Unterlassungsanspruchs substantiiert, z.B. am Vortrag zu den Kosten einer Umgehungslösung.

6. Was bleibt gleich?

Der Gesetzgeber will in seiner Gesetzesänderung allein eine Klarstellung sehen. Dies macht die Gesetzesbegründung gleich im ersten Satz deutlich. Auf die Klarstellung wird in der Begründung noch 13-mal hingewiesen. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit war bereits in der BGH Entscheidung “Wärmetauscher” festgestellt worden und stellt insofern keine Innovation dar.

Mit den normalen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts muss ein Verletzer leben. Wie auch die eingangs genannten Szenarien zeigen, ist erhebliches, auf einen Sonderfall bezogenes Vorbringen erforderlich, um die Ausnahmeregelung zu aktivieren. Dies war grundsätzlich auch vor der Gesetzesänderung nicht anders, wie das BGH-Urteil “Wärmetauscher” gezeigt hat. Dass dies bisher nicht öfter erfolgte bzw. zumindest beantragt wurde, mag an mangelnder Signalwirkung einer gesetzlichen Normierung gelegen haben. Eine “normale” Patentverletzung wird jedoch auch jetzt regelmäßig nicht zu einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs führen können.

Die Ausnahmeregelung macht die Zwangslizenz (§ 24 PatG) nicht obsolet. Und das obwohl die Schwelle zur Aktivierung der Ausnahmeregelung unterhalb der für die Zwangslizenz liegen muss. Denn  bei der Zwangslizenz wird eine legale Nutzung geschaffen. Durch die Ausnahmeregelung wird eine Verletzung geduldet und auf eine angemessene Ausgleichszahlung transformiert. Der Unterlassungsanspruch bleibt in jedem Fall verschuldensunabhängig. Der Schadensersatz bleibt weiterhin geschuldet. Auch, wenn eine Einschränkung samt Ausgleichszahlung verfügt wurde.

Damit bleibt das Patent im Normalfall ein exklusives Eigentumsrecht, dessen Verletzung nicht geduldet werden braucht, sondern welches durch die Möglichkeit einer Unterlassungsverfügung auch Wirkung in die Zukunft entfalten kann. Damit verschafft ein Patent im Regelfall eine unveränderte mächtige Verhandlungsposition.

7. Fazit

Mehr als nur eine Klarstellung

Trotz anders lautender Beteuerungen in der Gesetzesbegründung stellt die Gesetzesänderung mehr als eine Klarstellung dar. Eine Einbeziehung Dritter bei Interessensabwägungen mit dem Patentinhaber war vorher nicht möglich. Auch hinsichtlich einer Interessensabwägung zwischen Verletzer und Patentinhaber werden nunmehr konkrete Tatbestandsmerkmale bestimmt, die für eine Einschränkung des Unterlasssungsanspruchs zu erfüllen sind. Deren Subsumption im Anwendungsfall bedarf jedoch noch richterlicher Strukturierung. Die Gesetzesänderung erscheint damit eher als Konkretisierung statt als Klarstellung.

Die Anwendung wird auf Ausnahmen im Einzelfall beschränkt bleiben. Andererseits umfasst sie das beruhigende Signal an Technologieanwender im Einzelfall vor unverhältnismäßigen Effekten eines Unterlassungsanspruchs verschont bleiben zu können.

Dauerhafte Einschränkungen der Unterlassung unwahrscheinlich

Bei Vorliegen einer Ausnahme, die eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigt, ist eine teilweise, z.B. eine befristete, Einschränkung am wahrscheinlichsten. Vollumfängliche, dauerhafte Einschränkungen dürften die absolute Ausnahme sein. Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs könnten sich insbesondere bei komplexen Produkten und Dienstleistungen, stark reglementierten Märkten oder in Verbindung mit einer sicherzustellenden Marktversorgung ergeben.

Einigungen weniger wahrscheinlich

Das deutsche Patentrecht favorisiert eine außergerichtliche Einigung (gemäß des Coase Theorems) weit stärker als das US-amerikanische oder das britische Patentrecht. Dies ist zum einen durch das Bifurkationssystem begründet, in dem sich für die Parteien etliche Zeitpunkte ergeben, zu denen eine außergerichtliche Lösung (erneut) gesucht werden kann. Auch der zunächst dem Grunde nach festgestellte Schadensersatzanspruch, der erst in einem nachgelagerten Höheverfahren beziffert werden muss, motiviert die streitenden Parteien zwischendurch eine außergerichtliche Lösung zu suchen. Die Gesetzesänderung weicht diese grundsätzliche Ausrichtung etwas auf. Im Fall der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird eine außergerichtliche Einigung unwahrscheinlicher. Dem Gericht obliegt dagegen die schwere Aufgabe, eine verhältnismäßige Einschränkung des Unterlassungsanspruchs und einen monetären Wert zum Ausgleich der Einschränkung zu ermitteln.

Kritiker, die bisher eine unzureichende Umsetzung der Enforcement-Richtlinie bemängelten, dürften durch die neue Gesetzgebung verstummen. Mit der Gesetzesänderung ist nunmehr eine vollumfängliche, EU-konforme Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanpruchs im deutschen Patenrecht gegeben.

8. Rat

Patentinhabern wird geraten, wenn möglich, zunächst eine außergerichtliche Einigung mit einem Patentverletzer zu suchen und dabei offensichtlich überzogene Extremforderungen oder Handlungen, die als treuwidrig ausgelegt werden könnten, zu vermeiden. Der Unterlassungsanspruch kann in diesem Rahmen nach wie vor als mächtiges Druckmittel eingesetzt werden.

Nutzern von möglicherweise patentierten Technologien wird geraten, vor Markteintritt eine FTO durchzuführen, um das tatsächliche Risiko einer Verletzung zu reduzieren und durch die FTO Sensibilität für intellektuelles Eigentum anderer zu dokumentieren. Berechtigungsanfragen sollten zudem sorgfältig beantwortet werden.

Patentverletzer sollten Umstände, die auf eine Ausnahmesituation hinweisen, schnellstmöglich sammeln und dem Patentinhaber kommunizieren. Anhaltspunkte dafür können dort zu finden sein, wo ein Unterlassungsanspruch weit mehr betrifft als die patentierte Erfindung oder das Leben Dritter gefährdet.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

 

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