NEWS & INSIGHTS

Financial Times IP Award

Die Financial Times hat PAUSTIAN & PARTNER zu den 167 besten IP-Kanzleien Europas gewählt. Wir sind hocherfreut über dieses Ergebnis!

Bedanken möchten wir uns dafür bei unseren Mandanten. Sie haben uns durch ihr Vertrauen und ihre Bewertungen zu dieser Ehrung geführt.

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Mitgliedern und Angestellten der Kanzlei. Nur ein motiviertes, exzellentes und sorgfältig arbeitendes Team mit verschiedenen Funktionen kann in einer komplexen IP-Landschaft optimale Lösungen erbringen. Dieses Team schafft den Mehrwert für unsere Mandaten. Dies gilt für alle Schutzrechtsarten – sowohl für deren Produktion als auch für deren Nutzung.

> Mehr Lesen
Mitinhaber Patente

Wer jemals an einer Wohneigentümerversammlung teilgenommen hat, kennt die Probleme, die sich für mehrere Eigentümer an einer Sache ergeben können. Dies gilt im Grunde auch für Patente. Allerdings ergeben sich für nicht-rivale Rechte zum Ausschließen von Dritten auch Unterschiede zu gemeinschaftlichem Sacheigentum. Kenntnisse der Rechtslage und zur vertraglichen Steuerung zur effizienten gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von Patenten (und Gebrauchsmustern) sind empfehlenswert.

I. Was ist Mitinhaberschaft ?

1. Mithinhaber nicht gleich Miterfinder

Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu einer Erfindung geleistet hat. Der Beitrag muss nicht zwingend erfinderisch sein (BGH GRUR 2004, 50 – Verkranzungsverfahren). Die Miterfinderschaft ist ein nicht übertragbares Persönlichkeitsrecht.

Mitinhaber ist dagegen jeder Teileigentümer eines Patentes oder einer Patentanmeldung. Mitinhaber kann auch jemand sein, der nicht Erfinder der zu patentierenden oder patentierten Technologie war. Gleichsam bedeutet Mitinhaberschaft den Mangel an Alleininhaberschaft. Vor allem diese Eigenschaft ist es, die bei der Mitinhaberschaft eines Patentes zu Problemen führt und ggf. regelungsbedürftig ist.

2. Wie entsteht Mitinhaberschaft ?

Mitinhaberschaft kann bei Anmeldung eines Schutzrechtes, durch die Eigenschaft als Arbeitgeber, per Vertrag oder bei Vorliegen einer Vindikationslage entstehen.

Im Patentgesetz regelt § 6 S. 2 PatG, dass mehreren ein Patent gemeinschaftlich zusteht, wenn sie die Erfindung gemeinsam gemacht haben. Beim Patentamt gilt zunächst die Anmelderfiktion, um das Erteilungsverfahren nicht zu verzögern. Demnach gelten alle Anmelder – unabhängig davon, wer Erfinder ist – zunächst als berechtigte Mitinhaber der Patentanmeldung (§ 7 Abs. 1 PatG).

Mitinhaberschaft bei Nichterfindern kann durch Vertrag oder sonstige Schuldverhältnisse zwischen Parteien entstehen. Für denjenigen, der keinen schöpferischen Beitrag zur Erfindung geleistet hat, kann eine Mitinhaberschaft vertraglich sogar im Voraus abgetreten werden. Einem Arbeitgeber steht eine Erfindung eines Arbeitnehmers ebenfalls zu, wenn diese in Bezug zum Arbeitsverhältnis steht. Allerdings muss der Arbeitgeber diese dazu gemäß § 6 ArbErfG in Anspruch nehmen.

Im Falle eines unberechtigten Patentinhabers (“Vindikationslage”) hat der berechtige Patentinhabe einen Anspruch auf volle Übertragung der Patentanmeldung oder des Patentes, gemäß § 8 PatG. Der Anspruch auf Einräumung einer Mitinhaberschaft ist zwar in § 8 PatG nicht explizit formuliert, stellt gegenüber dem vollen Übertragungsanspruch gegen den oder die Patentinhaber jedoch ein Minus dar, das in dem Verlangen nach voller Übertragung von vornherein mit enthalten ist (BGH GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse).

II. Wie wirkt sich eine Mitinhaberschaft aus ?

Das PatG trifft zum Innen- und Außenverhältnis zwischen Mitinhabern keine Aussage.

Ohne weitere vertragliche Regelung bilden Mitinhaber eines Patents eine Bruchteilsgemeinschaft, ähnliche wie Mitinhaber einer Eigentumswohnung. Dies ergibt sich aus § 6 S. 2 PatG. Die Bruchteilsgemeinschaft ist geregelt in §§ 741 ff. BGB. Bei diesen Regelungen hatte der Gesetzgeber jedoch die gemeinschaftliche Inhaberschaft an einem Patent nicht im Fokus. Dementsprechend sind die Gesetze für Mitinhaber von Patenten lückenhaft.

1. Ausgleich bei Eigennutz eines anderen Mitinhabers

Gesetzlich nicht eindeutig normiert sind Ausgleichsansprüche für Eigennutz eines andern Mitinhabers, z.B. die Vergabe einer (nicht-ausschließlichen) Lizenz oder den Verkauf eines Produktes, welches im Schutzbereich des Patentes liegt. Auch für Klagen, die prinzipiell von jedem Mitinhaber angestrengt werden können (siehe oben), ist nicht eindeutig geklärt, ob die anderen Mitinhaber an einem Klagegewinn zu partizipieren dürfen.

a. Gesetzlich Regelungen

Eine grundsätzliche Erlaubnis zum entschädigungsfreien Eigennutz für jeden Miterfinder geht aus § 743 Abs. 2 BGB hervor. Der Mitinhaber kann das Patent unabhängig seines eigentlichen Anteils nutzen. Eine Lizensierung an Subunternehmer ist damit ebenfalls möglich.

Ein erster Anknüpfungspunkt für einen Gewinnausgleich ergibt sich ebenfalls aus § 743 Abs. 2 BGB. Eigennutz ist zumindest dann ausgleichsbedürftig, wenn die anderen Mitinhaber durch den Eigennutz beeinträchtigt würden. Des Weiteren könnte auch eine Mehrheitsentscheidung dazu dienen, Ausgleichsansprüche gegen den das Patent nutzenden Mitinhaber zu erwirken, gemäß § 745 Abs. 1 BGB. Ohne vertragliche Regelung, könnte ein Gewinnausgleich aus billigem Ermessen infrage kommen, gemäß § 745 Abs. 2 BGB.

b. Rechtssprechung

Solange es jedoch an einem gemeinschaftlichen Beschluss fehlt und ein Ausgleich gemäß billigem Ermessen ebenfalls nicht verlangt wird und zudem auch keine Beeinträchtigung anderer Mitinhaber erfolgt, ist jeder Mitinhaber gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt ohne Ausgleichsansprüchen nachkommen zu müssen (BGH NJW-RR 2005, 1200 – Gummieleastische Masse II).

Fehlende explizite Regelungen können zum einen dadurch überbrückt werden, dass tatsächlich existierender Wille von vertragsschließenden Mitinhabern auch konkludenten Ausdruck finden kann. Im Übrigen können Regelungslücken durch durch ergänzende Vertragsauslegung geschlossen werden, an die allerdings hohe Anforderungen gestellt wird (BGH GRUR 2006, 401 – Zylinderrohr).

Demgegenüber empfiehlt es sich grundsätzlich Ausgleichsansprüche zwischen den Mitinhabern so früh wie möglich und so umfassend wir möglich vertraglich zu regeln. Dabei können insbesondere auch die für die Mitinhaber erlaubten Nutzungen und die Bruchteile der einzelnen Mitinhaber spezifiziert werden.

2. Klagebefugnis des Mitinhabers

Inhaberschaft an einem Patent ist Prozessvoraussetzung. Somit führt fehlende Inhaberschaft zur Unzukässigkeit der Klage. Nur wer gemäß im Register als Inhaber eingetragen ist, ist aktivlegitimiert und darf klagen (§30 Abs. 3 S. 2 PatG). Fraglich ist ob ein Mitinhaber, dem das Patent also nicht alleine gehört, klagen darf, wenn dieser als Mitinhaber im Patentregister eingetragen ist.

a. Gesetzliche Klagebefugnis

Bilden Mitinhaber eines Patentes eine Bruchteilsgemeinschaft, dann ist jeder Mitinhaber auch klagebefugt. Dies ergibt sich analog aus dem für Mieteigentümer konzipierten § 1011 BGB. Die Klagebefugnis jedes einzelnen Mitinhabers wird auch als unabhängiges Sonderrecht eines jeden Erfinders angesehen (NJW 1993, 727).

Wie der einzelnen Patentinhaber, darf auch der Mitinhaber eines Patentes gegen sein Patent nicht einsprechen oder Nichtigkeitsklage einlegen. Berufung eines Mitinhabers in einem Nichtigkeitsverfahren wirkt auch für die anderen Mitinhaber (BGH GRUR 1998, 138 – Staubfilter).

b. Vertraglich vereinbarte Klagebefugnis

Zusätzlich ist es den Mitinhabern eines Patents möglich, die Klagebefugnis durch vertragliche Vereinbarung zu regeln (§ 745 Abs. 1 S. 1 BGB). Dabei ist jedoch noch nicht ganz genau geklärt, in welchen Situationen diese Regelungen wegen der grundsätzlichen Relativität von Schuldverhältnissen nur zwischen den Mitinhabern wirken oder auch nach außen.

Die Relativität eines Schuldverhältnisses wird im Patentrecht regelmäßig durchbrochen. Zum Beispiel erwirbt der ausschließliche Lizenznehmer allein durch Lizenzvertrag eine selbstständige Klagebefugnis, die auch nach außen wirkt. Allein deswegen kann es gut möglich sein, dass auch eine andere vertragliche Regelung zur Gestaltung der Klagebefugnis eines oder mehrerer Mitinhaber auch nach außen wirkt. Dadurch könnte im Einzelfall selbst ein im Patentregister eingetragener Mitinhaber (und somit nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG Klageberechtigte) durch eine vertragliche Regelung nicht aktivlegitimiert sein kann. Im Klagefall hat das Gericht also zu klären, ob ein im Register eingetragener Mitinhaber des Klagepatentes auch wirklich aktivlegitimiert ist.

c. Mangelnde Klagebefugnis wegen Erschöpfung

Patentschutz für einen Gegenstand (Produkt, Vorrichtung, Verfahren) ist erschöpft, wenn dieser durch Verkauf oder andere Weise  mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gelangt.

Vorrichtungspatente

Ein Mitinhaber eines Patentes darf ein in den Schutzbereich des Patentes fallendes Produkt (Vorrichtung, Herstellungserzeugnis) in Verkehr bringen, ohne dazu eine Erlaubnis eines anderen Mitinhabers zu benötigen. Dies ergibt sich für Bruchteilsgemeinschaften aus § 743 Abs. 2 BGB. Der Zwang zur gemeinschaftlichen Verwaltung gemäß § 745 Abs. 1 BGB findet keine Anwendung, da ein Patent ein nicht-rivales Gut ist.

Ist das Patent für ein Produkt erschöpft, fehlt auch dem anderen Mitinhaber die Aktivlegitimation zur Klage gegen den neuen Eigentümer der Vorrichtung. Mit anderen Worten, Erschöpfung wirkt auf das Patent in seiner Gesamtheit. Ein Kunde eines Mitinhabers, der ein patentgeschütztes Produkt gekauft hat, kann also auch von einem anderen Mitinhaber des Patentes nicht verklagt werden.

Verfahrenspatente

Bei Verfahrenspatenten ist die Lage komplizierter. Wenn eine Vorrichtung in Verkehr gebracht wurde, ist damit nicht zwangsläufig auch ein patentiertes Verfahren erschöpft, welches für das bestimmungsgemäße Betreiben der Vorrichtung erforderlich ist (BGH GRUR 2001, 723 – Bodenwaschanlage.) Allerdings ist die Situation einzelfallabhängig. Zweck des Erschöpfungsrechts ist und bleibt ein doppeltes Abkassieren eines Patentinhabers für eine Erfindung zu vermeiden. Insbesondere, wenn die Patentansprüche einheitlich gemäß § 34 Abs. 5 PatG sind (also eine einzige Erfindung schützen), wird ein nebengeordneter Verfahrensanspruch mit dem Vorrichtungsanspruch erschöpft sein.

Sollte ein Verfahrensanspruch nicht erschöpft sein (z.B. weil dieser uneinheitlich einem Vorrichtungsanspruch im gleichen Patent ist oder der  Verfahrensanspruch und der Vorrichtungsanspruch aus unterschiedlichen Patenten stammen) ist die Situation anders. Es stellt sich die Frage, ob der Erwerber von dem Verkäufer bei Kauf der Vorrichtung zumindest konkludent eine Lizenz zum Betreiben der gekauften Vorrichtung erwirbt. Dies führt zu weiteren Schwierigkeiten, da eine solche Lizenz, im Falle von mehreren Mitinhabern auch gemeinsam erteilt werden müsste, gemäß § 744 Abs. 1 BGB. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn der Erstkäufer mit (konkludenter) Lizenz für ein Verfahren, die Vorrichtung verkauft. Erstreckt sich die Lizenz dann auch auf den neuen Käufer? Und kann ein Mitinhaber des Patentes den neuen Käufer eventuell verklagen?

3. Veräußerungsbefugnis des Mitinhabers

Ein Patent kann von seinen Mitinhabern gemäß § 747 S. 2 BGB im Ganzen nur übertragen werden, wenn das Einverständnis aller Parteien vorliegt. Allerdings kann jeder Mitinhaber über seinen Anteil allein verfügen § 747 S. 1 BGB. Dieses Recht unterliegt zudem dem rechtsgeschäftlichen Verfügungsverbot § 137 BGB. Anderslautende Vereinbarungen (z.B. ein vertraglich vereinbartes Vorkausfsrecht) haben nur schuldrechtliche Wirkung.

Somit kann ein Mitinhaber beispielsweise seinen Anteil an einen Konkurrenten eines anderen Mitinhabers veräußern. Gegensätzliche Verabredungen zwischen den Mitinhabern könnten allein Schadensersatzansprüche auslösen. An der Wirksamkeit der Übertragung änderten sie nichts.

III. Zusammenfassung

Mitinhaber von Patenten sehen sich regelmäßig einer schwierigen Situation gegenüber, wenn sie unabhänig von Gemeinschaftsentscheidungen ihr Patent nutzen wollen. Eindeutige gesetzliche Regelungen gibt es nur wenige. Die Regelung der Mitinhaberschaft ist deswegen Voraussetzung für Lizenzverträge und der harte Kern jedes F&E-Vertrages .

Wir empfehlen die Mitinhaberschaft frühstmöglich, am besten schon vor Produktion der Erfindung, vertraglich zu regeln. Die Vertragspartner sollten auf ihre zukünftigen Bedürfnisse als einzelne Mitinhaber eingehen. Nicht alles sollte Gemeinschaftsentscheidungen überlassen werden. Dann kann die Mitinhaberschaft so geregelt werden, dass durch die Gemeinschaftsposition nicht noch zusätzliche Hürden für eine Nutzung des Patentes entstehen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen
Unified Patent Court; Einheitliches Patentgericht

Funktion und der Architektur des Einheitlichen Patentgerichts (UPC)

In unserer Serie über das neue Einheitspatent und das neue Einheitliche Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) haben wir bereits zu den historischen Hintergründen (hier), zur EU-rechtlichen Basis (hier) und zur Vorbereitungsphase (hier) geschrieben. Eine stetig aktualisierte Übersicht zum Countdown vor dem Start der neuen Jurisdiktion finden sie hier.

Eine Beschreibung der Funktion und der Architektur des Einheitlichen Patentgerichts erfolgt in diesem Artikel.

I. Zuständigkeit des UPC

Das Einheitliche Patentgericht ist zuständig für Verletzungsklagen und Nichtigkeitsklagen auf Basis des Einheitspatentes sowie insbesondere für Klagen auf vorläufigen Rechtsschutz und Feststellungsklagen auf Nichtverletzung (Art. 32 UPC-A).

Außerdem besteht Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen gegen alle anhängigen und zukünftigen Europäischen Patente (als auch für Patente auf Basis von Euro-PCT-Anmeldungen), die in einem EU-Staat validiert wurden bzw. werden, wenn dieser am UPC teilnimmt. Für Europäische Patente besteht die Möglichkeit die Zuständigkeit des UPC abzuwählen (Opt-out).

II.  Architektur des UPC

1. Erste Instanz

Die erste Instanz des UPC, bei der Klagen auf Verletzung oder Nichtigkeit eines Einheitspatentes eingehen, wird aus einer Zentralkammer und Lokalkammern gebildet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für eine Gruppe von teilnehmenden EU-Staaten eine Regionalkammer zu bilden.

a. Zentralkammer

Die Zentralkammer wird auf Paris und München aufgeteilt. Ursprünglich war ein Teilstandort der Zentralkammer auch in London vorgesehen. Das hat sich aber spätestens seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem UPC-Übereinkommen (UPC-A) erledigt.

Der Teilstandort in Paris wird für Patente aus den Bereichen der IPC Klassen B (Arbeitsverfahren; Transportieren), D (Textilien, Papier), E (Bauwesen; Bergbau), G (Physik) sowie H (Elektrotechnik) umfassen.

Der Teilstandort München wird für Patente aus der IPC Klasse F (Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen) zuständig sein.

An welchem Teilstandort das UPC Fälle verhandelt, die dem nun nicht mehr vorgesehenen Teilstandort London vorbehalten waren, ist noch nicht geklärt. Dies betrifft Fälle der IPC-Klassen A (täglicher Lebensbedarf) und C (Chemie; Hüttenwesen). Vermutlich werden sie auf die verbleibenden beiden Teilstandorte aufgeteilt. Der Gesetzgeber könnte aber auch einen Teilstandort in einem anderen teilnehmenden EU-Staat benennen.

Die Zentralkammer wird bei Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten immer mit einem technisch qualifizierten Richter und zwei Juristen agieren. Der technisch qualifizierte Richter wird gezielt hinsichtlich seiner technischen Kompetenz aus einem Pool von Richtern ausgewählt, welchen das UPC unterhält. Dadurch soll eine hohe Qualität der Urteile in technischen Details sichergestellt werden.

b. Lokalkammern

Lokalkammern können sich in jedem am UPC teilnehmenden EU-Staat befinden. Die Anzahl Lokalkammern in einem EU-Staat ist abhängig der Anzahl der Patente, die in diesem EU-Staat litigiert werden.

Eine Lokalkammer ist mit drei Juristen besetzt von denen einer den Vorsitz inne hat. Für größere Jurisdiktionen sollen zwei Richter eine Richterqualifikation des Staates der Lokalkammer besitzen und einer bzw. eine in einem anderen teilnehmenden EU-Staat eine Richterqualifikation besitzen. Für kleinere Jurisdiktionen ist es umgekehrt.

Auf Antrag einer Partei oder des Gerichts wird ein technisch qualifizierter Richter zu den drei Richtern hinzugezogen. Der technische Richter soll ein in dem betreffenden Fall technisch spezialisierter Richter sein. Genau wie das ausländische Mitglied wird er oder sie aus dem UPC-Pool von Richtern ausgewählt. Durch diese Möglichkeit soll die technische Kompetenz des Gerichtes sichergestellt werden.

In Deutschland sind Lokalkammern in Düs­sel­dorf, Ham­burg, Mann­heim und Mün­chen vorgesehen. Diese Städte beherbergen auch für nationale Verletzungsprozesse die am meisten frequentierten Gerichte. Deutschland ist durch die vier Lokalkammern das Land mit den meisten UPC-Kapazitäten der teilnehmenden EU-Staaten.

c. Regionalkammern

Eine Regionalkammer kann aus zwei teilnehmenden EU-Staaten bestehen. Ziel einer Regionalkammer ist es, für Staaten mit weniger Patentstreitigkeiten, Expertise bündeln und dadurch qualitativ hochwertige Entscheidungen erwirken zu können.

Eine Regionalkammer soll bestehen aus zwei Juristen mit Richterqualifikation aus der Region und einem Juristen mit Richterqualifikation eines anderen teilnehmenden EU-Staats. Wie bei der Zentralkammer oder bei einer Lokalkammer kann auf Antrag einer Partei oder auf Antrag der Kammer ein technisch qualifizierter Richter aus dem UPC-Richterpool hinzugezogen werden.

Derzeit hat sich erst eine Regionalkammer gebildet. Die Länder Litauen, Estland, Lettland und Schweden haben sich zur Nordisch-Baltischen Regionalkammer zusammengeschlossen.

d. Zuständigkeiten von Zentral-, Regional- und Lokalkammern

Zuständigkeit der Zentralkammer

Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen können mit Einverständnis beider Parteien an der Zentralkammer verhandelt werden (Art. 33 (7) UPC-A). Klagen auf Nichtigkeit eines Einheitspatentes oder eines Europäischen Patentes können als initiale Klagen nur bei der Zentralkammer eingereicht werden (Art. 33 (4) UPC-A) .

Die Zentralkammer ist zudem zuständig für Verletzungsklagen, gegen potentielle Patentverletzer, die keinen Sitz in einem beim UPC teilnehmenden EU-Staat haben, beispielsweise gegen Beklagte aus Spanien oder den USA (Art. 33 (1)  UPC-A). Diese können jedoch auch in einer Lokal- oder Regionalkammer eingereicht werden. Außerdem ist die Zentralkammer zuständig, wenn eine Verletzungsklage in einem teilnehmenden EU-Staat verhandelt werden könnte, dieser EU-Staat aber weder eine Lokalkammer besitzt noch Teil einer Regionalkammer ist (Art. 33 (1)  UPC-A).

Zuständigkeit von Regional- und Lokalkammern

Eine Lokalkammer ist zuständig, wenn eine Verletzung eines Schutzrechts in dem EU-Staat der Lokalkammer erfolgt ist oder erfolgen könnte, oder wenn der Beklagte in dem EU-Staat der Lokalkammer seinen Sitz hat. Ist eine Verletzungsklage an einer Lokalkammer erfolgt, muss auch die Nichtigkeitsklage dort verhandelt werden (Art. 33 (2) UPC-A). Dadurch kann ein kompletter Verletzungsprozess an einem Gerichtsstandort verhandelt werden. Eine Bifurkation einer Nichtigkeitsklage zu einem Spezialgericht (wie in Deutschland) ist nicht erforderlich (Art. 33 (1)  UPC-A).

Eine Regionalkammer ist zuständig, wenn eine Verletzung eines Schutzrechts in einem der Staaten der Regionalkammer erfolgt ist oder erfolgen könnte, oder wenn der Beklagte in dem EU-Staat der Regionalkammer seinen Sitz hat (Art. 33 (1)  UPC-A). Widerklagen auf Nichtigkeit müssen ebenfalls an der gleichen Regionalkammer eingereicht werden.

Im Rahmen einer Verletzungsklage an einer Lokalkammer oder einer Regionalkammer, kann diese entscheiden, eine Widerklage auf Nichtigkeit des betreffenden Einheitspatentes an die Zentralkammer abzugeben (Art. 33 (3) a) UPC-A). Mit Einverständnis der Parteien kann eine Lokal- oder Regionalkammer sogar entscheiden einen kompletten Streit zur Verhandlung an die Zentralkammer abzugeben (Art. 33 (3) b) UPC-A). Allerdings sind diese Möglichkeiten theoretischer Natur. Keine Lokal- bzw. Regionalkammer würde wohl den “Offenbarungseid” leisten, einen Rechtsstreit mangels Kompetenz oder Zeit nicht führen zu können.

Wegen der hohen technischen Kompetenz und der zwingenden Anziehung von Nichtigkeitswiderklagen, werden Lokalkammern bzw. die Regionalkammern voraussichtlich die wichtigste erstinstanzliche Gerichtsbarkeit darstellen. Dies wird insbesondere für die Lokalkammern an patentrechtlich bereits sehr erfahrenen Gerichtsstandorten, wie Düsseldorf und München, gelten.

2. Zweite Instanz

Das Beschwerdegericht ist für Beschwerden auf Entscheidungen der ersten Instanz zuständig und in Luxemburg angesiedelt (Art. 9 (5) UPC-A).

Für Patentstreitigkeiten wird die zweite Instanz mit drei Juristen und zwei technisch ausgebildeten Richtern aus unterschiedlichen teilnehmenden EU-Staaten besetzt. Die technisch ausgebildeten Richter werden gezielt nach geeigneter Qualifikation für das einer Streitigkeit zugrunde liegende Patent aus dem Richterpool des UPC ausgewählt (Art. 9 (1) UPC-A).

Vorsitzender wird ein erfahrener Richter werden. Zur Zeit im Gespräch für diese Position ist der deutsche Richter Klaus Grabinski vom BGH.

3. Rolle des EuGH

In jedem Stadium des Verfahrens, kann eine Frage zu EU-Recht aufgeworfen werden, zu welcher der UPC eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) benötigt. In diesem Fall kann jede Instanz des UPC den EuGH für eine Entscheidung in dieser Frage anrufen (R. 266 Vorläufige Verfahrensregeln UPC).

Der EuGH sollte ansonsten keine Rolle spielen. Diese Entmachtung ist beabsichtigt, weil der EuGH wegen seiner mangelnden technischen Spezialisierung für patentrechtliche Sachverhalte als ungeeignet angesehen wird. Deswegen wurde das UPC auf Basis eines internationalen Übereinkommens anstelle einer europäischen Verordnung errichtet.

III. Kosten

Die Gerichtskosten zahlt zunächst der Kläger und am Ende die unterlegene Partei. Dies gilt auch für die Kosten der Gegenpartei bis zu einer bestimmten Obergrenze. Im Vergleich zu Deutschland sind teurere Verfahren zu erwarten. Demgegenüber steht die wesentlich größere Jurisdiktion des UPC, in der Schadensersatz- oder Lizenzzahlungen ebenfalls wesentlich größer sein werden.

IV. Erster Eindruck

Praktiker haben das UPC konzipiert. Der Fokus auf technische Kompetenz, durch die fallbezogene Auswahl von Richtern mit technisch geeigneter Ausbildung, ist erfreulich. Sogar im Vergleich zum Bundespatentgericht, mit seinen technischen, aber nicht fallspezifisch ausgewählten Richtern, sollten die Entscheidungen des UPC hinsichtlich des technischen Verständnisses eine höhere Qualität aufweisen.

Die Möglichkeit einer Widerklage auf Nichtigkeit des Klagepatents in einem Verletzungsverfahren ist eine Abkehr vom deutschen Bifurkationssystem. Der Spezialisierungsvorteil beim Bifurkationssystem wird allerdings durch die technisch kompetenten Kammern des UPC kompensiert. Somit bleibt beim UPC der Vorteil eines kompakten Verfahrens, bei dem viele Aspekte (z.B. der Streitwert, die Auslegung eines Klagepatents, die Bestandsfähigkeit) nur einmal verhandelt werden müssen. Ein “Injunction Gap”, wie in Deutschland, ist beim UPC gar nicht erst möglich. Dies ist ebenfalls zu begrüßen.

Die Einflüsse aus dem Vereinigtem Königreich (einem Common-Law Staat) treten bei der Architektur des Gerichts nicht besonders hervor. Diese haben sich mehr im Prozessrecht niedergeschlagen. Wenn man wollte, könnte man den Einfluss des Vereinigten Königreichs an den gestiegenen Gerichtskosten erkennen. Insbesondere Firmen, die dem Patentschutz ihrer Entwicklungen einen hohen Stellenwert einräumen, könnten diese Kosten durch die große Jurisdiktion des UPC und die benannten Mittel für ein effektives, hochqualitatives Verfahren, jedoch als gerechtfertigt ansehen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen
UPC

Voraussichtlicher Start

Ende 2022 / Anfang 2023

Wichtige Termine

18. Januar 2022: Ratifikation des Protokolls zur vorläufigen Anwendung durch Österreich als 13. EU-Mitgliedstaat

Seit 19. Januar 2022 laufend: Vorläufige Anwendungsphase zur Errichtung des Einheitsgerichts

2. Hälfte 2022: Start der 3-monatigen Sunrise-Periode zum Herauswählen bestehender Bündelpatente (“opt-out”)

Ende 2022: Start des Einheitsgericht und offizielle Verfügbarkeit des Einheitspatents

Ende 2029: Ende der Phase der parallelen Verfügbarkeit von Bündelpatent und Einheitspatent in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten

EU-Staaten, die bereits ratifiziert haben

Belgien,  Bulgarien,  Deutschland,  Dänemark,  Estland,  Finnland,  Frankreich,  Italien,  Lettland,  Litauen,  Luxemburg,
Malta,  Niederlande,  Österreich,  Portugal,  Slovenien,  Schweden

EU-Staaten, deren Ratifikation noch aussteht

Griechenland, Irland, Kroatien, Rumänien, Tschechien, Slowakische Republik und Zypern haben das UPC-Agreement bereits signiert, aber noch nicht ratifiziert.

Polen, Spanien und Ungarn haben zunächst kein Interesse am UPC und am Einheitspatent bekundet, können aber später das UPC-Agreement jederzeit signieren und ratifizieren.

Weitere Informationen

Gerne empfehlen wir auch die anderen Artikel in diesem Blog:
– zum Opting-Out, der Errichtung des UPC und der Sunrise Periode;
– zur rechtlichen Basis des UPC und des Einheitspatents;
– zum Nutzen eines einheitlichen europäischen gewerblichen Rechtsschutzes.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen
Unified Patent Court

Am 19. Januar 2022 ist das “Protokoll zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht über die vorläufige Anwendung” in Kraft getreten. Dadurch wird der Countdown zum Einheitspatent (“Unified Patent”, UP) und zum Einheitlichen Patentgericht (“Unified Patent Court”, UPC) gestartet. Ein Überblick über die nächsten Schritte, bald erforderliche Maßnahmen und bestehende Probleme:

Provisional Application Period (PAP) gestartet

Der Start des Protokolls zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht und über die vorläufige Anwendung war an die 13. Ratifikation eines Mitgliedsstaats geknüpft. Dies ist mit der Ratifikation Österreichs am 18. Januar 2022 erfolgt. Die mit dem Protokoll verbundene Provisional Application Period (PAP) wurde somit am 19. Januar 2022 gestartet.

Die PAP dient dazu die Organisation des UPC betriebsfähig einzurichten. Formelle Leitungsgremien des UPC werden ihre Arbeit aufnehmen. Technische Infrastruktur, wie das elektronische Aktenmanagementsystem (CMS), soll eingerichtet und getestet werden. Außerdem können die Vorstellungsgespräche mit den zukünftigen Richtern des UPC beginnen und schließlich Ernennungen erfolgen.

Erst wenn die Betriebsfähigkeit des UPC sichergestellt ist, wird Deutschland seine Ratifikationsurkunde für das UPC-Übereinkommen beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegen. Erst dann kann das UPC-Übereinkommen in Kraft treten und das UPC und das UP können starten. Es wird erwartet, dass die PAP zwischen sechs und zehn Monate dauern wird. Ein vorgegebenes Ende gibt es nicht. Deutschland übernimmt somit eine Überwachungsfunktion für die Betriebsfähigkeit des UPC.

17 EU-Mitgliedstaaten nehmen bisher am UP/UPC teil: Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slovenien und Schweden. Nur Polen, Spanien und Ungarn haben verkündet, dem UPC in nächster Zeit nicht beitreten zu wollen.

Europäische Patentanmeldungen können während der PAP noch nicht als UP deklariert werden. Falls Anmelder dies jedoch beabsichtigen, kommt eine entsprechende Verzögerung der Mitteilung nach R.71(3) EPÜ in Betracht. Darauf hat auch das EPA bereits explizit hingewiesen.

Entscheidung zum Opt-Out in der Sunrise Periode notwendig

Nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Deutschlands beginnt die “Sunrise-Periode”. Während der Sunrise-Periode können bestehende, validierte Bündelpatente, die nach dem EPÜ 2000 erteilt wurden, aus der Jurisdiktion des UPC herausgewählt werden (“opt-out”). Dies ist wichtig für Patentinhaber, die nicht wollen, dass ein validiertes Bündelpatent auf einen Schlag, d.h. in allen validierten und teilnehmenden EPÜ-Staaten beim UPC vernichtet werden kann.

Die Sunrise-Periode wird drei Monate dauern. Wird danach – z.B. gleich am ersten Tag des Inkrafttretens des UPC – Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Bündelpatent vor dem UPC eingelegt, ist ein opt-out nicht mehr möglich. Patentinhaber sollten sich also frühzeitig überlegen, ob sie ihr Bündelpatent für das UPC freigeben wollen oder nicht. Technisch wird ein Opt-Out über das CMS erfolgen können. Ein solcher Opt-Out ist auch reversibel, solange kein nationales Verfahren für das entsprechende Patent angestrengt wird.

Bereits in der Sunrise Periode können zudem Europäische Patentanmeldungen als UP deklariert werden. Auch hierauf hat das EPA bereits hingewiesen. Eine Deklaration als Bündelpatent wird darüberhinaus weiterhin möglich sein, zumindest während der ersten sieben Jahre das UPC. Letztendlich wird das Bündelpatent jedoch für die am UPC teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten auslaufen und nur noch das UP zu Verfügung stehen.

Bestehende Probleme

Auch nach dem Inkrafttreten gibt es beim UP und beim UPC etliche Probleme zu lösen.

Die bisher festgelegten Jahresgebühren, als Summe der Jahresgebühren der vier erteilungsstärksten Länder (“Top-4”), erscheint nach dem Brexit zu hoch. Die Briten hatten ihre Ratifikation im Zuge des Austritts aus der EU wieder zurückgenommen. Da eine Ratifikation nur durch Mitgliedstaaten erfolgen kann, ist eine erneute Ratifizierung unmöglich. Das Vereinigte Königreich wird am UP/UPC auch zukünftig nicht teilnehmen. Damit fällt jedoch eine rechtserfahrene, marktstarke Region aus der Jurisdiktion. Demgegenüber erscheint eine Orientierung der Jahresgebühren an dem Prinzip der Top-4 (jetzt: Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande) hoch gegriffen. Für Anmelder, die Patentschutz in mehr als vier oder fünf teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten wünschen, wird das UP im Vergleich zum Bündelpatent dennoch die kostengünstigere Alternative sein.

Ein weiteres Problemfeld ist ebenfalls durch den Brexit begründet. Der in London angesiedelte Teil der Zentralkammer des UPC kann dort nicht mehr realisiert werden, da das Vereinigte Königreich weder EU Mitgliedstaat ist noch am UP/UPC teilnimmt. Die Geschäfte des Londoner Standortes sollen zunächst auf die anderen beiden Kammerteile in Paris und München aufgeteilt werden. Fraglich ist jedoch, ob diese Lösung von Bestand ist. Der für London bestimmte Zentralkammerteil könnte auch in eine andere europäische Metropole verlagert werden, z.B. Mailand, Madrid, Wien oder Stockholm.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen
LG München

Die gesetzliche Einschränkung des “automatischen” Unterlassungsanspruchs wurde zwar seitens des Gesetzgebers als Konkretisierung aktueller Rechtssprechung beschrieben. Durch die Innovation ergeben sich jedoch Möglichkeiten, die sich durch Rechtssprechung nicht hätten begründen lassen. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird trotzdem weiterhin der Ausnahmefall bleiben.

1. Der neue § 139 (1) des Patentgesetzes

Durch das “Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“, welches am 17. August 2021 verkündet wurde, wird der patentrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß § 139 Abs. 1 wie folgt konkretisiert: 

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu- und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

2. Szenarien und Umstände für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Der Gesetzestext gibt keine Beispiele an. Die Gesetzesbegründung erwähnt jedoch einige Szenarien und Umstände, bei denen eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Betracht kommen kann bzw. die einer Einschränkung zumindest zuträglich sind:

♦ Dem Patentinhaber geht es primär um die Monetarisierung seiner Rechte, und nicht “um die Ausführung der Erfindung als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems”. Der Patentinhaber müsse dazu “eindeutig überzogene Lizenzforderungen” – “in treuwidriger Weise” durchsetzen. Allein eine fehlende Nutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber (z.B. eine NPE) sei jedoch nicht ausreichend für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs.

♦ Der Verletzer hat bereits umfangreiche Investitionen in die Entwicklung und Herstellung eines Produktes getätigt. Dies soll z.B. bei langen Forschungs- und Entwicklungszeiträumen der Fall sein. Dabei müssten jedoch die Investitionen “völlig außer Verhältnis” zum Wert des verletzenden Patentes stehen.

♦ Der Patentinhaber zielt mit dem Unterlassungsanspruch auf ein funktionswesentliches Bauteil für ein komplexes Produkt. Und eine Umgehungslösung würde zu hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwänden führen, insbesondere wenn diese durch gesetzliche und behördliche Zulassungsvorschriften verursacht sind.

♦ Der Patentinhaber wartet mit seiner Klage gezielt ab, bis der Verletzer erhebliche Investitionen vorgenommen hat, obwohl er auch früher hätte klagen können.

♦ Dritte erhalten durch eine Unterlassungsverfügung eine mangelhafte Versorgung mit lebenswichtigen Produkten oder Dienstleistungen. Dabei sei die bloße Beeinträchtigung Dritter oder (mittelbare) Nachteile für jene nicht ausreichend.

♦ Wenn der Verletzer eine Freedom-to-Operate-Analsye durchgeführt hat oder sich zuvor um eine Lizenz bemühte, kann ihm das positiv für die begehrte Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ausgelegt werden.

Erkennbar wurden die beispielhaften Szenarien und Umstände in der Gesetzesbegründung jeweils mit zusätzlichen Vorraussetzungen versehen, um den Ausnahmecharakter der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs zu bekräftigen. An 14 Stellen der Gesetzesbegründung wird explizit auf den Ausnahmecharakter der Einschränkung hingewiesen.

Wie sich reale Fälle unter den neuen Gesetzestext subsumieren lassen, ergibt sich jedoch nicht ohne Weiteres.

3. Die Tatbestandsmerkmale der Gesetzesänderung

Außer der Einbeziehung Dritter, findet sich der Text der Gesetzesänderung wortwörtlich und vereinzelt an verschiedenen Stellen der BGH Entscheidung “Wärmetauscher” (BGH GRUR 2016, 1031). Dort dient er der Begründung, warum in dem zugrunde liegenden Fall eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ungerecht war. Die nunmehr erfolgte Abstraktion dieser teilweise redundanten Begründungsargumente zu gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen bringt jedoch Schwierigkeiten mit sich. 

3.1 Die besonderen Umstände des Einzelfalls

Zunächst müssen “besondere Umstände” vorliegen. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Charakter der Einschränkung als Ausnahmeregelung. Im Gesetz sind die besonderen Umstände nicht näher konkretisiert. Die Anwendungsfälle der Ausnahmeregelung sollen nicht von vornherein eingeschränkt werden, sondern müssen durch Rechtsprechung geklärt werden. Die besonderen Umstände sind zudem auf den “Einzelfall” bezogen. Die dadurch bedingte Erschwerung fallübergreifender Rechtssprechung erscheint vor dem Hintergrund unklarer Anwendungsfälle ebenfalls sinnvoll. Der Gesetzgeber muss sich jedoch die Kritik gefallen lassen, legislative Entscheidungen der Judikative zu überlassen. Der Begriff “besondere” hat Kritik entfacht, weil darin bei gleichwertig schutzwürdigen Interessen auf beiden Seiten ein Überwiegen der Interessen des Patentinhabers gegenüber denen des Patentverletzers vermutet wurde (z.B. Stellungnahme NVIDIA).

3.2 Die Gebote von Treu und Glauben

Gesetzesgemäß scheint das Vorliegen “besonderere Umstände des Einzelfalls” alleine nicht ausreichend. Zusätzlich müssen auch “die Gebote von Treu und Glauben” zu einer “nicht gerechtfertigten Härte führen”. Was diese Voraussetzung für das Gesetz bedeutet ist nicht klar. Die Formulierung wurde in der BGH-Entscheidung “Wärmetauscher” mit explizitem Hinweis auf § 242 BGB genutzt. Eine Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs, die zu einer unverhältnismäßigen, nicht gerechtfertigten Härte führe, wäre “treuwidrig” (BGH, “Wärmtauscher”, Rnd. 42).

‘Treu und Glauben’ ist Tatbestandsmerkmal

Im neuen Gesetz stellt der Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben nun jedoch ein Tatbestandsmerkmal dar. Der Verletzte muss durch den Unterlassungsanspruch in eine treuwidrige Situation gelangen. Anders gesehen, müsste der Patentinhaber gegen die Gebote von Treu und Glauben verstoßen, d.h. rechtsmissbräuchlich handeln, wenn dieser sein Patent gegen den in einer bestimmten Situation befindlichen Verletzer per Unterlassungsanspruch durchsetzt.

Gemäß § 226 BGB ist solches Handeln unzulässig, das dazu dient, dem anderen zu schaden (Schikaneverbot). Diese Voraussetzung wurde vom britischen High Court als hinreichend für eine Versagung des Unterlassungsanspruchs angesehen ([2005] EWHC 282 (Ch) – Navitaire Inc v EasyJet Airline Co Ltd.). Als schikanös ist bereits ein grobes Missverhältnis anzusehen. 

Aus § 826 BGB ergibt sich ferner, dass vorsätzlich sittenwidriges Handeln unzulässig ist. Sittenwidriges Handeln ist insbesondere als Verstoß gegen die herrschende Verkehrsitte anzusehen. Hier könnte ein Anknüpfungspunkt für einen Antrag auf Einschränkung des Unterlassungsanspruchs liegen, wenn es sich um ein komplexes Produkt handelt, bei dem das Patent nur einen kleinen, aber notwendigen Teil eines technischen Systems schützt. Die Schutzwirkung würde sich demnach effektiv auf das komplette System erstrecken. Eine solche nicht durch die Erfindung gerechtfertigte Schutzerweiterung könnte wider die Verkehrssitte sein. Fraglich wäre dann aber, was zusätzlich für das zuvor diskutierte Merkmal – die “besondere[n] Umstände des Einzelfalls” – gelten müsste und wie die beiden unterschiedlichen Tatbestandsmerkmale zu unterscheiden sind.

Auch die Königsnorm § 242 BGB, die auch in der Entscheidung “Wärmetauscher” angeführt wird, hilft nicht unmittelbar weiter. Danach ist ein Schuldner verpflichtet, eine Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Ein einfaches Modell zur Übertragung auf den patentgemäßen Unterlassungsanspruch ist das nicht.

Ausschluss der Leistungspflicht als Model

Die Gesetzesbegründung mag deswegen vielleicht den § 242 BGB nicht aufgreifen. Stattdessen bezieht sie sich, gleich am Anfang, auf § 275 BGB (“Ausschluss der Leistungspflicht”). Dort werden Treu und Glauben in ähnlicher Formulierung einbezogen: “Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht.” Die Norm bezieht sich auf die Unmöglichkeit der Erbringung einer geschuldeten Leistung und scheint – bezogen auf eine Unterlassungspflicht – der vorliegenden Änderung am nächsten zu kommen. Eine Befreiung von der Leistungspflicht gemäß § 275 BGB kommt nach allgemeiner Auffassung nur in extrem gelagerten Ausnahmefällen in Betracht. Interessanterweise wird der Bezug zu Treu und Glauben im § 275 BGB von der Kommentarliteratur jedoch weitgehend als sinnlos erachtet (z.B. MüKoBGB/Ernst, 8. Aufl. 2019, BGB § 275 Rn. 92, 93). 

‘Treu und Glauben’ als gerichtliche Ermächtigung

Weithin anerkannt ist allerdings, dass die Grundsätze von Treu und Glauben einen Container für Vertrauenselemente, Anstands- und Fairnessmaßstäbe und letztlich allgemeine Gerechtigkeitserwägungen darstellen. Seit langem sieht der BGH in dem Verweis auf Treu und Glauben eine Beauftragung der Rechtssprechung: „Höher als der Wortlaut des Gesetzes steht kein Zweck und Sinn. Diesen im Einzelfall der Rechtsanwendung nutzbar zu machen und danach unter Berücksichtigung von Treu und Glauben den Streitfall einer vernünftigen und billigen Lösung zuzuführen, ist die Aufgabe des Richters“ (BGHZ 2, 176 [184] = NJW 1951, 602). 

Demnach gibt die zusätzliche Einbeziehung von Treu und Glauben dem Gericht den Auftrag im konkreten Einzelfall nach Anhaltspunkten für eine Anwendung der Ausnahmeregelung zu suchen. Dies unterstreicht nochmals die Absicht des Gesetzgebers, eine Ausnahmeregel für treuwidrige Effekte aller Art schaffen zu wollen, ohne diese auf bereits bekannte Tatbestände einzuschränken.

3.3 Die unverhältnismäßige, nicht gerechtfertigte Härte

Was ist “unverhältnismäßige” und “durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte” ist? Das Tatbestandsmerkmal müsste sich als Konsequenz einer die o.g. Tatbstandsmerkmale erfüllenden Unterlassungsverfügung ergeben. Die Abgrenzung einer “unverhältnismäßig[en]” Härte von einer “nicht gerechtfertigt[en]” Härte ist nicht klar. Vielleicht ist mit letzterer eine treuwidrige Härte gemeint, die sich zusätzlich zu einer unverhältnismäßigen Härte bei Gewährung der Unterlassung einstellen müsste. In der Gesetzesbegründung findet sich dazu nur die allgemeine Aussage, dass eine unverhältnismäßige, nicht gerechtfertigte Härte jedenfalls treuwidrig sei (S. 33). Sollten die Gerichte darin eine kumulative Vorraussetzung sehen, dann würde dies die Anzahl der Fälle, für die eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Betracht kommt, weiter reduzieren.

Die untere Grenze einer “unverhältnismäßigen“, “nicht gerechtfertigte[n] Härte” wird dazu bereits in der BGH-Entscheidung “Wärmetauscher” gezogen. Die zwangsläufig mit einem Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung verbundenen Härten (z.B. Einstellung der patentverletzenden Produktion oder des patenverletzenden Betriebs bzw. Vertriebs) sind als verhältnismäßige, durch das Ausschlussrecht gerechtfertigte Härten anzusehen (BGH, “Wärmetauscher”, Rdn 41). Diese konkrete Auffassung übernimmt auch die Gesetzesbegründung.

3.4 Zusammenschau der Tatbestandsmerkmale

In Summe ergibt sich durch die verschiedenen Tatbestandsmerkmale ein schwer überschaubares System von Anforderungen. Die Rechtsprechung muss hier erst noch strukturieren. Normalerweise müssten alle Tatbestandsmerkmale gewürdigt werden. Eine allgemeine Interessensabwägung ist nicht erlaubt. Durch eventuelle Redundanzen, gegenseitige Abhängigkeiten und rechtliche Unbestimmtheit der Tatbestandsmerkmale wird eine effiziente, stückweise Prüfung erschwert. Die Gesetzesänderung umfasst jedenfalls mehrere Anknüpfungspunkte für die Einbeziehung von Verhältnismäßigkeitserwägungen. Über eine Ausnahmeregelung für extrem gelagerte Einzelfälle soll die Gesetzesänderung jedoch nicht hinausgehen. 

4. Flexible Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Die Gesetzesänderung ermöglicht eine flexible Rechtsfolge (“soweit“). Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann zeitlich begrenzt oder zeitlich unbegrenzt erfolgen. Auch andere Differenzierungen erlaubt das neue Gesetz.

Als Beispiele für eine zeitbegrenzte Einschränkung werden in der Gesetzesbegründung die Aufbrauchfrist und die Umstellungsfrist genannt. Eine begrenzte Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird als Regelfall angesehen. Eine unbefristete, vollumfängliche Versagung des Unterlassungsanspruchs wird nach herrschender Meinung dagegen äußerst selten Anwendung finden. Die Gesetzesbegründung ist dazu überbordend eindeutig: “in sehr wenigen besonders gelagerten extremen Fallkonstellationen“.

Die Aufbrauchfrist bedeutet eine Nichtanwendung des Unterlassungsanspruchs für den Verbrauch patentverletzender Produkte. Dies gilt auch für den Vertrieb bereits hergestellter Produkte. Eine Aufbrauchfrist beschränkt den Unterlassungsanspruch somit auf die bereits produzierten Produkte. Auf eine Herstellung neuer Produkte oder das Anbieten von immateriellen Dienstleistungen würde eine Unterlassungsverfügung uneingeschränkt Anwendung finden. Somit dient eine Aufbrauchfrist nur der Verwertung des Lagerbestandes eines Patentverletzers.

Die Umstellungsfrist geht weiter. Sie erlaubt auch die Generierung patentverletzender Gegenstände. Sie kann sich deswegen auf Produkte und auf Dienstleistungen beziehen. Die Herstellung neuer Produkte bzw. das Anbieten patentverletzender Verfahren ist während der Umstellungsfrist möglich. Eine Umstellungsfrist könnte dann in Betracht kommen, wenn der Verletzer einen Markt für einige Zeit weiterversorgen soll bzw. muss. Die “re-training”-Frist, die in einem britischen Verfahren ([2018] EWHC 1256 (Ch) – Edwards Lifescience v Bosten Scientific.) verfügt wurde, ist dafür ein Beispiel. In der “re-training”-Frist konnten sich Chirurgen auf Verwendung patentfreier Herzklappen umstellen.

5. Was ändert sich?

Rufe nach Änderungen der Gesetzeslage fort von einem ‘automatischen’ Unterlassungsanspruch hin zu einem einschränkbaren Unterlassungsanspruch kamen zum einen aus der Großindustrie. Dort sorgt man sich vor Effekten einer Unterlassungsverfügung, die vor dem Hintergrund komplexer Produkte und komplexer Lieferketten, über einen angemessenen Schutz der Erfindung hinausgehen. Des Weiteren wurde angemahnt (z.B. von der englischen Richterschaft), ein ‘automatischer’ Unterlassungsanspruch entspreche nicht den Vorgaben der EU Enforcement Richtlinie, weil diese insbesondere in Artikel 3 “verhältnismäßige” Maßnahmen fordert.

5.1 Einschränkung per Gesetz

Die offensichtlichste Innovation ist die gesetzliche Normierung der Einschränkung. Zuvor existierten entsprechende Einschränkungen nur für Vernichtungs- und Rückrufansprüche (§ 140a PatG). Für den Unterlassungsanspruch, so lässt sich bei systematischer Auslegung schlussfolgern, sollten entsprechende Einschränkungen gerade nicht gelten. Dann hätte auch keine durch Rechtsprechung zu füllende Gesetzeslücke bestanden. Durch die Einschränkung wird eine Verletzung nicht legalisiert (wie beispielsweise bei der Zwangslizenz), sondern lediglich ermöglicht.

5.2 Einwand für Dritte

Eine weitere Innovation ist die Möglichkeit für Dritte eine Unterlassungsverfügung zu verhindern bzw. einzuschränken. Dritte wurden bis zur Gesetzesänderung weder gesetzlich noch richterrechtlich berücksichtigt. Höchstrichterliche Rechtsprechung, welche die Interessen Dritter oder der Öffentlichkeit durch Einschränkung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigten, gab es bis zur Gesetzesänderung nicht. Anders die gesetzlichen Schranken für Vernichtungs- und Rückrufansprüche. Diese umfassen explizit auch die Interessen Dritter (§ 140a Abs. 4 Satz 2 PatG). Außerdem sind die öffentlichen Interessen durch die Zwangslizenz (§ 24 PatG) geschützt.

Ein praktischer Fall in dem Interessen Dritter eine Rolle hätten spielen können, wurde durch das LG Düsseldorf im Jahr 2017 entschieden (4a O 137/15). Das Patent betraf eine Herzklappenprothese. Die Beklagte hatte beantragt, die Unterlassung mit einer Umstellungsfrist einzuschränken. Ansonsten drohe Unterversorgung des (deutschen) Marktes und Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Patienten. Das Landgericht hatte mangels gesetzlicher Grundlagen eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs abgelehnt. Ansprüchen auf Rückruf und Vernichtung hatte es dagegen auf Basis mangelnder Verhältnismäßigkeit nicht stattgegeben. Für ein Patent aus der gleichen Patentfamilie hatte der britische High Court (wie bereits erläutert) dagegen eine 12-monatige Umstellungsfrist (“re-training Frist”) gewährt.

5.3 Ausgleichsanspruch

Absolut innovativ ist der gesetzlich normierte Ausgleichsanspruch. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs muss dem Patentinhaber zwingend in Geld ausgeglichen werden. Der Ausgleichsanspruch wird auch dann fällig, wenn ein Schadensersatzanspruch zu versagen wäre. Der Ausgleich wird den Wegfall des Drohpotenzials umfassen müssen. Weil der Unterlasssungsanspruch auf die Zukunft gerichtet ist, muss auch der Ausgleichsanspruch auf die Zukunft gerichtet sein. Dieser darf – wie das Gesetz jetzt explizit feststellt – den zu entrichtenden Schadensersatz für vergangene Verletzungen nicht betreffen.

Die Einschränkung der Unterlassung soll damit durch eine Geldzahlung ausgeglichen werden. Die Zahlung muss “angemessen” sein. In der Gesetztesbegründung wird vorgeschlagen, die Höhe des Ausgleichsanspruchs gerichtlich im gleichen Urteil festzusetzen (auf Antrag), in dem auch die Einschränkung der Unterlassung verfügt wurde. Diese schnelle Festsetzung kann für Patentinhaber attraktiv sein, da diese Zahlung dann früher als der Schadensersatz durchgesetzt werden könnte. Wie die Höhe des Ausgleichsanspruchs berechnet werden soll, wird nicht erklärt. Verschiedene Vorschläge reichen von einer einfachen bis zu einer dreifachen Lizenzgebühr. Im Falle der patentverletzenden Herzklappen würde es jedoch ökonomisch wenig Sinn machen, dem Verletzer zur Zahlung eines Ausgleichs zu verpflichten, der nahe seinem Gewinn an den Herzklappen liegt. Denn dann würde der Patentverletzer von sich aus die Belieferung des Marktes einstellen, also das beenden, was mit der Umstellungsfrist erreicht werden sollte.

5.4 Aufweichung des Verfügungsrechts

Strikte Zuweisung der Verfügungsgewalt eigentlich effizient

In der Gesetzesänderung kann eine grundsätzliche Verschiebung des Charakters eines Patentes als Eigentumsrecht gesehen werden. Bis zur Gesetzesänderung, so das Narrativ, war ein Patent als absolutes Verfügungsrecht ausgestattet. Die Möglichkeit andere von einer Benutzung der patentgemäßen Erfindung auszuschließen, also die strikte Zuweisung der Verfügungsgewalt, ermöglicht eine optimale Ressourcen-Allokation.

Diese Konfiguration des Patentrechts als exklusives Eigentumsrecht kann mit Ronald Coase und seinem “Coase-Theorem” erklärt werden, für das dieser 1991 den Nobelpreis erhielt. Demnach ist ein volkswirtschaftlich optimaler Schaden bzw. Schadensersatz durch bilaterale Verhandlungen zwischen zwei Parteien erreichbar, sofern eine eindeutige (i.e. exklusive) Zuweisung der schadenverursachenden Resource (i.e. der Verletzung) erfolgt und Transaktionskosten geringfügig ausfallen.

Ausnahmen von dieser eindeutigen Zuweisung gab es im Patentrecht bisher nur, wenn ein Patent eine solch umfassende Monopolstellung verschafft, so dass deutliche Wohlfahrtsverluste für eine Vielzahl von Fällen zu erwarten sind (z.B. bei standardessentiellen Patenten). Allerdings können Abweichungen vom Coase Theorem dann Sinn machen, wenn die Transaktionskosten, der verhandelnden Parteien hoch sind. Dann ergibt sich auch durch bilaterale Verhandlungen keine optimale Lösungen.

Hohe bzw. zu hohe Transaktionskosten können dann anfallen, wenn der Verletzer nur durch eine sehr umfangreiche FTO die Verletzung im Vorfeld hätte feststellen können. Oder wenn eine Umgehungslösung für die verletzende Technologie nur schwer zu implementieren ist. Zum Beispiel, weil dies technisch innerhalb eines komplexen Produktes (ein Produkt mit vielen voneinander abhängigen Teilsystemen) sehr aufwendig ist oder weil für eine Umgehungslösung eine zeitlich aufwendige oder teure Zulassung benötigt würde. Dann könnte eine Abweichung von der Verhandlungslösung gerechtfertigt sein.

Aufweichung verringert Motivationseffekt

Durch die neue Möglichkeit der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ergibt sich – nunmehr auch für den entsprechenden Einzelfall – eine Abkehr vom Coase-Theorem. Damit wird das Patent von einem Eigentumsrecht zu einem Recht herabgesetzt, dessen Verletzung geduldet werden muss – also nicht mehr exklusiv ist. Dem Wesen eines Patentes könnte eine solche Bewertung mehr gerecht werden. Denn anders als ein materielles Eigentum ist eine Information über eine Erfindung ein nicht-rivales Gut, deren Wert sich steigert, je mehr Menschen diese nutzen können. Dabei wird jedoch der Zweck des Patentrechts geschwächt. Nämlich diejenigen zu motivieren, die erfinderisch tätig werden wollen.

Wert der Aufweichung schwer zu ermitteln

Eine weitere Abkehr von der vorherigen Rechtslage und der von Coase favorisierten außergerichtlichen Lösung liegt darin, dass nunmehr im entsprechenden Einzelfall das Gericht die Bewertung eines versagten Unterlassungsanspruchs zu übernehmen hat. Im Normalfall einer Unterlassungsverfügung wird diese Bewertung dagegen den Parteien überlassen. Wenn sich die Parteien außergerichtlich einigen, werden sie, im Sinne des Coase-Theorems, den für die Parteien optimalen Wert für den Verletzungsschaden bzw. dessen Schadensersatz ermitteln.

Für ein Gericht, das die Zustände und Absichten keiner der beiden Parteien vollständig kennt und somit erheblichen Informationsasymmetrien ausgesetzt ist, ist eine solche Bewertung eine schwierige Aufgabe. Das Gericht könnte sich jedoch an der Argumentation des Verletzers orientieren, mit der dieser seinen Antrag auf Einschränkung des Unterlassungsanspruchs substantiiert, z.B. am Vortrag zu den Kosten einer Umgehungslösung.

6. Was bleibt gleich?

Der Gesetzgeber will in seiner Gesetzesänderung allein eine Klarstellung sehen. Dies macht die Gesetzesbegründung gleich im ersten Satz deutlich. Auf die Klarstellung wird in der Begründung noch 13-mal hingewiesen. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit war bereits in der BGH Entscheidung “Wärmetauscher” festgestellt worden und stellt insofern keine Innovation dar.

Mit den normalen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts muss ein Verletzer leben. Wie auch die eingangs genannten Szenarien zeigen, ist erhebliches, auf einen Sonderfall bezogenes Vorbringen erforderlich, um die Ausnahmeregelung zu aktivieren. Dies war grundsätzlich auch vor der Gesetzesänderung nicht anders, wie das BGH-Urteil “Wärmetauscher” gezeigt hat. Dass dies bisher nicht öfter erfolgte bzw. zumindest beantragt wurde, mag an mangelnder Signalwirkung einer gesetzlichen Normierung gelegen haben. Eine “normale” Patentverletzung wird jedoch auch jetzt regelmäßig nicht zu einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs führen können.

Die Ausnahmeregelung macht die Zwangslizenz (§ 24 PatG) nicht obsolet. Und das obwohl die Schwelle zur Aktivierung der Ausnahmeregelung unterhalb der für die Zwangslizenz liegen muss. Denn  bei der Zwangslizenz wird eine legale Nutzung geschaffen. Durch die Ausnahmeregelung wird eine Verletzung geduldet und auf eine angemessene Ausgleichszahlung transformiert. Der Unterlassungsanspruch bleibt in jedem Fall verschuldensunabhängig. Der Schadensersatz bleibt weiterhin geschuldet. Auch, wenn eine Einschränkung samt Ausgleichszahlung verfügt wurde.

Damit bleibt das Patent im Normalfall ein exklusives Eigentumsrecht, dessen Verletzung nicht geduldet werden braucht, sondern welches durch die Möglichkeit einer Unterlassungsverfügung auch Wirkung in die Zukunft entfalten kann. Damit verschafft ein Patent im Regelfall eine unveränderte mächtige Verhandlungsposition.

7. Fazit

Mehr als nur eine Klarstellung

Trotz anders lautender Beteuerungen in der Gesetzesbegründung stellt die Gesetzesänderung mehr als eine Klarstellung dar. Eine Einbeziehung Dritter bei Interessensabwägungen mit dem Patentinhaber war vorher nicht möglich. Auch hinsichtlich einer Interessensabwägung zwischen Verletzer und Patentinhaber werden nunmehr konkrete Tatbestandsmerkmale bestimmt, die für eine Einschränkung des Unterlasssungsanspruchs zu erfüllen sind. Deren Subsumption im Anwendungsfall bedarf jedoch noch richterlicher Strukturierung. Die Gesetzesänderung erscheint damit eher als Konkretisierung statt als Klarstellung.

Die Anwendung wird auf Ausnahmen im Einzelfall beschränkt bleiben. Andererseits umfasst sie das beruhigende Signal an Technologieanwender im Einzelfall vor unverhältnismäßigen Effekten eines Unterlassungsanspruchs verschont bleiben zu können.

Dauerhafte Einschränkungen der Unterlassung unwahrscheinlich

Bei Vorliegen einer Ausnahme, die eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigt, ist eine teilweise, z.B. eine befristete, Einschränkung am wahrscheinlichsten. Vollumfängliche, dauerhafte Einschränkungen dürften die absolute Ausnahme sein. Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs könnten sich insbesondere bei komplexen Produkten und Dienstleistungen, stark reglementierten Märkten oder in Verbindung mit einer sicherzustellenden Marktversorgung ergeben.

Einigungen weniger wahrscheinlich

Das deutsche Patentrecht favorisiert eine außergerichtliche Einigung (gemäß des Coase Theorems) weit stärker als das US-amerikanische oder das britische Patentrecht. Dies ist zum einen durch das Bifurkationssystem begründet, in dem sich für die Parteien etliche Zeitpunkte ergeben, zu denen eine außergerichtliche Lösung (erneut) gesucht werden kann. Auch der zunächst dem Grunde nach festgestellte Schadensersatzanspruch, der erst in einem nachgelagerten Höheverfahren beziffert werden muss, motiviert die streitenden Parteien zwischendurch eine außergerichtliche Lösung zu suchen. Die Gesetzesänderung weicht diese grundsätzliche Ausrichtung etwas auf. Im Fall der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wird eine außergerichtliche Einigung unwahrscheinlicher. Dem Gericht obliegt dagegen die schwere Aufgabe, eine verhältnismäßige Einschränkung des Unterlassungsanspruchs und einen monetären Wert zum Ausgleich der Einschränkung zu ermitteln.

Kritiker, die bisher eine unzureichende Umsetzung der Enforcement-Richtlinie bemängelten, dürften durch die neue Gesetzgebung verstummen. Mit der Gesetzesänderung ist nunmehr eine vollumfängliche, EU-konforme Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanpruchs im deutschen Patenrecht gegeben.

8. Rat

Patentinhabern wird geraten, wenn möglich, zunächst eine außergerichtliche Einigung mit einem Patentverletzer zu suchen und dabei offensichtlich überzogene Extremforderungen oder Handlungen, die als treuwidrig ausgelegt werden könnten, zu vermeiden. Der Unterlassungsanspruch kann in diesem Rahmen nach wie vor als mächtiges Druckmittel eingesetzt werden.

Nutzern von möglicherweise patentierten Technologien wird geraten, vor Markteintritt eine FTO durchzuführen, um das tatsächliche Risiko einer Verletzung zu reduzieren und durch die FTO Sensibilität für intellektuelles Eigentum anderer zu dokumentieren. Berechtigungsanfragen sollten zudem sorgfältig beantwortet werden.

Patentverletzer sollten Umstände, die auf eine Ausnahmesituation hinweisen, schnellstmöglich sammeln und dem Patentinhaber kommunizieren. Anhaltspunkte dafür können dort zu finden sein, wo ein Unterlassungsanspruch weit mehr betrifft als die patentierte Erfindung oder das Leben Dritter gefährdet.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

 

> Mehr Lesen
Patentschutz für Startups

Patente für Startups

Patente – Chancen und Professionalität für Technologie-Startups

Patente ermöglichen es, Dritte vom Markt für eine Erfindung auszuschließen oder dafür Lizenzgebühren zu verlangen. Außerdem signalisieren sie Innovationskraft und professionelles Management. Jedoch sind sie nicht für alle Startups geeignet und ‘no free lunch’.

“The Billion Dollar Code”

Die Netflix-Serie „The Billion Dollar Code“ basiert auf der realen Geschichte der Erfinder von „TerraVision“, einem Verfahren zur Darstellung computergenerierter Bilder, und Ihrem Kampf um Anerkennung einer Verletzung ihres dafür erteilten Patentes durch die Firma Google.

Das David-gegen-Goliath-Szenario scheint einen seltenen und für ein breites Publikum konstruierten Streit darzustellen. Aber ganz so selten sind solche Szenarios in der Realität nicht. Über 20 Prozent der beispielsweise beim Europäischen Patentamt eingereichten Patentanmeldungen stammen von kleinen und mittleren Unternehmen. Die meisten Verletzungsklagen richten sich jedoch, wenig überraschend, gegen große Unternehmen.

Besonders für Startups kann es sinnvoll sein, die eigenen Innovationen mit Patenten abzusichern. Investoren goutieren diese Maßnahme, denn sie minimiert die Risiken einer Fehlinvestition und zeigt Professionalität.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen und worauf ist grundsätzlich zu achten?

Neue und erfinderische Technologien

Volkswirtschaftlich gesehen stellen Patente ein staatliches Steuerungsmittel zur Förderung technischer Innovationen dar. Dem Patentinhaber wird gegen Veröffentlichung seiner Technologie ein Ausschluss Dritter von einer Benutzung der patentgeschützten Erfindung für 20 Jahre ermöglicht.

Allerdings sind seitens des Patentinhabers neben einer technischen Beschreibung seiner Erfindung einige Investitionen an Kapital und Kommunikation erforderlich. Grundsätzliches Wissen über Patente und deren Durchsetzung vereinfacht eine Bewirtschaftung des eigenen geistigen Eigentums zudem.

Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen – so steht es im Gesetz. Patentierbare Erfindungen können aus allen Ingenieursfeldern sowie Informatik, Biologie, Pharmazie und Chemie stammen. Patentschutz kann für Vorrichtungen, Verfahren oder Verwendungen erlangt werden.

Patente auf Software

Hartnäckig hält sich das Vorurteil, software-basierte Erfindungen seien nicht patentierbar. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für Erfindungen in Software, die keine Technologie  betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Geschäftsverfahren. Ein Verfahren zum Ermitteln der treusten Kunden aus einer Datenbank ist nicht patentierbar.

In der Praxis richtet sich die Patentierbarkeit von computer-implementierten Erfindungen (so der Fachausdruck) nach den bereits genannten Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Eigenschaften der Erfindung, die keinen technischen Beitrag leisten, bleiben bei der Prüfung durch das Patentamt unberücksichtigt.

Computer-implementierte Erfindungen stellen im Bereich Elektrotechnik, Messtechnik und in der Computertechnik mittlerweile einen hohen Anteil der erteilten Patente dar. Auch das Patent der Firma „ART+COM“, das im „Billion Dollar Code“ verewigt wurde, war ein Softwarepatent. Viel bekannter für Softwarepatente ist jedoch deren Gegenspieler, die Firma Google, zum Beispiel für ihr berühmtes Patent auf den „Page-Rank“ Algorithmus, der auch heute noch in der Suchmaschine wirken soll.

Kosten

Ein Patent ist eine Investition. Die Kosten einer Patentanmeldung umfassen die Vergütung für Beratung und Ausarbeitung durch einen Patentanwalt. Außerdem fallen die Gebühren des Patentamtes an. Bis zur Erteilung werden normalerweise weitere Ausgaben fällig. Dies gilt insbesondere, wenn das Patentamt relevanten Stand-der-Technik recherchiert, demgegenüber die zu patentierende Erfindung durch den Patentanwalt abgegrenzt werden muss.

Für ein europäisches Patent ist bis zur Erteilung ungefähr mit 10.000 € an Kosten zu rechnen. Dazu kommen später jährliche Verlängerungsgebühren in den Ländern, auf die sich der Patentschutz erstrecken soll.

Für Startups gibt es auf Bundes- und Länderebene entsprechende Fördermöglichkeiten.

Wirkung eines Patentes

Den Kosten steht die mächtige Wirkung eines Patentes gegenüber. Der Patentinhaber kann im nationalen Geltungsbereich des Patentes in der Regel jeden Dritten von der Benutzung und dem Vertrieb der patentierten Erfindung und damit vom Markt ausschließen.

Ein Patent ist verletzt, wenn alle Merkmale eines Anspruchs von einem Dritten verwirklicht werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Patentinhaber auch eigene Produkte oder Dienstleistungen vermarktet. Zusätzlich zur Unterlassung der Verletzung kann der Patentinhaber Schadensersatz für in der Vergangenheit liegende Verletzungen seines Patentes verlangen.

Schadensersatz kann beispielsweise den Gewinn betreffen, den der Verletzer durch die Patentverletzung erzielt hat. Allein der Aufwand zur Rechnungslegung stellt ein großes Kostenrisiko dar. Eine Berechtigungsanfrage sorgt somit oft bereits für Gesprächsbereitschaft bei einem möglichen Patentverletzer. Diese wird – falls sich der Verletzungsvorwurf nicht entkräften lässt – regelmäßig in Lizenzverhandlungen münden, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden.

Verletzungsklage

Eine Verletzungsklage ist die Ultima Ratio, wenn eine Einigung mit einem Patentverletzer nicht gelingt. In Deutschland kommen die Landgerichte in Düsseldorf, München, Mannheim und Hamburg dank ihrer großen Expertise für eine Verletzungsklage in Betracht. Sollte es dazu kommen, wird der Verletzungsbeklagte versuchen, das Patent für nichtig erklären zu lassen. Das erfolgt über eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in München.

Patentstreitigkeiten sind in der Regel teuer. Streitwerte von mehreren Millionen Euro sind normal. Auch deswegen gilt es, das Für und Wider gut abzuwägen und, wenn möglich, auch während der Klage noch, eine Einigung herbeizuführen.

Patentanwälte

Mehr Information über die angesprochenen Themen können Patentanwälte geben. Diese haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium und eine mehrjährige Ausbildung im Recht für geistiges Eigentum.

Ein gutes Verhältnis zu einem Patentanwalt ermöglicht eine sinnvolle Entwicklung eines Patentportfolios. Dies gilt auch für andere gewerbliche Schutzrechte, z.B. Marken und Designs. Zudem ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit einem Patentanwalt eine effektive Durchsetzung eigener Patente sowie eine wirksame Verteidigung gegen Patente Dritter.

Auch im „The Billion Dollar Code“ wird klar: Verhandeln über eine Patentverletzung ohne professionellen, patentanwaltlichen Beistand ist ein Fehler, der später nur schwer zu korrigieren ist.

Fazit

Für Startups, die sich auf technische Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, kann ein Patent (oder ein strategisch aufgebautes Patentportfolio) ein wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen und nachhaltigen Marktzugang darstellen. Ein Patent ist jedoch ein mächtiges wirtschaftliches Instrument, bei dem es einiges zu beachten gibt. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Patentanwalt von Anfang an ist deshalb ratsam.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen

Podcast zu IP in China

Für den Podcast “Mittelstand im Wandel” wurden unsere Patentanwälte Ludwig Lindermayer und Dr. Martin Kuschel eingeladen. Thema war der gewerbliche Rechtsschutz bzw. IP in China. Vor allem grundsätzliche Strategien wurden besprochen, die sich für deutsche Firmen anbieten, wenn geistiges Eigentum in China abgesichert werden soll. 

Das Reich der Mitte hat mittlerweile ein ausgereiftes und effektives System für Patente, Marken und Designs. Zu einem nicht unerheblichen Teil hat dafür das deutsche Rechtssystem Modell gestanden. Das und Vieles mehr haben unsere Anwälte im professionellen und kurzweiligen Gespräch mit den beiden Gastgebern, Herrn Pinker und Herr von Michel, diskutiert.

Hier gehts zur Aufnahme:

> Mehr Lesen
Vorträge für KMU

Hocherfreut konnten Herr Lindermayer und Herr Kuschel nach pandemiebedingter Pause wieder an einer Veranstaltung, diesmal für KMU, teilnehmen. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. (kurz BVMW) hatte eingeladen zu aktuellen Themen und Entwicklungen im IP Management.

Die Veranstaltung fand am 28. September 2021 im Künstlerhaus in München satt. Herr Lindermayer trug zu ‘Marken und Patente in China’ vor. Herr Kuschel zum ‘Patentschutz auf Software, insbesondere Simulationen’. Im Kreis aus Wirtschaftsvertretern und Anwälten kam es zu interessanten Gesprächen, weit über die vorgetragenen Themen hinaus.

Anbei der Bericht:
https://www.bvmw.de/landesgeschaeftsstelle-bayern/news/10571/bvmw-event-zu-aktuellen-themen-und-entwicklungen-im-ip-management/.

> Mehr Lesen
Griffbereich des Fachmanns

Der fachmännische Griffbereich

Die Rechtsfigur des fachmännischen Griffbereichs dient dazu ohne konkrete Veranlassung – also im Wesentlichen veranlassungslos – Merkmale zur Argumentation für das Naheliegen einer Erfindung heranzuziehen. Zur Erinnerung: ein Anlass oder eine Anregung ist für den Fachmann im Allgemeinen erforderlich, um eine bekannte Technologie weiterzuentwickeln. Die gilt gerade auch dann, wenn die Weiterentwicklung nahegelegt, also ohne erfinderische Tätigkeit, erfolgt sein soll.

BGH “Führungsschienenanordnung”

Dazu stellt der BGH in der jüngst ergangenen Entscheidung “Führungsschienenanordnung” vom 15. Juni 2021 (X ZR 58/19) fest:
“Wenn ein bestimmtes Mittel als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen.“ 

Der BGH rundet hier eine Rechtsprechungslinie ab, die in den letzten Jahren nur eine Richtung kannte: Den Griffbereich des Fachmanns durch Aufstellen von notwendigen Anforderungen zu verkleinern. Die veranlassungslose Einordnung von Anspruchsmerkmalen in den Griffbereich des Fachmanns war eine oft missbrauchte Methode, um ohne jeglichen Aufwand ein Naheliegen einer Erfindung zu begründen und damit deren Patentierbarkeit zu versagen. Dieser Vorgehensweise war im grobschlächtigen Argumenteaustausch des Prüfungsverfahrens anmelderseitig nur schwer beizukommen.

BGH “Farbversorgungssystem”

Bereits in der Entscheidung „Farbversorgungssystem“ (BGH GRUR 2014, 647) hatte der BGH festgestellt:
Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel Ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

BGH “Spinfrequenz”

In der Entscheidung „Spinfrequenz“ (BGH GRUR 2018, 509) bestätigte der BGH diese Rechtsprechung auch für andere als maschinenbautechnische Lösungen:
“Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.”

BGH “Kinderbett”

Nichts anderes, allein mit anderen Worten, hatte der BGH in der Entscheidung „Kinderbett“ (BGH GRUR 2018, 716) formuliert:
„Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne Weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt.

Zusammenfassung

In der aktuellen Entscheidung bestätigt der BGH, dass im Griffbereich des Fachmanns nur Standardmerkmale liegen können, die sich im Rahmen der offenbarten Erfindung als objektiv zweckmäßig darstellen. Allein normale Nachteile, die sich dabei einstellen könnten, oder die Existenz anderer Ausführungsformen sind nicht mehr als gegenteilige, griffbereichsausschließende Umstände anzusehen.

Damit hat der BGH ein oft missbrauchtes Totschlagargument auf eine sinnvolle Schranke für erfinderische Tätigkeit zurückgeführt, deren Begründung nunmehr zudem aufwendiger sein wird.

Für das allgemeine Fachwissen gilt nach wie vor, was der BGH bereits 2009 in der Entscheidung “Airbag-Auslösesteuerung” (BGH GRUR 2009, 743) prägnant als Leitsatz formulierte:
“Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen.

 

Autor: Dr. Martin Kuschel

> Mehr Lesen

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie einer Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen