NEWS & INSIGHTS

Zum Jahreswechsel 2023/24 soll das chinesische Markenrecht bedeutende Veränderungen erfahren. Eine möglicherweise sehr erleichternde Änderung im Verwaltungsverfahren und Auslegungen bei der Benutzungsabsicht sind bereits im Gange.

 

I. Verwaltungsverfahren 

  1. Haager Beglaubigungsübereinkommen

Am 8. März diesen Jahres ist China dem Haager Beglaubigungsübereinkommen beigetreten, wobei der Effekt ab 07. November 2023 eintreten wird. Durch den Beitritt zum Übereinkommen wird das Beglaubigungsverfahren für öffentliche Dokumente, zu denen gerichtliche, amtliche und notarielle Dokumente gehören, vereinfacht. Die bisherige sehr aufwändige und zeitraubende Legalisation wird durch die Apostille ersetzt. Es ist möglich, dass ausländische Unternehmen in Zukunft nicht mehr den Legalisierungsprozess durchlaufen müssen, wenn sie Dokumente zur Vorlage bei chinesischen Gerichten vorbereiten. Der Konjunktiv des vorherigen Satzes ist Absicht da noch nicht klar ist, ob die Erleichterungen dann tatsächlich auch vollumfänglich eintreten. Die weitere Entwicklung wird dies zeigen. Der Beitritt alleine ist aber bereits eine durchaus positive Entwicklung.

 

  1. Benutzungsabsicht bei “Massenanmeldungen”

Bisherige Erfahrungen lassen erkennen, dass seitens der CNIPA schneller Bösgläubigkeit angenommen wird, wenn es um “Massenanmeldungen” Marken geht. Der Vorstoß richtet sich grundsätzlich gegen die Praxis von Trademark Squattern, welche eine Vielzahl von meist auch unzusammenhängenden Marken anmelden. Allerdings kann diese neue Praxis auch schnell zum Problem für gutgläubige Anmelder werden, die z.B. die Markeinführung eines neuen Produktes durch mehrere Markenanmeldungen absichern wollen. Sollte die CNIPA bei grundsätzlich gutgläubigen Anmeldungen dennoch die Eintragung wegen Zweifeln an der Benutzungsabsicht versagen, kann die Anmelderin z.B. durch Erklärung und Nachweise versuchen die Amtsmeinung zu ändern. Es wird sehr interessant werden in welche Richtung sich die Amtspraxis verfestigen wird, da hier durchaus hohes Problempotential für gutgläubige Anmelderinnen besteht.

 

II. Änderungen im Markenrecht 

  1. Übertragung bösgläubiger Marken

Es soll nach dem Gesetzesvorschlag möglich werden bösgläubig angemeldete Marken nicht nur wie bisher zu löschen, sondern diese auf die rechtmäßige Markeninhaberin zu übertragen. Der Antrag ist an einige Bedingungen geknüpft, welche jedoch in den allermeisten Fällen gut zu erfüllen sein dürften. Mit dieser Änderung wird ein durchaus bedeutendes neues Werkzeug geschaffen, um gegen Trademark Squatter vorzugehen.

 

  1. Nachweis der Benutzung

Ähnlich wie im US-Recht sieht der Änderungsvorschlag die Einführung verschärfte Benutzungsregelungen vor. So soll für die Anmelderin die Verpflichtung zur Benutzung seiner Marken zum Zeitpunkt der Einreichung gefordert werden. Weiterhin soll die Markeninhaberin aufgefordert werden Erklärungen über die Benutzung oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf von 5 Jahren ab dem Datum der Markeneintragung vorzulegen.

 

  1. Verbot von Wiederanmeldungen

Wiederanmeldungen einer identischen Marke durch dieselbe Anmelderin sollen verboten werden. Es wird zu beobachten sein, wie genau dieses Verbot durchgesetzt wird, da die Wiederanmeldung zumindest derzeit noch ein probates Werkzeug bei Markenproblemen ist und mit der Änderung möglicherweise verloren geht.

 

  1. Verkürzung der Widerspruchsfrist

Die Widerspruchsfrist soll von drei auf zwei Monate verkürzt werden.

 

  1. Consent Letters

Letters of Consent waren bis vor Kurzem ein probates Mittel z.B. im Eintragungsverfahren eine Beanstandung der CNIPA hinsichtlich dem Bestehen einer älteren Eintragung aus räumen zu können. Leider hat sich hier die Praxis stark geändert und ein Consent Letter ist nun nur noch in den allerwenigsten Ausnahmen ein wirksames Mittel. Seit ca. August 2021 lehnt die CNIPA mit steigernder Anzahl Consent Letters ab.

 

  1. Vorgehen gegen Trademark Squatter basierend auf unlauterem Wettbewerb

In 2022 wurde das erste Mal Trademark Squatting einer Marke als unlauterer Wettbewerb, der dem Kläger zivilrechtliche Ansprüche einräumt anerkannt (“In-Sink-Erator Case”). Die Beklagte wurde zu einer Schadenersatzzahlung von ca. USD 230.000 verurteilt. Dies ist sehr zu begrüßen und eröffnet Geschädigten eine interessante neue Möglichkeit sich zu wehren.

 

III. Fazit

Die Änderungen sind von durchaus tiefgreifender und grundsätzlich begrüßenswerter Natur. Allerdings lassen sie in manchen Bereichen bisherige Markenstrategien auch unwirksam werden. Es wird sehr interessant zu beobachten in welche Richtung sich die Praxis verfestigt und ob es durch die Änderungen und deren Implementierung und Ausführung in der täglichen Praxis zu Lücken kommt.

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– von Ludwig Lindermayer –

Wir bei PAUSTIAN & PARTNER freuen uns sehr über und auf die Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle Bayern des BVMW im Rahmen eines China-IP-Helpdesk für Mitgliedsunternehmen.

Zum Themenkreis passend tritt mit dem heutigen Tag (01. Juni 2021) in China das geänderte Patentrecht in Kraft.

Unter anderem enthält es Änderungen zu:
– Erhöhung der Strafen bei Verletzungen und Einführung von gesetzlichem Schadensersatz (ziemlich interessant für Patentinhaber)
– Designpatente, es sind nun auch Teildesigns möglich
– Verlängerungen der Patentlaufzeit (patent term extensions – ähnlich zum Verfahren in den USA)
– spezielle Regelungen hinsichtlich Neuheit in besonderen Fällen (z.B. nationaler Notfall)
– spezielle Verfahren für die pharmazeutische Industrie um die Marktzulassung angesichts einer möglichen Patentverletzung zu verhindern

Alles in allem sehr interessante Neuerungen, welche die Position der Patentinhaber und -anmelder stärken werden.
Jedoch bleibt es wie immer ab zu warten, wie die Änderungen im realen “Gerichtsleben” gelebt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns für Details rund um das geänderte Patentrecht in China oder IP in China generell – wir freuen uns weiterhelfen zu können!

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Trademarks and Brexit

– von Ludwig Lindermayer – 

Managerfreundliche Fassung mit reduzierter Detailtiefe – bitte kontaktieren Sie uns für langweilige und umfassende anwaltliche Ausführungen. 😉

 

Zusammenfassung:

  • Die Bedingungen des Austrittsabkommens werden angewandt.
  • Kein unmittelbarer Handlungsbedarf für registrierte Gemeinschaftsmarken (GM).
  • Handlungsbedarf bei noch anhängigen und zukünftigen GM.

Das Handelsabkommen von Heilig Abend (24. Dez. 20) zwischen GB und der EU ändert nicht die Bedingungen des Austrittsabkommens (siehe I.), könnte jedoch zukünftig potentielle Probleme verursachen (siehe II.)

Das im folgenden wichtigste Datum ist der 01. Januar 2021. Jede GM, welches an diesem Tag registriert ist, wird im folgenden “registriert” bezeichnet und jedes angemeldete, jedoch noch nicht registrierte GM wird als “anhängig” bezeichnet.

 

I. Bedingungen des Austrittsabkommens im Kurzüberblick

1) Für jede registrierte GM wird kostenfrei eine entsprechende Marke in GB durch das britische Patent- und Markenamt (UKIPO) geschaffen. Es werden keine Urkunden ausgestellt und die Erneuerungsgebühren dieser Marke sind am selben Tag fällig, wie die des GM.

2) Für anhängige GM gibt es einen Zeitraum bis incl. 30. September 2021, um eine entsprechende GB-Marke zu beantragen. Amtskosten werden fällig und ein Vertreter / Adresse in GB ist notwendig.

3) Jede GM, welche nach dem 01. Januar 2021 eingereicht wird, umfasst GB nicht mehr und eine eigenständige Anmeldung muss in GB eingereicht werden.

4) Abgesehen von Verfahren vor dem UKIPO gibt es für weitere drei Jahre (bis 31. Dezember 2023) keine Notwendigkeit für einen Vertreter / eine Adresse in GB.

 

II. Mögliche Probleme für Markenanmelder / -inhaber

1) Potentielle Falle für Markenanmelder?

Gibt es eine potentielle Falle für Markenanmelder, die eine von der anhängigen GM unterschiedliche GB-Marke beantragen?

Zitat von der GB-Regierungs-Homepage:

“You may be intending to file a UK trade mark application that does not correspond to a pending EUTM application in the nine months after the end of the transition period. If so, you should note that someone could [f]ile a UK application after yours and claim the earlier date of a corresponding EUTM application that was pending on 1 January 2021. Where this happens, the later-filed UK application will take precedence.”

Wäre das Obige korrekt, könnte sich die Möglichkeit für sogenanntes “trademark grabbing” durch Dritte zum Nachteil des GM-Anmelders ergeben.

Jedoch scheint die obige Aussage fehlerbehaftet, da das Prioritätsrecht nach Artikel 59 des Austrittsabkommens ein solches Recht nur der Person zukommen lässt, welche die vorherige GM eingereicht hat und nicht einfach irgendwer dieses Recht beanspruchen kann.

Tatsächlich erscheint es in den allermeisten Fällen jedoch ratsam in GB eine der GM entsprechende Anmeldung einzureichen, um ganz generell Prioritätsproblemen aus dem Weg zu gehen.

 

2) Rechtserhaltende Benutzung

Fortan ist die rechtserhaltende Benutzung und deren Nachweis komplizierter und teilt sich im Wesentlichen in Zeiträume vor und nach dem 01. Januar 2021 auf. Es ist -wie ganz allgemein hinsichtlich dieses Themas- empfehlenswert fortlaufend Benutzungsbeweise für jede Jurisidiktion, in welcher eine Marke angemeldet ist, zu sammeln. Hier sowohl in der EU als auch in GB.

 

3) Erschöpfung

Das Handelsabkommen legt fest, dass die Erschöpfung von Schutzrechten (Article IP.5) durch die EU und GB festgelegt werden kann. Dies bezieht sich auf alle Schutzrechte, also auch Patente. Man darf hitzige Diskussionen und Probleme in diesem Punkt erwarten, da er eng mit der Frage von IP-Verletzungen verknüpft ist.

 

4) Geographische Herkunftsangaben

Geographische Herkunftsangaben könnten in zukünftigen Anmeldeverfahren Probleme bereiten, da es derzeit keine verbindlichen Regelungen für den Schutz und die effektive Durchsetzbarkeit dieser gibt (siehe Article IP.57).

 

Im Wesentlichen ist das Obige auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwendbar.

Natürlich werden wir unsere Mandanten hinsichtlich ihrer Optionen und möglichen ToDos informieren.

Nachdem der obige Artikel kurz und inhaltlich nicht umfassend ist, sind Sie herzlich eingeladen uns hinsichtlich aller Fragen zu kontaktieren.

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