„a) Tiere, die dem Kaiser gehören,
b) einbalsamierte Tiere,
c) gezähmte,
d) Milchschweine,
e) Sirenen,
f) Fabeltiere,
g) herrenlose Hunde,
h) in diese Gruppierung gehörige,
i) die sich wie Tolle gebärden,
k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind,
l) und so weiter,
m) die den Wasserkrug zerbrochen haben,
n) die von weitem wie Fliegen aussehen.“

Diese für viele absurd klingende Aufzählung offenbart auf humoristische Art typische Problemfelder bei der Kategorisierung von Information, und damit auch beim Aufstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen: Wie abstrakt bzw. konkret sind Waren und Dienstleistungen zu erfassen, damit sie effektiv und vollständig geschützt werden? Welche Kategorien werden gerade noch akzeptiert und welche nicht? Welche Hierarchien sind zweckmäßig? Oder, welche unbewussten Annahmen liegen gewählten Kategorisierungen zu Grunde? Allgemein: Welche sprachlichen und inhaltlichen Probleme verbergen sich hinter dem Erstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen?

Im Folgenden werden dazu gesetzliche Rahmenbedingungen für deutsche, europäische und internationale Marken beschrieben sowie Entwicklungstendenzen zur Vereinheitlichung der Erstellung von Waren und Dienstleistungsverzeichnissen, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung “IP-Translator”. Daraus ergeben sich einige wichtige Konsequenzen für die Praxis.

I. Nizza Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation von 15. Juni 1957 bildet eine wesentliche Basis für die Markenpraxis nahezu aller Rechtskreise. Sie wird von der WIPO verwaltet und besteht aus zwei Teilen: der Klasseneinteilung und der Alphabetischen Liste. Die Klasseneinteilung umfasst Oberbegriffe und Erläuterungen zu deren Auslegung. Die Alphabetische Liste umfasst Waren und Dienstleistungen, die unter die Oberbegriffe der Klassen fallen.

Die Nizza-Klassifikation beruht (mittlerweile) auf dem Grundgedanken der Vollständigkeit. Sie sieht die Aufteilung aller denkbaren Waren und Dienstleistungen in 45 Klassen vor (34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen) und wird jährlich aktualisiert. Es soll keine Waren- und Dienstleistungen geben, die nicht unter wenigstens eine Klasse fallen. Auffangklassen sind nicht vorgesehen. Für Waren und Dienstleistungen, die nicht in der Alphabetischen Liste aufgeführt sind, muss die Klassenzugehörigkeit durch Auslegung bestimmt werden.

Aufgrund des Prinzips der Vollständigkeit kann eine Ware oder eine Dienstleistung sich zur Nizza-Klassifizierung generell wie folgt verhalten:

1. Sie kann unter einen Oberbegriff einer bestimmten Klasse fallen und in der Alphabetischen Liste genannt sein. Zum Beispiel fällt der Begriff „Sandalen“ unter den Oberbegriff „Schuhwaren“ in Klasse 25. Zudem wird er in der Alphabetischen Liste aufgeführt.

2. Sie kann unter einen Oberbegriff fallen, aber nicht in der Alphabetischen Liste genannt sein. Zum Beispiel ist „Fischsauce“ nicht in der Alphabetischen Liste aufgeführt, würde aber durch Auslegung als Aroma- und Lebensmittel unter die Klasse 30 einzuordnen sein.

3. Sie kann unter einer Klasse eingeordnet sein, aber dort unter keinen Oberbegriff fallen, jedoch in der Alphabetischen Liste genannt sein. Zum Beispiel sind „Übersetzungsdienstleistungen“ in Klasse 41 oder „Notenständer“ in Klasse 15 eingeordnet. Diese Waren und Dienstleistungen sind auch als „Orphans“ bekannt.

4. Sie kann unter eine Klasse fallen, aber weder von einem der Klassenoberbegriffe umfasst noch in der Alphabetischen Liste genannt sein. Dies gilt zum Beispiel für “Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schuhe“ in Klasse 15.

II. Unionsmarke

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse von Unionsmarken werden nach Nizza kategorisiert. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss klar und eindeutig aus sich heraus sein (A. 33 Abs. 2) UMV), z.B. durch Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation (A. 33 Abs. 3 UMV). Diese gesetzliche Anforderung ist eine unmittelbare Konsequenz aus der Entscheidung “IP-Translator” (EuGH C-307/10, GRUR 2012, 822), welche die Verwendung von Begriffen der Nizza-Klassifikation für Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse neu regelte.

Der Anmelder ist für eine klare und eindeutige Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verantwortlich (A. 33 Abs. 4 UMV). Oberbegriffe sind so auszulegen, dass nur Waren und Dienstleistungen umfasst sind, die eindeutig unter den jeweiligen Oberbegriff fallen (A. 33 Abs. 5 UMV). Dabei ist bei der initialen Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bereits darauf zu achten, dass die Oberbegriffe nicht zu eng gewählt werden. Eine Konkretisierung ist nachträglich erlaubt. Eine Erweiterung auf nicht erwähnte Waren und Dienstleistungen ist dagegen verboten.

Der Gesetzgeber hatte eine solche Erweiterung (und damit einen Verstoß gegen ein Grundprinzip des Markenrechts) einmalig als Konsequenz der Entscheidung IP-Translator ermöglicht, um bis dahin entstandene verschiedene Kategorisierungsmethoden zu vereinheitlichen. Bis zum 22. Juni 2012 wurden Unionsmarken teilweise allein für eine oder mehrere Klassenüberschriften (also für alle entsprechenden Oberbegriffe) der Nizza-Klassifikation eingetragen – ohne weitere Konkretisierung. Die Inhaber dieser Marken durften bis zum 24. September 2016 erklären, auch Waren und Dienstleistungen umfassen zu wollen, die von der wörtlichen Bedeutung eine Überschrift der betreffenden Klasse abweichen, die sie aber ursprünglich auch beabsichtigt hatten (A. 33 Abs. 8 UMV). Diese nachträgliche Ergänzungsmöglichkeit zeigt, wie wichtig dem Gesetzgeber mittlerweile Klarheit und Eindeutigkeit der ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist.

Dennoch: Auch nach der Harmonisierung durch die Entscheidung IP-Translator gibt es eine erhebliche Grauzone zwischen dem, was von den Oberbegriffen oder – allgemeiner – Kategoriebegriffen in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eindeutig erfasst ist und dem, was eindeutig nicht erfasst ist bzw. nicht darunter erfasst werden kann (BeckOK MarkenR/v. Bomhard/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Art. 33 Rn. 9-12).

Grundsätzlich gilt aber: Der Schutzbereich einer Marke wird durch das ursprünglich eingereichte Verzeichnis festgelegt. Dieser kann später nicht mehr erweitert werden (BeckOK MarkenR/v. Bomhard/Rohlfing-Dijoux UMV 2017 Art. 33 Rn. 3-6). Sind weitere Waren und Dienstleistungen beabsichtigt, muss die Marke erneut angemeldet werden.

Die Klassifizierung dient nicht nur der Gebührenfeststellung. Sie wird auch für eine Auslegung der unter sie kategorisierten Waren herangezogen. Beansprucht ein Anmelder beispielsweise Tee in Klasse 5 (pharmazeutische Erzeugnisse und andere Erzeugnisse für medizinische Zwecke), so kann er dadurch auf medizinische Tees eingeschränkt sein (EuG T-221/12, BeckRS 2014, 81672 Rn. 35).

Für eine Verwechslungsgefahr hat die Nizza-Klassifikation der Unionsmarke jedoch (noch) keine Bedeutung. Waren oder Dienstleistungen werden nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in der gleichen Klasse kategorisiert sind.

In der deutschen Amtspraxis wurde auch vor der Entscheidung “IP-Translator” bereits ein vollständiges und klassifiziertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die Eintragung einer Marke gefordert (§ 19 MarkenV). Um einen Anmeldetag zu erlangen, ist es ausreichend die gewünschten Waren- und Dienstleistungen formlos aufzuzählen oder einzelne Nizza-Klassen anzugeben, womit zunächst alle darunter fallenden Waren- und Dienstleistungen beansprucht werden. Diese Angaben müssen dann im weiteren Erteilungsprozess konkretisiert werden (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 12. Auflage 2018, § 32 MarkenG, Rn. 55).

Bei teilweise unklarem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird nur für den klaren Teil ein Anmeldetag vergeben (Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 12. Auflage 2018, § 32 MarkenG, Rn. 56). Wenn nur die Klassenüberschriften aufgeführt werden, so sind diese nach ihrem Wortsinn auszulegen. Diese Vorgehensweise ist mittlerweile in allen EU-Staaten Amtspraxis und gilt auch für Unionsmarken (Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von “IP-Translator” vom 24. September 2016, Tabelle 4 (GM), Tabelle 5 (nationale Marken)). Insofern hat sich die systematische Klassifizierung der Unionsmarke der nationalen deutschen Marke angeglichen (Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage 2018, § 32 MarkenG, Rn. 98).

Allgemein gilt: Ist der Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt worden, kommt eine Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nur noch durch eine Beschränkung in Betracht.

Des Weiteren veröffentlicht das DPMA eine Empfehlungsliste, die auf der Nizza-Klassifikation basiert und vom DPMA als unklar erachtete Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation durch eindeutige und klar formulierte Waren und Dienstleistungen ergänzt („Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen“, Ausgabe 2020).

Auch das DPMA hat also über die Nizza-Klassifikation hinausgehende Anforderungen an ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, um dessen Klarheit und Bestimmtheit zu erhöhen. Darüber hinaus arbeitet das DPMA auf EU-Ebene im Rahmen des TMclass-Projektes an einer europaweiten Harmonisierung von klaren und eindeutigen Begriffen für Waren- und Dienstleistungen.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung „IP-Translator“ die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation dann erlaubt, wenn diese klar und eindeutig sind. Ob ein Klassenbegriff im Einzelfall diese Anforderungen erfüllt und welche Waren- und Dienstleistungen eindeutig und klar unter einen bestimmten Klassenbegriff kategorisiert werden können, wurde seitdem allerdings von unterschiedlichen Ämtern unterschiedlich beurteilt.

Die seitdem vom EUIPO und den nationalen Ämtern entwickelte “einheitliche Klassifikationsdatenbank” (auch “Harmonized Database”) versucht dieses Problem zu lösen. Die einheitliche Klassifikationsdatenbank enthält eine Vielzahl von als klar und eindeutig erachteten Oberbegriffen sowie dazugehörige Waren- und Dienstleistungen, die von allen EU-Mitgliedsstaaten akzeptiert sind. Diese sind über die „Taxonomie TMclass” einer hierarchischen Oberbegriffsstruktur zugeordnet. Durch die Taxonomie werden die mehr als 70.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank, welche auch alle Waren- und Dienstleistungsbegriffe der Alphabetischen Liste der Klassifikation von Nizza umfasst, sinnvoll gegliedert (FAQ TMclass).

Die gemeinsam mit den nationalen EU-Markenämtern festgestellten unklaren Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation („Maschinen“ in Kl. 7, „Reparaturwesen“; „Installationsarbeiten“ in Kl. 37, „Materialbearbeitung” in Kl. 40 und  von “Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“ in Kl. 45) sind in der Datenbank nicht auswählbar jedoch mit auswählbaren und als klar erachteten Begriffen für Waren und Dienstleistungen ergänzt. Eine “harmonisierte Liste zurückgewiesener Begriffe” schafft weitere Klarheit.

Neben den harmonisierten Ämtern der EU-Staaten stellen auch die Zentralbehörden einer Vielzahl anderer Jurisdiktionen Informationen für TMclass bereit, z.B. China, Indien, Japan, Korea, USA und die WIPO.

Ein aus TMclass heraus generiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hat jedoch bezüglich der von TMclass bereitgestellten Struktur keine rechtliche Wirkung. Der Schutzumfang einer Marke wird allein durch die Bedeutung der Begriffe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bestimmt und nicht durch deren Position in der Taxonomie-Struktur (FAQ TMclass).

Dennoch: Ein allein aus Begriffen von TMclass erstelltes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird in der Regel schneller akzeptiert, insbesondere von den harmonisierten Ämtern, und profitiert zudem von den umfangreichen Übersetzungen der Datenbank.

Auch einem Antrag auf internationale Registrierung einer (deutschen) Basismarke ist ein Nizza-klassifiziertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beizulegen (§ 120 Abs. 3 MarkenG für PMMA und § 108 Abs. 3 für MMA  – da aber alle MMA-Länder im PMMA enthalten sind und das PMMA  dem MMA vorgeht gilt damit nur § 120 Abs. 3), vorzugsweise unter Verwendung der Alphabetischen Liste (R. 9 Abs. 4 lit. a sublit. xiii GAusfO).

Die durch die einheitliche Klassifikationsdatenbank zu Verfügung gestellten Begriffe für Waren und Dienstleistungen können zur Ausdifferenzierung der beanspruchten Nizza-Klassen ein guter Startpunkt sein, auch wenn die WIPO kein harmonisiertes Amt der einheitlichen Klassifikationsdatenbank ist.

Ist nur eine von mehreren in Betracht kommenden Klassen angegeben, wird dies vom Internationalen Büro als Beschränkung auf diese Klasse angesehen. Allerdings sind die nationalen Behörden bei der späteren Bemessung des Schutzumfangs daran nicht gebunden (Art. 4 Abs. 1 lit. b PMMA).

Wie immer gilt das Verbot der nachträglichen Erweiterung des Schutzbereiches. Zwar darf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in verschiedenen Ländern unterschiedlich eingeschränkt werden, es darf aber nicht über das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Basismarke hinausgehen.

Auch in den USA muss sich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach der Nizza-Klassifikation richten. Des Weiteren verlangt das USPTO eine Beschreibung jeder einzelnen Ware und Dienstleistung für welche Markenschutz gewünscht ist. Hinweise dazu liefert das “Acceptable Identification of Goods and Services Manual” vom USPTO.

In China wird ebenfalls die Nizza-Klassifikation verwendet. Allerdings sind die Nizza-Klassen dort in weitere Unterklassen aufgeteilt, wodurch der Schutzbereich weiter aufgefächert wird (https://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/EN_TM_2016.pdf).

Die Schwierigkeiten und Unterschiede beim Aufstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen sind deutlich und werden auch zukünftig Probleme bereiten.

Zur effektiven Umsetzung von Vereinheitlichungsbestrebungen, die insbesondere durch die Entscheidung “IP-Translator” angestoßen wurden, mussten per Gesetz sogar Grundprinzipien des Markenrechtes ausgehebelt werden. Die im Nachgang dazu entstandene einheitliche Klassifikationsdatenbank und die TMclass-Taxonomie haben zu einer verbesserten gemeinsamen Orientierung geführt. Problematisch sind jedoch die durch TMclass entstehenden langen und redundanten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, die zwar konkreter sind, aber ebenso unklar, wenn der Wald vor lauter Bäumen nicht sichtbar ist.

Zudem gesellen sich zwei Grundprobleme aller Vereinheitlichungsbestrebungen für Waren- und Dienstleistungsbegriffe. Neue Waren und Dienstleistungen müssen erst einen begrifflichen und inhaltlichen Verständnisprozess durchlaufen, um eindeutig klassifiziert werden zu können. Und scheinbar etablierte Begriffe können durch wirtschaftliche und technische Entwicklungen eine Neudefinition erfordern. Dadurch ergibt sich ein stetiger Raum für unterschiedliche Auslegungen und divergierende Entscheidungen.

In diesem Zusammenhang verhandelt der EuGH zurzeit im Fall Sky vs. Skykick (EuGH C-371/18) über Klarheit und Bestimmtheit des Begriffs „Computersoftware“. Ausgehend von Vorlagefragen des britischen High Court of Justice ist zu ermitteln, ob der Begriff „Computersoftware“ den o.g. Kriterien der Entscheidung “IP-Translator” entspricht. Der Generalanwalt hält in seinem Schlussantrag den Begriff zwar für klar, allerdings nicht für konkret genug. Denn Computersoftware umfasst mittlerweile Waren und Dienstleistungen, die in Funktionen und Anwendungsbereichen zu verschieden seien. Damit ist ein weiterer Untergang eines Begriffs der Nizza-Klassifikation zu erwarten.

Der Anmelder ist beim Aufstellen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen gut beraten, die existierenden modernen Hilfsmittel (Nizza-Klassifikation, Empfehlungsliste des DPMA, einheitliche Klassifikationsdatenbank, TMclass) zu nutzen. Allerdings sollte sie oder er sich nicht alleine auf die dort vorgegebenen Begriffe verlassen, sondern die eigenen Waren und Dienstleistungen konkret schützen. Dabei ist darauf zu achten, die Breite der beanspruchten Waren und Dienstleistungen klug auszubalancieren. Zu breite Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse erhöhen das Kostenrisiko durch Widersprüche und Löschungsanträge. Zu enge Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ermöglichen eventuell zu wenig Schutz und können zu einem schmerzhaften Zusammenstoß mit dem nachträglichen Erweiterungsverbot führen.

Autor: Dr. Martin Kuschel